TS: Hacer uso de una marca renombrada en un sorteo promocional infringe la Ley de Marcas

El Tribunal Supremo a través de su sentencia n.º 485/2024, de 10 de abril, ECLI:ES:TS:2024:1906, entiende que el uso por parte de una empresa de la marca «ZARA» como elemento clave para promocionar un servicio a través de un sorteo infringe el derecho exclusivo que Inditex tiene sobre la marca renombrada «ZARA».

Una empresa dedicada a prestar servicios de red de internet y telefonía móvil lanzó una campaña que publicitada en distintas páginas web a la que se accedía a través de un banner con el signo «ZARA» insertado en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, dicha campaña consistía en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de «ZARA» por importe de 1.000 euros.

En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo «ZARA» aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos, grandes almacenes y otras entidades con fines comerciales.

La participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y las condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.

Industria de Diseño Textil S.A, mercantil titular de la marca «ZARA», remitió un requerimiento formal a la sociedad que estaba utilizando dicha marca, para que cesara en el empleo de la misma en las referidas campañas promocionales y le advertía que iba a reclamar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios causados. A dicho requerimiento, la empresa de telefonía móvil le respondió negando que se hubiera infringido los derechos de la mercantil Industria de Diseño Textil S.A y también le comunicó que había retirado las campañas.

El Alto Tribunal trae a colación la doctrina consolidada del TJUE: 

«De acuerdo con estas pautas interpretativas provenientes del TJUE, este Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina jurisprudencial, que se contiene en la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre:

"Al respecto (el alcance de la protección de las marcas notorias), debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

"En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

"Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre". Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

"Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(e)l concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca' – también designado con los términos de 'parasitismo' y de ' free-riding' - no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre""».

En atención a lo anterior, el TS entiende en este caso que la marca «ZARA» es renombrada y se entiende acreditado que la demandada empleo este signo en la campaña promocional, de este modo se cumple el requisito de haber usado un signo idéntico, aunque no fuera para ofertar productos o servicios de la referida marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba.

En atención a lo anterior, el TS entiende en este caso que la marca «ZARA» es renombrada y se entiende acreditado que la demandada empleo este signo en la campaña promocional, de este modo se cumple el requisito de haber usado un signo idéntico, aunque no fuera para ofertar productos o servicios de la referida marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba.

Así, el artículo 34.2 de la Ley de Marcas, en su apdo. c) dispone:

«2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:
(...)

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

Así, el artículo 34.2 de la Ley de Marcas, en su apdo. c) dispone:

«2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

(...)

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

Por lo tanto, no cabe duda que la conducta de la demanda puede encuadrase en el anterior artículo, en la medida que el uso del signo «ZARA» conlleva un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, así en palabras del Tribunal Supremo:

«La mención que hace la demandada, al publicitar sus servicios, de que uno de los premios del sorteo es una tarjeta regalo de ZARA, conlleva una transferencia ilícita (no consentida) de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos que la demandada publicita. Es una forma a través de la cual la demandada se aprovecha del renombre de ZARA, de su poder de atracción, reputación y prestigio»

Si bien, ¿podría ampararse la demanda en alguno de los límites al derecho de marca previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas, por tratarse de un uso descriptivo? El tenor literal del artículo 37 de la Ley de Marcas es el siguiente:

«1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.

b) De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.

c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior».

A la anterior cuestión el TS responde con el tenor literal siguiente:

«Con la redacción actual, este límite no se agota en el uso de la marca necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio (como accesorios o piezas de recambio), sino que abarca también el uso de la marca para "designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos".

Este Tribunal Supremo tenía la duda de si esto último podía considerarse implícito en la regulación anterior, razón por la cual formuló una cuestión prejudicial al TJUE, que ha respondido en sentido negativo.

8. La STJUE de 11 de enero de 2024, asunto Inditex (C-361/22), en su apartado 47, entiende que "el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 es más limitado que el del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, en la medida en que dicho artículo 6, apartado 1, letra c), se refiere solamente al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio".

Y en los apartados 54 y 55 lo explica, acudiendo a la voluntad del legislador comunitario:

"A este respecto, de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [COM(2013) 162 final] se desprende que se consideró "oportuno establecer [...] una limitación explícita que comprenda el uso referencial en general".

Así, como señaló en esencia el Abogado General en el punto 78 de sus conclusiones, los términos "oportuno establecer" indicaban la voluntad de la Comisión de proponer la introducción de una limitación de los efectos de la marca dirigida con carácter general al uso referencial y ampliar el alcance de la limitación, establecida actualmente en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, y no de proponer una mera aclaración o delimitación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 (54).

"Además, como señaló igualmente el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, la intención de la Comisión de ampliar el alcance de la limitación que figuraba anteriormente en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 se refleja en la redacción del considerando 25 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [COM(2013) 162 final], que indicaba que "el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca para designar como suyos productos o servicios, o referirse a ellos" (55)".

En consecuencia, el art. 6.1.c) Directiva 2008/2005 -y por ende el art. 37 c) LM en su redacción original- ha de interpretarse "en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero". En la medida en que el uso que la demandada hacía de la marca ZARA no respondía a esta función, no estaba amparado por el reseñado límite del derecho de marca».