Sentencia Civil Nº 182/2015, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 1809/2013 de 14 de Abril de 2015

Patente farmacéutica. Nulidad por falta de actividad inventiva. Recurso extraordinario por infracción procesal. En la impugnación de la valoración realizada por el tribunal que versa sobre si la combinación de Taxotere® y 5-fluorouracilo para el tratamiento de enfermedades neoplásicas, que constituye la reivindicación principal era o no obvia para un experto en la materia, a la vista del estado de la técnica, deberíamos distinguir entre: i) la valoración de la prueba para la determinación de lo que formaba parte del estado de la técnica, que sí podría ser objeto del recurso extraordinario por infracción procesal, siempre que se cumplan los requisitos o exigencias que esta Sala viene exigiendo; y ii) el juicio de obviedad propiamente dicho, que realiza el tribunal al suponer lo que el experto medio habría considerado como obvio o no a la fecha de prioridad de la patente. Esta valoración de la prueba no iría encaminada a determinar unos hechos, sino que constituiría una valoración jurídica, la de la concurrencia del requisito de patentabilidad previsto en el art. 8 LP, de que la invención goza de actividad inventiva, y por ello debería ser objeto de impugnación, en su caso, por vía del recurso de casación. Recurso de casación. El criterio para juzgar sobre el requisito de la actividad inventiva es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva. La controversia gira en torno a si los elementos que conforman el estado de la técnica más próximo, en concreto las enseñanzas de WO 589 y LoRusso, habrían llevado al experto en la materia, en el momento de la solicitud de la patente, a realizar la combinación de taxotere con 5-fluorouracilo para el tratamiento del cáncer, que constituye el objeto de la reivindicación 5, principal respecto de las restantes reivindicaciones (6, 7 y 8). Teniendo en cuenta que no es suficiente que el experto pudiera haber optado por la solución propuesta por el solicitante de una patente, sino que de hecho habría efectuado aquella elección (Would-could approach). En ese momento no se sugerían las propiedades terapéuticas de la combinación (de taxotere con 5-fluorouracilo), pues ni WO 589 ni LoRusso ofrecían científicamente base suficiente para establecer una 'expectativa razonable de éxito', que debe superar la mera 'esperanza de tener éxito'.