Sentencia Civil Nº 450/2015, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 2406/2013 de 02 de Septiembre de 2015

Recurso de casación. Marcas. Caducidad de una marca figurativa tridimensional que representa la forma del propio producto (la galleta tipo sándwich de cacao con relleno de color blanco) que sólo ha sido usada con la inclusión de una denominación (Oreo), que constituye a su vez una marca denominativa, de tal forma que el conjunto está igualmente registrado como marca. De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia, este uso de la marca cumpliría con la exigencia del art. 39 LM de ser real y efectivo, siempre y cuando no alterara el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada. Marca figurativa tridimensional que representa la forma del envase en que se comercializa el producto. A pesar de que se ha declarado marca notoria, no se aprecia que el envase de la demandada genere una conexión con dicha marca notoria que conlleve un aprovechamiento indebido del carácter notorio o de la distintividad de la marca. Protección provisional de la marca (art. 38 LM). El contenido de esta protección se ciñe al «derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias», y no coincide con la acción de reclamación de daños y perjuicios que el art. 41 LM reconoce al titular de la marca por los actos de infracción de la marca, después de la publicación de su concesión. La reclamación de la indemnización basada en el derecho a una protección provisional de la marca requiere del cumplimiento de sus presupuestos propios y, lo que es más importante, de la acreditación o justificación del carácter razonable y adecuado de la suma pedida en atención a las circunstancias concurrentes, sin que pueda aplicarse directamente el art. 43 LM. Competencia desleal: actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena, por el empleo de unos envases o presentaciones similares a los que utiliza la demandante para comercializar las galletas Oreo y las galletas Chips Ahoy!, sin que aparezcan estos signos denominativos. La ausencia de estas marcas, en este caso y por las circunstancias que concurren en la presentación de los productos, impide que pueda apreciarse riesgo de confusión y un aprovechamiento de la reputación ajena.