Resolución de Oficina Española de Patentes de Marcas 2627 de 13 de enero de 2012

Cuestión

ADIDAS A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V. vs. ALMONTE IMPORT EXPORT, S.L. Infracción de marca y nulidad de marca nacional.

Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante

Normativa

Arts. 6, 8, 34.2.c), 43.2.b), 48.1, 51.1.b), 52.1 de la Ley de Marcas.

Arts. 9.1.b), 9.1.c), 22.1 del Reglamento de marca comunitaria.

Arts. 219, 337, 418.2, 456.1,459, 460.2.1ª, 416.1.5ª

Resumen

Se pretende excluir la nulidad de las marcas de la actora y la infracción de las marcas de

la actora por el aprovechamiento de su carácter notorio (respectivamente, artículos 52.1 y 8 de la Ley de

Marcas y artículo 9.1.c del Reglamento de Marca Comunitaria ) alegando que no existe confusión entre los

signos en liza.

Rechazamos esta alegación en atención a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, resulta admitido por la parte demandada en el acto de la audiencia previa que las

marcas de las actoras son marcas notorias.

En segundo lugar, el régimen reforzado de protección que dispensa nuestra legislación a las marcas

notorias es extensible a los casos en que los productos o servicios sean idénticos o similares. Así, la STJ

18 de junio de 2009 declara: - Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 5, apartado 2, de

la Directiva 89/104 se aplica igualmente respecto de productos o servicios que sean idénticos o similares a

aquéllos para los que se haya registrado la marca (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de enero

de 2003 , Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartado 30; Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada,

apartados 18 a 22, así como Adidas y Adidas Benelux, antes citada, apartado 37 ).- En nuestro caso, existe

identidad en el ámbito aplicativo porque ambas partes destinan los signos para identificar prendas deportivas.

En tercer lugar, para la protección de las marcas renombradas no se exige que los signos enfrentados

sean confundibles sino que basta que entre ellos exista un vínculo. Así la STJ de 18 de junio de 2009 dice: -

36. Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104,

éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el

público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los

confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de

renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud

entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo

entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados

29 y 31, y Adidas y Adidas Benelux, apartado 41). 37. La existencia de dicho vínculo en la mente del público

constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de

las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la protección a favor

de las marcas de renombre (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 31

y 32) .- Del informe pericial emitido por Don Silvio (documento número 29 de la demanda) se desprende que

entre los signos confrontados se aprecian diferencias y similitudes si se examinan cada una de las partes de

los signos pero cuando nos fijamos en la construcción global de la imagen del signo como un todo aparecen

más coincidencias formales y, sobre todo, identificativas. La Sala comparte esta opinión porque el consumidor

destinatario de estos productos que puede calificarse como el consumidor medio, normalmente informado y

razonablemente atento y perspicaz, puede comprobar que el impacto visual del conjunto de los signos de

las marcas del codemandado recuerda o evoca a las marcas de las actoras, esto es, permite apreciar la

existencia de un vínculo entre los signos.

En cuarto lugar, los llamados factores secundarios de diferenciación (inferior precio y calidad,

defectuosa presentación de los productos de la demandada, diferentes canales de distribución comercial)

carecen de relevancia en el caso de las marcas renombradas porque, precisamente, esas circunstancias

lo que hacen es contribuir a la existencia de los subtipos de esta causa de nulidad y de infracción porque

perjudican el carácter distintivo y la notoriedad de las marcas de las actoras.

En conclusión, se desestima el recurso de apelación deducido por la parte demandada.