Modelos de utilidad en la propiedad industrial

Así, es voluntad del legislador nacional español mantener el régimen de los modelos de utilidad enmarcado en el ámbito de las patentes, toda vez que no solo se contiene su regulación específica en la Ley de Patentes, sino que el régimen de estas se hará extensible a los modelos de utilidad en todos aquellos supuestos en los que no exista un articulado específico para los modelos de utilidad y este no resulte incompatible con el carácter especial de estos.

Por lo que se refiere a la normativa de referencia de ámbito de los modelos de utilidad, se puede afirmar que se tomará como referencia la Ley 24/2015 de 24 de Jul (Patentes) junto con el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes, aprobado a través del Real Decreto 316/2017 de 31 de Mar (Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de Patentes). Asimismo, en el ámbito internacional, resultarán de referencia las normas siguientes: Convenio sobre concesión de patentes europeas junto con su Reglamento de ejecución, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes junto con su Reglamento de ejecución y el Convenio de la Unión de París.

A continuación, en los sucesivos apartados de este tema, se abordarán las distintas particularidades que ostentan los modelos de utilidad con respecto a las patentes y que el legislador ha querido dotar de un protagonismo especial en la ley. Estas particularidades son, fundamentalmente, el objeto y requisitos de protección, el procedimiento de concesión y los efectos del modelo de utilidad.

Objeto de los modelos de utilidad

Como se ha adelantado en el apartado introductorio anterior, y en virtud del Art. 137, el objeto de protección de los modelos de utilidad descansa sobre las invenciones de carácter industrial aplicables en este ámbito, que cuenten con los requisitos de novedad e impliquen actividad inventiva, de cara a otorgar a un objeto o producto una configuración, estrcutura o composición ciertas, que desprendan ventajas claramente apreciables para el uso o fabricación del producto en cuestión. No obstante, el legislador ha querido incorporar ciertas salvedades al objeto de protección.

En efecto, y manteniendo las excepciones de patentabilidad generales para las patentes (véase Las patentes y artículos Art. 5 y Art. 6 de la Ley 24/2015 de 24 de Jul (Patentes)), no podrán ser protegidas las invenciones de procedimiento, las que descansen sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Requisitos y derecho de protección

En virtud de lo dispuesto en el Art. 137 de la Ley 24/2015 de 24 de Jul (Patentes), con referencia a lo dispuesto en el Art. 139 de la misma, como ya se ha indicado en repetidas ocasiones, el carácter novedoso de la invención revestirá la condición mundial. Hecho este que no acontecerá para el caso de la implicación de la actividad inventiva, pues el nivel de exigencia goza de mayor atenuación que con respecto a las patentes, bastando que no resulte del estado de la técnica de una manera "muy evidente" para un experto en la materia.

Por lo que se refiere a la divulgación previa del contenido de la solicitud de patente, será tenido en cuenta en lo tocante al requisito de la novedad, aun cuando el solicitante de la segunda patente no tuviese conocimiento de las solicitudes previas. En cualquier caso, este desconocimiento del segundo solicitante debe tener como base la publicación de la primera solicitud, resultando que si no se ha publicado, no podrá tenerse en cuenta aquel de cara a valorar la novedad de la segunda actividad inventiva, con la exclusiva salvedad de que, aún en este caso, el segundo solicitante ha tenido acceso al contenido igualmente.

Con objeto de brindar una mayor aproximación práctica en cuanto a la apreciación de los requisitos de protección, se aporta la siguiente selección jurisprudencial:

• Sentencia Civil Nº 180/2016, AP - Madrid, Sec. 28, Rec 306/2014, 12-05-2016

• Sentencia Administrativo Nº 2202/2016, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 4008/2015, 11-10-2016

• Sentencia CIVIL Nº 148/2016, JM Barcelona, Sec. 4, Rec 753/2011, 29-06-2016

Por otro lado, por lo que respecta a lo dispuesto en el Art. 138 de la Ley 24/2015 de 24 de Jul (Patentes), en relación con quién ostenta el derecho a la protección de los modelos de utilidad, se asevera en dicha nroma que el mencionado derecho pertenecerá al inventor o su causahabiente, pudiendo transmitirse por cualquier medio admisible en Derecho.

Procedimiento de concesión

La regulación de este apartado ha sido prevista por el legislador en los artículos Art. 141 a Art. 147 de la Ley 24/2015 de 24 de Jul (Patentes). Así, el primer paso en el procedimiento de concesión consiste en la presentación de la solicitud de modelo de utilidad, la cual deberá ser depositada ante la OEPM, habiendo pagado la tasa correspondiente, y con la aportación de los siguientes elementos:

a) Indicación expresa de que se solicita un modelo de utilidad

b) Informaciones que permitan identificar al solicitante

c) Descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad

Una vez depositada la solicitud ante la OEPM con la observancia de los requisitos reseñados, la Oficina fijará una fecha de presentación oficial y admitirá a trámite la solicitud. Una vez en trámite, la OEPM efectuará el examen de oficio sobre los siguientes extremos:

Susceptibilidad de protección como modelo de utilidad

Cumplimiento de requisitos generales de solicitud de registro de patentes
Como se puede apreciar, el legislador no ha incluido en el examen de oficio la novedad, actividad inventiva y la suficiencia de la descripción o aplicación industrial, en conjunto con el estado de la técnica.

Una vez concluido el examen, sin la concurrencia de motivos de denegación (o habiendo sido subsanados los que se hubieran declarado), la OEPM efectuará la publicación de la solicitud.

Oposición a la solicitud

Según dispone el Art. 144 de la Ley 24/2015 de 24 de Jul (Patentes), se otorga la posibilidad al público general de oponerse a la solicitud de modelo de utilidad, bajo la premisa del incumplimiento de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial o suficiencia de la descripción.

El plazo para poder oponerse será de los 2 meses siguientes a la publicación de la solicitud.

Recurso

Regulado en el Art. 146 de la Ley 24/2015 de 24 de Jul (Patentes), se trata de un recurso administrativo que sólo puede tener lugar en el momento inmediatamente posterior a la concesión del modelo de utilidad.

Por lo que respecta a la cuestión objeto del recurso, ésta únicamente podrá descansar sobre aquellos ámbitos que deban ser examinados por la Administración durante la fase de registro. Asimismo, en el caso de que los motivos sobre los que descanse tengan origen en una inactividad examinadora por parte de la OEPM, solamente estarán legitimados para interponerlo los que anteriormente hubieran accionado la institución de la oposición, basada igualmente en dichos motivos.

En este tipo de recursos cabe la denegación de los mismos por silencio administrativo negativo, habiendo transcurrido el plazo para su resolución sin un dictado expreso de la misma.

Efectos de la concesión del modelo de utilidad.

Una vez concedido el modelo de utilidad que fue solicitado, el conglomerado de efectos que se despliegan derivados de su protección serán los mismos que los previstos por el legislador para las patentes comunes de invención.

El plazo de protección de un modelo de utilidad debidamente concedido será de 10 años con carácter improrrogable, que se contarán a partir de la fecha oficial de presentación de la solicitud y desplegarán sus efectos a partir de la publicación de la mención a su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, destacar que de cara al ejercicio de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos exclusivos que se derivan de la concesión de un modelo de utilidad, el legislador ha establecido la obligación de haber obtenido o solicitado, con carácter previo, el informe sobre el estado de la técnica referido al objeto de título en el que encuentre el fundamento la acción.

Nulidad del modelo de utilidad.

Enmarcada su regulación en el Art. 159 de la Ley 24/2015 de 24 de Jul (Patentes) , la protección otorgada por la concesión de un modelo de utilidad se declarará nula:

• Cuando su objeto no sea susceptible de protección.

• Cuando no describa la invención de manera clara y completa de cara que admita la ejecución por un experto en la materia.

• Cuando el modelo exceda del contenido de la solicitud del modelo de utilidad tal como fue presentado.

• Cuando el alcance de la protección haya sido ampliado tras la concesión

• Cuando el titular no tuviese derecho a obtener la protección.

Si estas causas de nulidad afectan solo a una parte del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de las reivindicaciones afectadas por ella. En caso de que la nulidad sea parcial el modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hayan sido anuladas, si no pueden constituir el objeto de un modelo de utilidad independiente.