Auto CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 599/2006 de 18 de Enero de 2008

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA Num. UNO

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

C/Pardo Gimeno, 43Tlno.965936093-4-5-6 Fax: 965936097

Alicante

Procedimiento:JUICIO ORDINARIO núm.599/2006

Parte demandante: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA

Procurador: Cristina Quintar Mingot

Abogado: Dolores Piquero García

Parte demandada: CUL DE SAC ESPACIO CREATIVO, S. L* y ACIERTA PRODUCT & POSITION, S. A.

Procurador: Silvia Pastor Berenguer* y Perfecto Ochoa Poveda

Abogado: Oscar Luís Herreros Chico* y Javier Peñarrocha Mateu

A U T O NUM

En Alicante, a 18 de Enero de 2008

Antecedentes

Primero.-Por el/la procurador/a Sr/a Cristina Quintar Mingot en nombre y representación de FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANIA se formuló demanda contra CUL DE SAC ESPACIO CREATIVO, S.L., y ACIERTA PRODUCT & POSITION, S. A. por violación de diseños comunitarios no registrados y subsidiariamente por actos de competencia desleal, a la que en tiempo y forma se opusieron las demandadas, y tras los trámites legales, se celebró juicio el día 13 de noviembre de 2007

Segundo- Por providencia de fecha 14 de diciembre de 2007 se dejó sin efecto el plazo par dicta sentencia y se concedió a las partes y al Ministerio Fiscal un plazo común de 10 días para presentar alegaciones en relación con el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas conforme al artículo 234 del Tratado CE sobre la interpretación de las normas comunitarias afectas.

Tercero- La actora FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANIA formuló sus alegaciones mediante escrito de 11/1/2008, en el que tras exponer las alegaciones que consideró oportunas, mostró su conformidad al planteamiento

Cuarto.- La demandada CUL DE SAC ESPACIO CREATIVO, S. L en escrito presentado el día 11/1/2008, efectuó, asimismo, las alegaciones que consideró oportunas, y concluyó con que no tenia inconveniente sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial, si bien considera que no es necesaria sobre los puntos 3,4 y 5 de la providencia de 17/12/2007, sin que formulara alegaciones la codemandada ACIERTA PRODUCT & POSITION, S. A.

Quinto.-El Ministerio Fiscal por escrito de fecha 10/1/2008, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, no avala la pertinencia de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Fundamentos

Primero: Objeto de litigio

1. La FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA (en adelante FEIA) con invocación de su condición de titular de unos modelos comunitarios no registrados consistentes en unos relojes de cuco y de pared conocidos como colección 'Santamaría' demanda a las mercantiles CUL DE SAC ESPACIO CREATIVO, S.L (en lo sucesivo CUL DE SAC) y ACIERTA PRODUCT & POSITION, S. A. (en adelante ACIERTA) por entender que la fabricación y comercialización de los relojes de cuco de la colección TIMELESS llevada a cabo por estos últimos en 2006 supone una vulneración de sus derechos reconocidos en el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DOCE L 5 Enero 2002) (en lo sucesivo RDMC) y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE 8 Julio) (en abreviatura LPJDI) al ser una copia de aquéllos, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 , 11 , 19 y 27 del RDMC puestos en relación con los artículos 15 , 45 , 47 , 52 , 53 , 54 , 55 , 59 y 62 de la Ley de Diseño Industrial .

Con carácter subsidiario, interesa análogas pretensiones por considerar que la actuación de las demandadas constituye una infracción de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, de 10 de enero, de las que se prescinde al no ser objeto de la presente cuestión

2. En la contestación a la demanda, ambas demandadas, al margen de otros motivos de oposición no relevantes para la presente cuestión prejudicial, invocan la falta de legitimación activa de FEIA para el ejercicio de las acciones por modelo comunitario no registrado al no ser titular

Segundo.- Alegaciones relevantes acerca de la titularidad de los modelos comunitarios no registrados invocada por FEIA

3. FEIA justifica la titularidad de los modelos comunitarios no registrados'tanto si se considera que los adquirió por compra a CUL DE SAC como en el marco de un arrendamiento de servicios'.Aduce que conforme a lo dispuesto en los artículos 15 o 59 de la Ley española de Diseño Industrial, FEIA'adquirió la titularidad de los derechos derivados de los diseños comunitarios no registrados de los relojes de la colección 'Santamaría' en el momento en el que pagó a CUL DE SAC por los mismos así como por su asesoramiento al artesano que debía de realizarlos materialmente en el contexto del proyecto DŽARTES '

4. Dos son los títulos invocados: a) por su compra a CUL DE SAC, como un derecho de propiedad más (art. 59LPJDI) y b) por ser consecuencia de un encargo hecho a CUL DE SAC en el marco de una relación de servicios (art. 15LPJDI)

Tercero.- Hechos pertinentes acerca de la titularidad de los modeloscomunitarios no registrados invocada por FEIA

4. Los modelos comunitarios no registrados de relojes cuya protección se reclaman nacen en el marco del proyecto 'DŽARTES ... Diseño y Artesanía, de incorporación del diseño al sector artesano', que estaba concebido por FEIA como 'un proyecto en el que cincuenta talleres artesanos, de diversos sectores, puedan crear, mediante un proyecto de diseño, realizado por un profesional en la materia, una familia de objetos para su comercialización'

5. AC&G, S.A. fue la sociedad que, como comisaría del proyecto, concretó los parámetros de ejecución material de DŽARTES y la encargada de seleccionar a los diseñadores y llegar a los acuerdos con ellos

6. CUL DE SAC fue contratada por AC&G, S.A para realizar un diseño y asistir técnicamente a una artesana en la creación por ésta de una nueva colección de productos, percibiendo de AC&G, S.A la suma de 1.800 € más IVA; contrato que fue verbal y no sujeto a derecho laboral

7. CUL DE SAC diseña una serie de relojes de cuco que son realizados en el seno de la primera edición de DŽARTES por la artesana Eva María , conocidos como colección 'Santamaría' y que se divulgan en abril de 2005

8. En fecha 31 de julio de 2006 AC&G, S.A. remite escrito a FEIA en el que se dice que había enviado'una declaración de AC&G, S.A. cediendo a la Fundación los derechos exclusivos de la explotación de los productos realizados en la primera edición DŽArtes',discrepando la demandante FEIA y el legal representante de AC&G, S.A. (que declara en el juicio) acerca de los términos de la cesión

Cuarto.-La aplicación al supuesto de hecho del derecho relevante

9. Al margen de la cuestión fáctica (relativa a los términos de la cesión de AC&G, S.A. a FEIA referida en el apartado anterior) la controversia jurídica previa es determinar si a consecuencia del encargo del dibujo/modelo (diseño en la terminología empleada en derecho español) por AC&G, S.A. a CUL de SAC, la primera adquiere la titularidad de diseño encargado a y creado por la segunda. Solo en caso afirmativo puede FEIA invocar la titularidad de los modelos

10. El RDMC dedica la Sección III del Título II a regular la titularidad sobre el dibujo o modelo comunitario. Establece una regla general (art. 14.1) y una excepción (art. 14.3).

Con carácter general'El derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor o a su causahabiente',indicando para el caso de que haya'sido creado conjuntamente por dos o más personas',que'el derecho al dibujo o modelo comunitario pertenecerá colectivamente a todas ellas'.Como excepción'cuando el dibujo o modelo sea realizado por un empleado en elejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, elderecho al dibujo o modelo comunitario corresponderá a este último, salvo pacto en contrario o salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable'.

El art. 14.3 RDMC no se refiere expresamente a las creaciones formales originadas en relaciones distintas a la laboral, como puede la relación de servicios que da lugar al llamado diseño 'de encargo'

11. Por su parte el art. 88.2 RDMC ordena que'En todas las cuestiones no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de Derechointernacional privado'

12. En la legislación española, que solo contempla los diseños registrados, el TÍTULO III de la LPJDI bajo la rubrica'Titularidad del diseño'contiene los siguientes preceptos de relevancia:

Artículo 14. Derecho al registro

1. El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente.

2. Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todasellas en la proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.

3. Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de formaindependiente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquél cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido.

4. En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcasse presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño.

Artículo 15. Diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios

Cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, opor encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar eldiseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.

Por tanto, el art. 15.2 LPJDI asimila la relación laboral a la de servicios

Quinto.- Las interpretaciones alternativas del derecho comunitario

13. En el caso de un dibujo o modelo comunitario no registrado creado en el seno de una relación no laboral como la presente, a la hora de determinar a quien le corresponde la titularidad (al autor o al que lo encarga) se plantean dos alternativas interpretativas, a juicio del que suscribe, con diferente resultado práctico, siendo discutible la aplicación del art. 15 de la ley española en el que la actora funda su titularidad, por remisión del art. 88RDMC

14. Dado que el articulo 14 RDMC no se refiere expresamente a las creaciones formales originadas en relaciones distintas a la laboral, como puede ser la relación de servicios que da lugar al llamado diseño 'de encargo', debe plantearse en primer lugar el alcance del art. 14.3 RDMC: si el mismo ha de entenderse en el sentido de que sólo contempla los dibujos y modelos comunitarios realizados en el marco de una relación laboral en el que el creador-autor está ligado por un contrato sujeto al derecho laboral que reúna las notas de dependencia y ajenidad, o si, en cambio, es posible una exégesis de las expresiones ' empleado ' y ' empresario ' en sentido amplio, de manera que abarque supuestos distintos a la relación laboral como aquellas en la que en virtud de un contrato civil/mercantil una persona (autor) se obliga a ejecutar un dibujo/modelo (diseño) a otro por precio cierto, y en consecuencia, se entiende que pertenece a la persona que lo encarga, salvo que en el contrato se estipule lo contrario

15. En caso de que se opte por una tesis estricta (como apuntan a mi entender los términos'empleado' 'empresario'e'instrucciones'definitorios de los aspectos subjetivos de la relación y la sujeción al poder de dirección de uno sobre el otro) y no se asimile el tratamiento por tratarse de realidades fácticas distintas los supuestos de dibujos/modelos creados en el seno de una relación laboral y los dibujos/modelos creados en el seno de una relación no laboral, se suscita la duda de si entonces hay que acudir a la regla general del articulo 14.1RDMC, y en consecuencia, hay que entender que pertenecen al autor, salvo que en el contrato las partes dispongan lo contrario, o en cambio considerar que nos encontramos ante una laguna del Reglamento comunitario y el Tribunal de dibujos comunitarios que conoce de una acción de violación debe acudir a la legislación nacional que regula los dibujos y modelos por imperativo del art. 88.2 RDMC

16.- De considerarse esta última opción, si la legislación nacional que viene a completar al Reglamento equipara (como ocurre en el derecho español) los dibujos/modelos creados en el seno de una relación laboral (pertenecen al empresario, salvo pacto contrario) a los dibujos/modelos creados por encargo (pertenecen a la parte que los encarga, salvo pacto contrario), parece que hay que cuestionarse ese papel complementario, ya que si es posible la aplicación del derecho nacional en ese caso, podría ser la respuesta (pertenecen a la parte que lo encarga, salvo pacto contrario) contradictoria con la tesis estricta apuntada, que considero que es la más correcta, ya que este juzgador entiende que no procede la aplicación en el caso presente del derecho nacional sobre diseño industrial (por remisión del art. 88.2 RDMC) al no encontrarnos ante una laguna a suplir con aquél, sino que el Reglamento dispone en el art. 14 de un régimen específico en materia de titularidad de los dibujos y modelos comunitarios, sin que se desprenda del sistema comunitario la equiparación de los llamados diseños 'laborales' y de 'encargo '; equiparación que no se considera factible por las diferencias entre uno y otro supuesto, salvo que la norma positiva (como hace el legislador español) así lo imponga

Sexto.- La trascendencia de la cuestión planteada

17. Se considera necesario para resolver el litigio determinar si en el supuesto de hecho del 'diseño de encargo' es de aplicación el art. 14.1 RDMC o el art. 88 RDMC, y en este caso si es compatible con el ordenamiento comunitario el resultado que implica la remisión al art. 15 de la ley española del diseño industrial, con evidente trascendencia según se opte por una u otra opción: en la primera opción, le corresponderá al que encarga el dibujo o modelo probar que en el contrato o encargo se pactó que la titularidad se atribuía a su favor, en tanto que si se sigue la segunda opción (que es la mantenida en la demanda por FEIA) le corresponderá la titularidad al que encarga, salvo que el autor pruebe que se pactó lo contrario

18. Tal trascendencia en orden a la carga de la prueba es de especial importancia en general y esencial en un caso como el presente en el que el encargo al diseñador no se formula por escrito, de manera que asumirá las consecuencias de la falta de la prueba la parte a quien le corresponda, siendo determinante, pues, fijar a quien le corresponde la carga de la prueba

19. La no constancia por escrito el acto jurídico de transmisión del diseño como objeto de propiedad impuesta por el art. 59 LPJDI('Los derechos derivados de la solicitud o del registro del diseño podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Diseños. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes sobre diseños inscritos o anotados en ellos.

2. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior, cuando se realicen inter vivos deberán constar por escrito para que sean válidos, y sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños')aplicable por remisión del art. 27RDMC, justifica aún más la necesidad de determinar el alcance y aplicación de los arts. 14 y 88 RDMC, al descartarse el segundo de los motivos invocados en la demanda como justificadores de la titularidad del dibujo o modelo comunitario no registrado, cuya novedad, singularidad y divulgación en el plazo de tres años previa a la petición de tutela no se cuestiona

20. Por las razones expuestas con anterioridad y conforme al art. 234 del Tratado de 25 marzo 1957 constitutivo de la Comunidad Europea, y previa audiencia de las partes personadas, con arreglo a las jurisprudencia del TJCE y las pautas contenidas en la nota informativa remitida por el Tribunal de Justicia a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de 1996 publicada en el DOUE de 11/6/2005 y la aplicación analógica de las normas procesales de la cuestión de inconstitucionalidad del art. 35 y 36 LOTC ( ATS de 22/9/2005 ) procede plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, que lleva consigo la suspensión del proceso hasta que el Tribunal se pronuncie

No se participa del criterio del Ministerio Fiscal contrario al planteamiento, pues aunque pueda compartirse el resultado exegético, es el TJCE el que debe determinar cómo ha de interpretarse el Reglamento a través del reenvio prejudicial, sin que mi juicio concurran los requisitos que excluyen la posibilidad de activar este mecanismo por no encontrarnos ante un supuesto respecto del que exista jurisprudencia ya asentada del Tribunal de Justicia (doctrina del acto aclarado, STJCE asunto Francovich y Bonifaci , de 19 de noviembre de 1991 ) ni 'la correcta aplicación del Derecho Comunitario pueda imponerse con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable alguna sobre la solución la cuestión planteada'(doctrina del acto claro, STJCE asunto Cilfit , de 6 de octubre de 1982 ). Por iguales motivos debe desestimarse la petición de parcial oposición planteada por las demandadas

21. Se identifica como las disposiciones jurídicas pertinentes de Derecho comunitario los arts. 14 y 88.2 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (DOCEL 5 Enero 2002) y del derecho nacional los arts. 14 y 15 de Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE 8 Julio) ubicados en el TÍTULO III bajo la rubrica 'Titularidad del diseño' reproducidos en el apartado 12 de esta resolución

Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debo acordar y acuerdo:

Primero.-Suspender el procedimiento hasta la resolución del incidente prejudicial

Segundo.-Plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al amparo del artículo 234 del Tratado CE las siguientes cuestiones prejudiciales:

1º) ¿Debe interpretase el articulo 14. 3 RDMC en el sentido de que sólo contempla los dibujos y modelos comunitarios realizados en el marco de una relación laboral en el que el creador-autor está ligado por un contrato sujeto al derecho laboral que reúna las notas de dependencia y ajenidad?, o

2º) ¿Hay que interpretar las expresiones ' empleado ' y ' empresario ' del art. 14.3 RDMC en sentido amplio para abarcar supuestos distintos a la relación laboral como aquellas en la que en virtud de un contrato civil/mercantil

(y por tanto sin existir dependencia, ajenidad y habitualidad) una persona (autor) se obliga a ejecutar un dibujo/modelo (diseño) a otro por precio cierto, y en consecuencia, se entiende que pertenece a la persona que lo encarga, salvo que en el contrato se estipule lo contrario?

3º. En caso de respuesta negativa a la segunda, por tratarse de realidades fácticas distintas los supuestos de dibujos/modelos creados en el seno de una relación laboral y los dibujos/modelos creados en el seno de una relación no laboral

a) ¿hay que aplicar la regla general del articulo 14.1RDMC, y en consecuencia, debe entenderse que pertenecen al autor, salvo que en el contrato las partes dispongan lo contrario? , o

b) ¿El Tribunal de dibujos comunitarios debe acudir a la legislación nacional que regula los dibujos y modelos por remisión del art. 88.2 RDMC?

4º.- En caso de que sea procedente la remisión a la legislación nacional, si ésta equipara (como ocurre en el derecho español) los dibujos/modelos creados en el seno de una relación laboral (pertenecen al empresario, salvo pacto contrario) a los dibujos/modelos creados por encargo (pertenecen a la parte que los encarga, salvo pacto contrario) ¿es posible la aplicación del derecho nacional en ese caso?

5º.- En caso afirmativo a la cuarta ¿no sería tal solución (pertenecen a la parte que lo encarga, salvo pacto contrario) contradictoria con la respuesta negativa a la pregunta segunda?

Remítase testimonio de la presente resolución, de la demanda, de las contestaciones a la demanda y de los escritos de alegaciones de las partes y Ministerio Fiscal evacuando el traslado conferido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a los efectos procedentes

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante a preparar ante este Juzgado en el plazo de 5 días

Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA; Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Alicante y núm. Uno de Marca Comunitaria