Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 6458/2003 de 23 de Enero de 2007

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Enero de dos mil siete.

En el recurso de casación nº 6458/2003, interpuesto por la Entidad CREACIONES MIRTO, S.A., representada por la Procuradora Doña Almudena Galán González, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 634/2003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 29 de mayo de 2003 , recaída en el recurso nº 697/2001, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.186.072 "MORTY"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad CREACIONES MIRTO, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de marzo de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de noviembre de 1999, que concedió la inscripción de la marca nacional nº 2.186.072 "MORTY", para designar productos de la clase 25ª del Nomenclátor internacional.

Razonó el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:

[...] la Sala entiende que el conjunto denominativo formado por las denominaciones en pugna ("MORTY", solicitada; "MIRTO", oponentes) permite diferenciarlas claramente, tanto desde el punto de vista visual como auditivo. En efecto: a) Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la de que la mera coincidencia parcial de un mismo fonema, sílaba, raíz o desinencia entre los signos distintivos resulta incapaz, por sí sola, para determinar que existe semejanza o que induce a error en el consumidor medio (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1988, 3 de abril y 8 de julio de 1996 ); b) La distinta disposición de la vocal "o" (en la primera o segunda sílaba) y de la vocal "i" y consonante "y" (también en la primera o segunda sílaba) otorga a las denominaciones resultantes una significación fonética, visual y auditiva que las distingue recíprocamente de las oponentes y que es plenamente apreciable, a juicio de la Sala, por el consumidor medio tanto visual como auditivamente.

Conviene, por último, recordar que la notoriedad y conocimiento general que la marca obstaculizante en nada empece la conclusión anterior. Precisamente la diferenciación entre la marca pretendida y la prioritaria, impide entender que el solicitante pretenda aprovecharse de tal crédito, por cuanto, insistimos, el consumidor medio diferenciará claramente ambos signos distintos y, por tanto, no tendrá dudas sobre su procedencia.

Estos extremos impiden la aplicación al caso concreto de la prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas , ya que entre ambas denominaciones existen suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales que excluyen el riesgo de error o confusión en el mercado."".

SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de junio de 2003 , al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la recurrente (CREACIONES MIRTO, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 19 de septiembre de 2003 , el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

Único) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable por aplicación errónea del art. 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas.

Terminando por suplicar sentencia estimando el motivo del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de demanda, esto es, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de marzo de 2001 por la que se desestimó el recurso interpuesto por la recurrente contra la resolución de 5 de noviembre de 1999 por la que se concedió la marca nº 2.186.072 MORTY para "pantalones y camisas" disponiendo, en consecuencia, la denegación de dicha marca.

CUARTO.- Por providencia de la Sala, de fecha 15 de febrero de 2005 , se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 8 de marzo de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

QUINTO.- Por providencia de fecha 20 de noviembre de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de enero de 2007, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

Fundamentos

PRIMERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.186.072 MORTY, de la clase 25, para "pantalones y camisas" por existir suficiente disparidad con el distintivo enfrentado nº 143.300 MIRTO, de la misma clase para "toda clase de géneros de punto y especialmente medias, ropa de vestir confeccionada; calzados".

Interpuesto recurso contencioso administrativo, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria con base en que es posible diferenciar a ambas marcas de forma clara por la distinta disposición de la vocal "o" (en la primera o segunda sílaba) y de la vocal "i" y consonante "y" (también en la primera o segunda sílaba), lo que otorga a las denominaciones resultantes una significación fonética, visual y auditiva que es plenamente apreciable por el consumidor medio, sin que ello se oponga la notoriedad de la marca obstaculizante, pues la diferenciación entre las marcas impide entender que el solicitante pretenda aprovecharse del crédito de la oponente. Esas consideraciones impiden, señala el Tribunal de instancia, la aplicación al caso de la prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas , ya que entre ambas denominaciones existen suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales que excluyen el riesgo de error o confusión en el mercado.

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, y que en síntesis exponen que la sentencia de instancia debió partir de la notoriedad de la marca opuesta, y acentuar el rigor en la comparación de ambos signos, según indica la jurisprudencia española y europea. Añade que ese rigor debe también acentuarse si se tiene en cuenta que los productos que amparan ambas marcas son idénticos, y concluye poniendo de manifiesto que ambas denominaciones son fonéticamente muy semejantes, existiendo una sola diferente colocación de las vocales en ellas. En escrito posterior al de interposición acompaña documentación en la que pretende fundar el carácter renombrado de su marcas, y el reconocimiento de su carácter notorio en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Barcelona.

SEGUNDO.- Cualquiera que sea el sistema que se siga en la comparación de las marcas, la conclusión a la que se llegaría sería la misma que ha obtenido el Tribunal de instancia, pues aún admitiendo el carácter notorio de la marca MIRTO, y de que son idénticos los campos aplicativos, el prestigio y renombre de esa marca no se vería afectado por el signo de la solicitante MORTY, pues tanto conceptual, fonética como gráficamente sus diferencias son acentuadas, y van a permitir al consumidor medio distinguirlas claramente, sin ningún riesgo de confusión. Precisamente la utilización de una sola palabra en la denominación conlleva a que las diferencias existentes entre ellas salten más a la vista, que si se subsumieran en un conjunto denominativo, y es evidente la distinta percepción auditiva, gráfica y conceptual que las dos marcas enfrentadas poseen, siendo diferente la colocación de la vocal fuerte "o", que lleva no sólo a una diferenciación de sonidos sino también de aspecto visual, acentuado al cambiar la "i" latina por la "y" griega.

Por esta razón no es posible variar la conclusión a la que ha llegado el Tribunal "a quo", cuya valoración de las diferencias entre las marcas enfrentadas no puede ser alterada en casación salvo en supuestos de error manifiesto o arbitrariedad, que no se aprecian en el presente caso, como ha quedado razonado anteriormente; sin que puedan ser acogidos los argumentos esgrimidos con apoyo en la jurisprudencia que cita el recurrente, pues ya esta Sala tiene reiteradamente declarado, el carácter casuístico de la materia de marcas en la que es difícil apreciar -salvo en orden a la interpretación de conceptos legales tales como semejanza, identidad, etc.-, infracción de la jurisprudencia, dada las distintas circunstancias que concurren en cada supuesto.

Debe en consecuencia desestimarse el recurso de casación.

TERCERO.- De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a las partes recurrentes.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

Fallo

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 6458/2003, interpuesto por la Entidad CREACIONES MIRTO, S.A., contra la sentencia nº 634/2003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 29 de mayo de 2003 , recaída en el recurso nº 697/2001; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.