Sentencia CIVIL Nº 191/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 675/2015 de 05 de Mayo de 2017

Encabezamiento

Cuestiones esenciales que se plantean: Infracción marcaria por riesgo de confusión y acciones de nulidad absoluta por mala fe y de nulidad relativa por riesgo de confusión.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 675/2015-2ª

Juicio Ordinario núm. 964/2014

Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona

SENTENCIA núm. 191/2017

Componen el tribunal los magistrados:

LUÍS RODRIGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

ELENA BOET SERRA

En la ciudad de Barcelona a cinco de mayo de dos mil diecisiete.

Parte apelante:GALLERY CENTER, S.A.

-Letrada: Teresa Barceló Rebaque

-Procurador: Ángel Joaniquet Tamburini

Parte apelada:CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L.

-Letrados: David Pellisé Urquiza y Juan Carlos Quero Navarro.

-Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas

Resolución recurrida:Sentencia

-Fecha: 31 de julio de 2015

-Demandante: GALLERY CENTER, S.A.

-Demandada: CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L.

Antecedentes

PRIMERO.-La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

FALLO: «Desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de GALLERY CENTER S.A. contra CORPORACIÓN H10 HOTELES S.L. y la absuelvo de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas a la parte actora».

SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.-Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 19 de enero de 2017.

Actúa como ponente la magistrada ELENA BOET SERRA.

Fundamentos

PRIMERO: 1.La entidad demandante, GALLERY CENTER, S.A., interpone, frente a la entidad CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L., una demanda de infracción marcaria por riesgo de confusión, con base en el art. 34.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ,de Marcas(en adelante, LM), y en la que también ejercita de forma acumulada una acción de nulidad absoluta por mala fe, con base en al art. 51.1.b) LM y, subsidiariamente a ésta, una acción de nulidad relativa por riesgo de confusión, con base en los arts. 52.2 LM .

La actora comparece como titular de las siguientes marcas españolas registradas:

-marca denominativa nº 2.413.241, 'GALLERY HOTELES', para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, 'servicios de un hotel, bar y restaurante', solicitada con fecha 6 de julio de 2001.

-marca mixta nº 1.669.842, 'GH GALLERY HOTEL', para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación de Niza, 'los servicios de un hotel', solicitada con fecha 25 de noviembre de 1991.

-marca denominativa nº. 1.137.191, 'GALLERY HOTEL, S.A.', para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación de Niza, 'los servicios de un negocio dedicado a hotel', solicitada con fecha 26 de febrero de 1986.

Además de las referidas marcas, en las que se basan las acciones ejercitadas, la actora es titular de registral de otras 16 marcas españolas, denominativas o mixtas, que también contienen el elemento denominativo 'Gallery', y que son invocadas en la demanda para justificar la existencia de unafamilia de marcas en tornoal vocablo Gallery para hoteles.

El acto infractor denunciado en la demanda consiste en la utilización del signo GALLERY en la marca de la demandada H10 ART GALLERY para distinguir un hotel en la ciudad de Barcelona y con una proximidad de apenas dos calles del hotel GALLERY HOTEL, titularidad de la actora, y, con relación a las acciones de nulidad ejercitadas, el registro de la marca española denominativa nº 3.084.047 'H10 ART GALLERY' para servicios de la clase 43ª.

2.La demandada, CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L., en su escrito de contestación a la demanda opone (i) la buena fe en la solicitud del registro de la marca H10 ART GALLERY para designar un nuevo hotel de la cadena de hoteles H10, al ser la expresión 'art gallery' descriptiva de las características específicas del establecimiento y H10 distintiva del origen empresarial, ya que la demandada es titular registral de más de 30 marcas, nacionales y comunitarias, que incorporan el elemento denominativo H10 como elemento distintivo destacado; y (ii) ausencia de riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.

3.La sentencia recurrida por la actora desestima íntegramente la demanda. Con relación a la infracción marcaria por riesgo de cofusiónex art. 34.2.b) LM , rechaza su concurrencia por concluir que, no obstante existir una identidad aplicativa absoluta, los signos confrontados son distintos debiendo descartarse el riesgo de confusión.

En relación con la acción de nulidad absoluta, concluye que no se ha acreditado la concurrencia de los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para entender que el demandado registró su marca de mala fe. En particular, (i) no estima acreditado el prestigio del hotel de la actora frente al sobradamente acreditado prestigio del grupo hotelero H10; (ii) la intención de la demandada en el registro de su marca no es aprovecharse del prestigio de la marca de la actora ni tampoco impedirle el uso del signo, sino describir la temática de su hotel.

Por último, respecto de la acción de nulidad relativa, por contravención de los arts. 6.1 y 8.1 LM , concluye que debe desestimarse (i) por haberse rechazado el riesgo de confusión entre los signos confrontados al enjuiciar la acción de infracción del art. 34 LM y (ii) por no tener la marca actora la condición de notoria.

4.La demandante formula recurso de apelación con base en las siguientes alegaciones:

1ª) Error en los hechos probados en la sentencia, ya que no ha tenido en cuenta todas las pruebas aportadas en autos.

2º) Con relación a la infracción marcaria, (i) no cabe atribuir carácter descriptivo al vocablo 'Gallery' para servicios hoteleros, ni aducir falta de distintividad al referido signo dado que no se ha cuestionado la validez de las marcas de la demandante; (ii) las marcas en liza son semejantes, puesto que coinciden en la utilización del mismo elemento relevante y dominante 'Gallery'. La distintividad del vocablo 'Gallery', además, se refuerza por el carácter notorio de las marcas de la demandante y por el prestigio de ésta; (iii) la identidad aplicativa y la similitud entre los signos provoca riesgo de confusión, que ya se ha materializado en algunos casos reales de clientes que asocian ambos hoteles con un mismo origen empresarial o que se dirigen al de la demandada creyendo hacerlo al de la actora.

3º) En relación con la acción de nulidad relativa, la marca de la demandada contraviene el art. 6.1.b) por existir una clara similitud denominativa con las marcas notorias prioritarias de la actora y una identidad aplicativa que provoca confusión entre los consumidores.

4º) Concurre la causa de nulidad absoluta de mala fe del demandado cuando registró la marca, por cuanto es evidente que la intencionalidad en el nombre Gallery y la ubicación de su establecimiento, muy próximo al de la actora, no tiene otro fundamento que el de aprovecharse de la reputación de la demandante.

SEGUNDO.- 5.La valoración de la prueba obrante en autos nos permite fijar los siguientes hechos probados, que son relevantes para la resolución del presente recurso de apelación:

1º) La entidad demandante, Gallery Center, S.A., se constituye en febrero de 1986, es un grupo hotelero independiente, y en la actualidad explota dos hoteles en España, uno en Barcelona, denominado Gallery Hotel, y otro en Málaga, denominado Hotel Molina Larios. El hotel de Barcelona se inaguró en 1991 y está sito en la calle Rosselló 249 de Barcelona.

2º) La entidad demandada, Corporación H10 Hotels, S.L., es una cadena hotelera que cuenta con 45 hoteles, de los cuales 11 se encuentran en Barcelona. Los hoteles de Barcelona tienen las siguientes denominaciones: 'H10 Art Gallery', 'H10 Metropolitan', 'H10 Port Vell', 'H10 Marina Barcelona', 'H10 Urquinaona Plaza', 'H10 Casanova', 'H10 Universitat', 'H10 Itaca', 'H10 Catalunya Plaza Boutique Hotel', 'H10 Montcada Boutique Hotel', 'H10 Racó del Pi'.

3º) La entidad demandada tiene registradas en España, desde 1998, un total de 29 marcas encabezadas por el vocablo H10, seguido de un complemento de naturaleza descriptivo de contenido localizador o temático.

4º) La entidad demandada solicitó la marca española denominativa, nº 3.084.047, 'H10 Art Gallery', para servicios de la clase 43, el 16 de julio de 2013 y fue concedida con fecha 30 de diciembre de 2013, tras desestimarse la oposición formulada por la entidad aquí actora con fecha 30 de septiembre de 2013. Con fecha 2 de julio de 2014 la OEPM desestimó el recurso de alzada formulado por la actora contra la resolución de concesión de la referida marca (documentos nº 39 y 40 de la demanda y documentos nº 54 a 56 de la contestación).

5º) El hotel 'H10 Art Gallery', inagurado en 2014, tiene el arte como temática del establecimiento, tanto por lo que se refiere a su decoración como al hecho de alojar una exposición permanente de obras de arte contemporáneo. Así se desprende de la documentación publicitaria del hotel y de publicaciones del sector, como también, de la póliza de seguros de riesgos industriales con cobertura expresa a obras de arte y la relación de obras de arte expuestas en el establecimiento (documentos nº 28 y documentos nº 39 a 48 de la contestación). En particular, en los tarjetones del hotel se destaca la referencia al mundo del arte con imágenes de las obras expuestas y con el siguiente contenido:'Bienvenido al mundo del arte','Un paseo por el mundo del arte','Cada planta de nuestro hotel es única, y en ellas rendimos homenaje a los artistas contemporáneos más influyentes. Además, el hall del hotel es una auténtica galería de arte, con obras originales y litografías de Joan Miró, Miquel Barceló, Jordi Alcaraz o Fernando Alday. Descúbrelas y experimenta un recorrido único por el mundo del arte'(al folio 454).

6º) Existen en Europa, España y Barcelona otros establecimientos de restauración o de alojamiento que incoproran la denominación 'gallery' (conforme resulta de los documentos 57 a 80 de la contestación a la demanda).

6.La apelante aduce error en la fijación de los hechos probados en la sentencia, pues bien, la revisión de la prueba nos lleva a rechazar la alegación del recurrente por cuanto los hechos fijados en la sentencia recurrida resultan ciertamente de la prueba valorada y las aducidas omisiones, que no entraremos a valorar, no son relevantes para la resolución de la presente litis.

En efecto, los alegados errores-omisiones en la valoración de la prueba se centran, básicamente, en la consideración de no atribuir prestigio y renombre a las marcas de la actora. Pues bien, la notoriedad de la marca anterior es relevante para enjuiciar el riesgo de confusión en una infracción marcaria por riesgo de confusión o en una acción de nulidad relativa por riesgo de confusión. Sin embargo, para realizar ese juicio de confusión es menester que, previamente, se hayan comparado las marcas enfrentadas y concluido que son semejantes y en ese previo juicio de comparación entre las marcas no tiene relevancia la notoriedad de la marca anterior. La sentencia recurrida llega a la conclusión que las marcas enfrentadas son diferentes y, por ello, no realiza el juicio de confusión, por lo que las conclusiones de la sentencia sobre la notoriedad de las marcas de la actora no han sido relevantes para la desestimación de las acciones de infracción marcaria y nulidad por riesgo de confusión.

TERCERO.-Infracción marcaria.

7.La demandante alega la concurrencia de una infracción marcaria por riesgo de confusión con base en el art. 34.2.b) LM ,cuyo tenor literal es el siguiente:

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

8.La concurrencia de la infracción requiere que exista (i) una identidad o similitud de los productos o servicios, que en el supuesto de autos es incontrovertida la identidad aplicativa (servicios de un hotel, y en ambos casos sito en el centro de Barcelona, en una zona de gran confluencia turística y hotelera); (ii) la identidad o similitud de los signos. Los signos litigiosos no son idénticos, ello es incontrovertido, y la sentencia de primera instancia también ha rechazado que sean semejantes, extremo éste que es objeto del presente recurso; y (iii) riesgo de confusión. La sentencia recurrida concluye que la distancia existente entre los signos excluye el riesgo de confusión.

9.El riesgo de confusiónpresupone a la vezuna identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que dichas marcas designan. Se trata de requisitos acumulativos(STGUE de 1 de diciembre de 2016, Cotización de trabajadores agrarios por cuenta ajena /15 ). Por ello, antes de realizar el juicio de confusión debe examinarse la cocurrencia de la semejanza o identidad entre los productos o servicios y entre los signos.

10.La concurrencia de la identidad aplicativa resulta incontrovertida, por lo que es menester comparar los signos para determinar si son similares o diferentes. Los signos que deben ser objeto de la comparación son las marcas registradas de la actora identificadas en el anterior fundamento de derecho primero y la marca usada por la demandada 'H10 ART GALLERY'.

11.En primer lugar, cabe apreciar, como alega la recurrente que el vocablo 'GALLERY' constituye el elemento distintivo y dominante de las marcas, denominativas y mixta, de la actora. Llegamos a esa conclusión, respecto a las dos marcas denominativas ('Gallery Hoteles' y 'Gallery Hotel S.A.'), porque es el único elemento que compone la marca que no tiene carácter descriptivo y, respecto a la marca mixta ('GH Gallery Hotel' con gráfico), porque el elemento denominativo o verbal produce un mayor impacto que el figurativo o gráfico.

El recurso alega que la siguiente afirmación contenida en la sentencia de primera instancia supone una 'quiebra absoluta de la validez del derecho de marca' y una arbitraria e infundada limitación de sus derechos de marca':

'el vocablo gallery se utiliza de forma habitual para identificar establecimientos de restauración en España como Akashi gallery (doc. 60 de la contestación), the food gallery (doc. 61), Asia gallery (doc. 64), restaurante Iris Gallery o Gourmet Gallery (doc. 66 y 67) pero también para identificar hoteles, a parte del de las partes, como por ejemplo Cami gallery Hotel sito en Barcelona (doc. 57 y 58 de la contestación) o Petit Palace Art Gallery en Madrid (doc. 62) o Hotel Gallery en Granada (doc. 63) o incluso fuera de España como indica la parte demandada (doc. 71 a 80 de la contestación). Por ello estamos ante un término frecuente en el mundo del turismo por las connotaciones culturales y artísticas que conlleva que la actora no se pueda apropiar en exclusiva'.

Como bien señala la recurrente, la validez de sus marcas no es objeto de la presentelitis,pero es asimismo cierto que es relevante en el juicio de comparación entre las marcas enfrentadas examinar el grado de distintividad de sus elementos; y, en este caso, ha resultado probado, como se expone con acierto en la sentencia recurrida, que el elemento dominante y distintivo de las marcas de la actora y el único coincidente en la marca demandada, 'gallery', no es un elemento con un carácter distintivo reforzado sino de menor gradopor ser un término frecuente en el mundo del turismoy al que el consumidor medio está acostumbrado. Esa afirmación no significa que las marcas de la actora no sean distintivas sino, únicamente, que su elemento dominante no goza de un grado de distintividad reforzado, sino limitado, lo que deberá tenerse en cuenta al concluir (i) sobre la semejanza o no de los signos comparados y, también, (ii) sobre el riesgo de confusión. Es relevante en ambos juicios, juicio de comparación entre los signos y juicio de confusión, que el elemento más distintivo de las marcas de la actora, 'gallery', tenga un grado de distintividad limitado o débil.

Así, en la marca usada por la demandada el único elemento coincidente con las marcas de la actora es el elemento denominativo 'gallery' que, como se ha dicho, no tiene un elevado grado de distintividad en el sector turístico y hostelero. Lo que contribuye, junto a otros factores, a negar que ese vocablo constituya el elemento distintivo de la marca de la demandada. En efecto, el elemento distintivo y dominante de esa marca lo constituye el vocablo H10. Ese término está situado al principio de la marca cuestionada y, en su empleo, aparece destacado (letras de mayor tamaño y negrita) respecto de los términos 'art gallery' (como se desprende claramente del material impreso del hotel -tarjetones, menús, papel de carta, sobres y tarjetas identificativas- acompañado como documento núm. 28 de la contestación a la demanda), y constituye el elemento distintivo y dominante de la familia de marcas de la demandada, lo que permite concluir que 'H10' es el elemento de la marca demandada usada que de forma destacada, respecto de los otros términos art y gallery, identifica la procedencia empresarial. En esta marca el vocablo 'gallery' va precedido de otro término 'art' que le confiere un carácter descriptivo, dado que, sin ser exclusivamente descriptivo de los servicios que identifica (establecimiento hotelero), sí hace referencia a las características particulares que confieren individualidad a ese concreto hotel dentro de la cadena de hoteles de la demandada, esto es, un hotel temático dedicado al mundo del arte (como se desprende de su publicidad y de las reseñas que constan en autos, documentos núm. 28 a 48 de la contestación a la demanda).

Los signos en conflicto (i) son diferentes visualmente, atendiendo al número de palabras y a la posición de las palabras coincidentes; (ii) son diferentes fonéticamente, comparando el ritmo y la entonación, así como el número y orden de sílabas y palabras; (iii) presentan una muy baja o limitada similitud conceptual, valorando el significado del único elemento común, gallery, que en el signo de la demandada viene constreñido su significado, respecto del más generico en la marca actora (galería), por ir precedido por la palabra 'art' (galería de arte).

La coincidencia del elemento distintivo de las marcas de la actora en la marca de la demandada,'gallery', dado su grado reducido de distintividad y que en la marca de la demandada no sea el elemento dominante y tenga, además, un carácter descriptivo, conlleva que deba afirmarse la no semejanza entre los signos enfrentados. La impresión de conjunto producida por la marca de la demandada, que forma parte de una familia de marcas, está dominada por el elemento 'H10', sobre el que el consumidor centrará su atención, y el elemento coincidente 'gallery', que va acompañado del vocablo 'art', ocupa una posición accesoria y descriptiva y, por tanto, insignificante en dicha marca. En efecto, el conjunto 'art gallery', precedido por el elemento distintivo 'H10' común de la familia de marcas de la demandada, adquiere un sentido descriptivo y no conserva el carácter distintivo y dominante de la marca actora.

Como señala la STJUE de 22 de octubre de 2015, C-20/14 ,'36. La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencias OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 41, y Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, apartado 61).

37. Si bien la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (véanse las sentencias OAMI/Shaker, apartados 41 y 42, y Nestlé/OAMI, C- 193/06 P, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

38. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, incluso cuando no pueda considerarse que domina la impresión de conjunto, el elemento común de las marcas en conflicto debe tenerse en cuenta en la apreciación de la similitud de éstas, en la medida en que constituye, por sí mismo, la marca anterior y conserva una posición distintiva autónoma en la marca compuesta especialmente de dicho elemento y cuyo registro se solicita. En efecto, en el supuesto de que un elemento común conserve una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, la impresión de conjunto producida por dicho signo puede conducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe considerarse que existe un riesgo de confusión (sentencia Medion, C-120/04 , apartados 30 y 36, y auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, apartado 45).

39. No obstante, el Tribunal de Justicia ha señalado también que un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (sentencia Bimbo/OAMI, C-591/12 P, apartado 25). '

12.Por último, afirmada la identidad aplicativa y la no semejanza entre los signos, debe rechazarse la existencia de un riesgo de confusión y, por ende, de una infracción marcaria por riesgo de confusiónex art. 34.2.b) LM . Pues, la identidad o similitud entre las marcas es requisito necesario para la aplicación de los apartados b ) y c) del art. 34.2 LM ), como señala la STJUE de 2 de noviembre de 2010, C-254/09 P , ap. 53, 'cuando no existe similitud alguna entre la marca anterior y la marca solicitada, la notoriedad o el renombre de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C- 106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 54; de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartados 50 y 51, y de 11 de diciembre de 2008, Gateway/OAMI, C-57/08 P, apartados 55 y 56)'.

CUARTO.-Nulidad relativa por riesgo de confusión.

13.El recurso también se alza contra el pronunciamiento desestimatorio de la acción de nulidad relativa del art. 52 LM , aduciendo que la marca de la demandada contraviene el art. 6.1.b) por existir una clara similitud denominativa con las marcas notorias prioritarias de la actora y una identidad aplicativa que provoca confusión entre los consumidores.

14.El art. 52 LM establece queel registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6 , 7 , 8 , 9 y 10; y el art. 6.1.b LM dispone ....

15.Los presupuestos para determinar la concurrencia de un riesgo de confusiónex art. 6.1.b) son los mismos indicados anteriormente de conformidad con el art. 34.2.b) LM . Esto es, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que dichas marcas designan. De tal suerte, como concluye la sentencia recurrida, descartado el riesgo de confusión de conformidad con el art. 34 LM debe desestimarse la acción de nulidad relativa por los mismos motivos. La no semejanza de los signos en conflicto impide apreciar un riesgo de confusión.

16.En el ámbito de aplicación de los arts. 52 y 6.1.b LM , los signos que deben ser objeto de la comparación son las marcas registradas de la actora identificadas en el anterior fundamento de derecho primero y la marca registrada denominativa, núm. nº 3.084.047, 'H10 Art Gallery'.

Por consiguiente, el juicio de comparación entre las marcas es el mismo que hemos realizado en el anterior fundamento de derecho tercero, con la excepción de lo manifestado sobre cómo usa la demandada su marca registrada, a saber: en su empleo, el elemento denominativo 'H10' aparece destacado (letras de mayor tamaño y negrita) respecto de los términos 'art gallery'. Ello no obstante, deben manternerse todas las restantes consideraciones formuladas sobre el carácter distintivo y dominante del elemento denominativo 'H10' en la marca de la demandada, así como que el único elemento coincidente, 'gallery', adquiere un carácter descriptivo y no conserva una posición dominante ni distintiva en ésta. Por consiguiente, cn base en las argumentaciones vertidas en el fundamento de derecho anterior, procede concluir que las marcas enfrentadas son diferentes y rechazar la concurrencia de un riesgo de confusión.

QUINTO.-Nulidad absoluta por mala fe.

17.La vigente Ley de marcas 17/2001 establece entre las causas de nulidad absoluta la solicitud de mala fe del registro de marca, incorporando de ese modo la norma facultativa contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 89/104/CEE y, con posterioridad, en la Directiva 2008/95/CE, que deroga la anterior, y, finalmente, en la vigente Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015 (cuyo artículo 4.2 establece que [s]e podrá declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya efectuado de mala fe su solicitud de registro. Cualquier Estado miembro podrá también disponer que se deniegue el registro de esa marca).

En concreto, el artículo 51 LM , bajo el títulocausas de nulidad absolutadispone:

El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

18.La doctrina del Tribunal Supremo sobre la mala fe como causa de nulidad absoluta registral la recogen sus sentencias de 9 de mayo de 2016 (Roj: STS 1903/2016 ), 10 de abril de 2015 (Roj: STS 1710/2015 ), 2 de septiembre de 2013 (Roj: STS 4596/2013 ), 13 de enero de 2012 (Roj: STS 259/2012 ), 28 de febrero de 2011 (Roj: STS 744/2011 ), 23 de noviembre de 2010 (Roj: STS 6590/2010 ) y 30 de junio de 2009 (Roj: STS 4456/2009 ). La citada sentencia de 13 de enero de 2012 expone esa doctrina con el siguiente tenor literal:

'Dicha sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo - ya que también la buena fe es reflejo de un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda ser tomada en consideración -.

Como señalamos en la sentencia 414/2011, de 22 de junio , una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo.

En la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria - del mismo contenido que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -, el Tribunal de Justicia de a Unión Europea destacó, en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C-529/2007), que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso, entre ellos, el hecho de que el solicitante conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita o tenga intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

Añadió dicho Tribunal que el conocimiento, por parte del solicitante, puede deducirse, particularmente, de la duración de la previa utilización, dado que, cuánto más antigua sea la misma, mayor será la posibilidad de que el solicitante la conozca en el momento de presentar la solicitud de registro'.

La Sentencia de 10 de abril de 2015 señaló que si bien, como se había declarado en sentencias anteriores,una de las manifestaciones típicas de la actuación de mala fe es, en este ámbito, la de quien intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero, distinguidos con otra marca conocida, buscando, con la aproximación, el favor de los consumidores con aprovechamiento de la reputación del signo ajeno;debía tenerse en cuenta queen modo alguno pretendimos cerrar con ese comportamiento - y, menos, con la exigencia de un derecho de exclusión a favor del perjudicado - la variedad de los posibles, realmente proteica.Y añadió que podía considerarsecomo una de las múltiples manifestaciones de la mala fe, incluible en la previsión abierta del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 , la solicitud de un registro no con la finalidad de identificar los productos o servicios del solicitante, sino con la de especular con la marca registrada, utilizándola como instrumento de bloqueo de la que sería lícita actividad ajena.

19.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la determinación de ese concepto jurídico indeterminado que es la mala fe contenido en la Directiva 2008/98, fijando los criterios que deben regir la apreciación de la mala fe del solicitante como causa de nulidad absoluta. Dos son los pronunciamientos que establecen la doctrina del TJUE: Sentencia de 11 de junio de 2009, C- 529/07 , as.Chocoladefabriken Lindty Sentencia de 27 de enero de 2013, C-320/12 , as.Malaysia Dairy Industries.

En primer lugar, el TJUE ha declarado que el concepto de 'mala fe' contenido en la Directivaconstituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión.Explica el TJUE que la Directiva no define el concepto de 'mala fe' ni, tampoco, contiene una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros sobre ese concepto, además, precisa que conforme a los objetivos y el fin de la Directiva debe procederse a una armonización de las normas fundamentales en materia de marcas, esto es, de las que tienen una mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado. Con base en ello, el TJUE concluye que el concepto de 'mala fe' debe interpretarse de manera uniforme en la Unión. Además, señala lanecesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales,y ello, para garantizaruna aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tiene por objeto las marcas.De tal suerte, el TJUE sostiene el mismo concepto de mala fe para la causa de nulidad estipulada en el art. 3.2.d) Directiva y 51.1.b) RMC, sobre cuya interpretación se pronuncia la STJUE as.Chocoladefabriken Lindty para la causa de nulidad 4.4.g), cuya interpretación es objeto de la cuestión prejudicial resuelta en la STJUE as.Malaysia Dairy Industries.

En segundo término, el TJUE fija los siguientes criterios de interpretación del concepto de mala fe:

la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar.

la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Al respecto, la STJUE as.Chocoladefabriken Lindtseñaló queuna presunción de conocimiento, por parte del solicitante, de la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita puede resultar, en particular, de un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate. Dicho conocimiento puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha utilización. En efecto, cuánto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

Procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos. El TJUE, en su sentencia as.Chocoladefabriken Lindt,añadió dos supuestos concretos que constituyen factores pertinentes a tener en cuenta para apreciar la mala fe. A saber: (i) la intención de impedir la comercialización de un producto por un tercero y (ii) el grado de implementación en el mercado, de notoriedad y de protección -con base en el derecho de la competencia o de marcas- que goza la marca del tercero.

Expone el TJUE respecto del primero (i) quela intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. (44) Tal es elcaso,en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado. (45) En efecto, en tal caso la marca no cumple su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

Con relación al segundo (ii)el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. (47) En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios. (48) Ahora bien, no puede excluirse, sin embargo, que, incluso en tales circunstancias y, en particular, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo. (49) En particular, tal puede ser el caso, como ha puesto de manifiesto la Abogado General en el punto 67 de sus conclusiones, cuando el solicitante sabe, en el momento de presentar la solicitud de registro, que un tercero, recién llegado al mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación, lo que lleva al solicitante a registrar este último con el fin de impedir la utilización de dicha presentación. (50) Así mismo, tal como señala igualmente la Abogado General en el punto 66 de sus conclusiones, la naturaleza de la marca solicitada puede resultar igualmente pertinente con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. En efecto, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables. (51) Así mismo, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria. (52) En efecto, tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.

20.De la doctrina expuesta se sigue lo siguiente:

El momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Como señala el abogado general en el citado asuntoChocoladefabriken Lindt,lamala fe se manifiesta, por tanto, como un defecto inherente a la solicitud (en lugar de la marca), el cual vicia de manera sustancial el registro independientemente de otras circunstancias.Es menester también precisar, como exponen lasDirectrices relativas al examen que la EUIPO habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias, que podrán tenerse en cuenta los hechos y pruebas anteriores a la fecha de presentación para interpretar la intención del titular en el momento de presentar la solicitud de marca.

La mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, atendiendo a todos los factores pertinentes en el supuesto de enjuiciamiento que pueden ser de naturaleza objetiva o, también, comprender elementos subjetivos (la intención, el estado psicológico del solicitante). El elemento subjetivo deberá determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.

El TJUE en sus dos sentencias se refiere a algunos factores que pueden implicar la mala fe del solicitante. En particular, se destacan tres factores como particularmente pertinentes: a) la identidad o similitud de los signos que dan lugar a confusión; b) conocimiento por el solicitante de que un tercero utiliza un signo idéntico o similar. Se considera que existe ese conocimiento cuando las partes han mantenido relaciones comerciales entre sí, aunque se pueda suponer la existencia del conocimiento sobre la base, entre otros, de un conocimiento general del sector económico de que se trate o de la duración del uso; c)la intención desleal del solicitante: falta de intención del solicitante de utilizar la marca, la intención de impedir que el tercero continúe utilizando ese signo, la intención de aprovecharse de un signo usado con cierto reconocimiento en el mercado o de un signo notorio; la existencia de una relación directa o indirecta entre las partes antes de la presentación de la solicitud de marca, de tal suerte el registro de la marca por parte de una de ellos puede considerarse una vulneración de las prácticas comerciales y empresariales leales; la EUIPO, en las citadas directrices, señala como ejemplo de una situación ha tener en cuenta para apreciar esa mala fe es aquel en que el titular de la marca intenta prorrogar artificialmente el período de gracia por falta de uso presentando una solicitud reiterada de una marca anterior para evitar la pérdida de derechos como consecuencia de la falta de uso (STG 13 de febrero de 2012, T-136, /11, as.Pelikan).

Debe significarse, por un lado, que ninguno de estos factores por sí solo implica en todo caso mala fe del solicitante y, de otro, que esos factores se indican sin ánimo exhaustivo y, por consiguiente, cabe apreciar la mala fe del solicitante cuando concurran otros factores no referidos por el TJUE.

21.La demandante fundamenta la mala fe de la solicitud de la demandada en la intención de ésta de registrar una marca similar a la marca de la actora para provocar confusión con la marca Gallery Hotel de ésta, aprovechándose de ese modo del prestigio de la actora.

22.Pues bien, debe rechazarse que concurra la mala fe alegada por la recurrente dado que se ha rechazado que la marca de la demandada sea similar a la marca de la actora y que no concurre un riesgo de confusión. No concurren los factores en los que la demanda basa la mala fe de la demandada.

Por lo demás, como señala la sentencia recurrida, ttampoco se aprecia una intención de impedir a un tercero el uso del signo, ni una voluntad de aproximarse a la fama y prestigio de la actora, puesto que la demandada registra su marca encabezando la denominación con la combinación H10 que es lo que le otorga prestigio y singularidad puesto que la asocia con la familia de marcas a la que pertenece y a la cadena hotelera de la que forma parte.

Debe significarse, como se ha expuesto en los fundamentos de derecho anteriores, que la inclusión del término 'gallery' en la marca denominativa de la demandada se justifica por cumplir una función descriptiva de la temática del hotel que identifica en el tráfico y que el elemento distintivo y dominante de la marca lo constituye el elemento denominativo común a todas sus marcas, 'H10'. Con esa base fáctica no se aprecia que concurriera mala fe en la solicitud del registro de la marca H10 art gallery, por lo que procede confirmar el pronunciamiento de primera instancia desestimatorio de la acción de nulidad con base en el art. 51.1.b) LM .

23.Por todo ello, debemos desestimar el recurso de apelación y confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia.

SEXTO: 24.No obstante desestimarse el recurso de apelación, estimamos que no procede condenar en costas en la primera y segunda instancia atendiendo a las dudas de derecho apreciadas por la Sala con relación a la semejanza confusoria entre los signos confrontados, conforme a los artículos 398 y 394 LE

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Gallery Center, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 31 de julio de 2015 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma, salvo la condena en costas a la demandante, que no se imponen. Sin costas de la segunda instancia.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe