Sentencia Administrativo Nº 1/2008, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 945/2004 de 09 de Enero de 2008

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 00001/2008

Recurso núm. 945/04

Ponente Sra. Cristina Cadenas Cortina

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEXTA

S E N T E N C I A núm. 1

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Jesús Cudero Blas

Magistrados:

Dª. Mª Teresa Delgado Velasco

Dª. Cristina Cadenas Cortina

Dª. Amparo Guilló Sánchez Galiano

Dª. Eva Isabel Gallardo Martín de Blas

D. Francisco de la Peña Elías

En Madrid, a nueve de enero de dos mil ocho.

VISTO por la Sala el recurso contencioso-administrativo núm. 945/2004, interpuesto por el Procurador Sr. De Gandarillas Carmona en representación de ECO CONSULTING SA contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de junio de 2004, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra resolución de 19 de febrero de 2004 que concede la marca IBUS; habiendo sido parte la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites establecidos en la Ley reguladora de esta Jurisdicción, se emplazó a la parte actora para que formalizara la demanda lo que verificó mediante escrito en el que después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables, terminó suplicando que se dicte sentencia estimando el recurso y en consecuencia que se anulen las resoluciones impugnadas declarando improcedente la inscripción de la marca IBUS para productos de la Clase 35

SEGUNDO- El Abogado del Estado contesta la demanda mediante escrito en el que después de exponer los fundamentos de derecho que consideró aplicables, terminó suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso.

TERCERO- Recibido el pleito a prueba mediante auto de 31 de enero de 2006 , tuvo lugar su práctica y finalizada la tramitación, quedó el pleito pendiente para deliberación y fallo, señalándose la audiencia del día 8 de enero de 2008 , teniendo lugar así.

Ha sido Ponente la Magistrado Ilma. Sra. Doña Cristina Cadenas Cortina, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO- El presente recurso contencioso-administrativo fue interpuesto por el Procurador Sr. Gandarillas Carmona, en representación de ECO CONSULTING SA contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de junio de 2004, que desestima el recurso interpuesto frente a Resolución de 19 de febrero de 2004, concediendo la marca IBUS n. 2540563, para productos de la Clase 35.

Con fecha 14 de mayo de 2003, se solicita la marca IBUS por la entidad LINEAS REGULARES DEL SURESTE SL,, marca denominativa para productos de la Clase 35 del Nomenclátor: " publicidad, gestión de negocios especialmente referidos a una empresa de transporte de viajeros"

Se opone ECO CONSULTING por su marca CAPIBUS denominativa, para productos de la clase 35, en concreto "estudios de mercado, servicios de publicidad, gestión de negocios especialmente referidos a una empresa de transportes de viajeros

La resolución de 19 de febrero de 2004 concede la marca por entender que existen suficientes elementos diferenciadores entre las mismas.

Frente a ella se interpone recurso de alzada, que es desestimado mediante la Resolución que se impugna, que considera que existen suficientes elementos diferenciadores

La demanda alega que las marcas son incompatibles, por la identidad existente, y se refiere a que existe gran semejanza, generando riesgo de error o confusión en el consumidor Existe semejanza fonética y conceptual, y además, identidad o semejanza entre los productos lo que puede producir confusión o riesgo de asociación. Considera que se vulnera el art. 6. 1 b) de la ley 17/2001, de Marcas

SEGUNDO- El Abogado del Estado contesta la demanda mediante escrito en el que citando Jurisprudencia del TS, considera que debe desestimarse el recurso, puesto que existen elementos diferenciadores, que permiten la convivencia entre ellas.

TERCERO- El tema ha de examinarse a la luz de lo dispuesto en la Ley de Marcas, ley 1772001, cuyo artículo 6 .1 contiene una serie de prohibiciones, y así establece que "1 . No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

En este sentido se pronunciaba la anterior Ley de Marcas de 1988, en su artículo 12 , y el art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial que prohibía el acceso al Registro como marcas de aquellos distintivos que por su semejanza fonética, o gráfica con otros ya registrados puedan producir error o confusión en el mercado. Por su parte, el art. 118 del citado Estatuto se refería al tradicional principio de especialidad, al definir como función específica de la marca la de distinguir en el mercado los propios productos o servicios de los similares. Por ello, para hacer un examen comparativo de los signos que se enfrentan deben ponerse en relación, de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual, y de otra parte, la eventual coincidencia de su ámbito aplicativo, pues la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo se da cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

Por tanto, la cuestión debe centrarse en decidir si pueden o no convivir en el mercado las marcas. El Tribunal Supremo viene entendiendo que la marca es un signo o medio material utilizable para distinguir de los similares los productos de la industria. Debe tener capacidad diferenciadora, que a su vez se refleja en la finalidad consistente en evitar cualquier difusión respecto de otros objetos o actividades, debido a los cuales se prohíbe el acceso al Registro a los distintivos que presentan semejanza con otros ya inscritos. Esta semejanza, como recoge la sentencia de 14 de mayo de 1988 , constituye un concepto jurídico indeterminado cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en función tanto de datos fonológicos o gráficos, como de las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, según las reglas de la sana crítica y del buen sentido, común y no técnico, con una indeterminación que no pone en manos de la Administración ninguna potestad discrecional. La Jurisprudencia utiliza una serie de criterios, propugnando una impresión o visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada signo confrontado, sin desarticular su unidad fonética o gráfica. También se toma en consideración la existencia o inexistencia de riesgo de confusión en el mercado, y entre los consumidores, en perjuicio de quien tiene inscrito su signo distintivo, y finalmente, debe tenerse en cuenta el área comercial a que van dirigidos los productos o servicios amparados.

CUARTO- Todas estas pautas han de aplicarse al presente supuesto, examinando en consecuencia la procedencia o no de la concesión de las marcas que se pretende inscribir, teniendo en cuenta las circunstancias del supuesto y los criterios anteriormente expuestos.

Debe tenerse en cuenta que las marcas han de ser comparadas en cada supuesto, ya que la casuística es muy amplia El TS viene entendiendo que la comparación debe realizarse apreciando los elementos en conjunto, y teniendo en cuenta el ámbito comercial al que se destinan los productos.

Así por ejemplo, en sentencia de 24 de septiembre de 2002 , recuerda que "el examen de la doble similitud / identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio, pues, podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo.

Los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable (...)"."

La casuística es en todo caso muy amplia y variada. En este concreto supuesto se solicita la marca IBUS y se opone CAPIBUS ambas en la Clase 35. Aunque se trata de productos relacionados, es preciso partir del dato básico de si es posible que estas marcas puedan convivir en el mercado, puesto que se trata de marcas meramente denominativas. La tesis de la demanda es que se trata de denominaciones muy semejantes que son incompatibles y ello porque entienden que coincide IBUS en ambas marcas. Ciertamente, la marca solicitante IBUS coincide con la terminación de la marca oponente, ahora bien, ésta debe examinarse en su conjunto, y no solo en cuanto a la sílaba final, y así la marca oponente es CAPIBUS que se diferencia en su conjunto denominativo y fonético de IBUS. La comparación de los signos debe tener en cuenta todos los elementos que los conforman, y precisamente por esta comparación puede concluirse que existe una clara diferencia entre las marcas enfrentadas.

Sentados estos extremos, debe tenerse en cuenta por tanto, que no se aprecian elementos de identidad que puedan impedir la convivencia de las marcas enfrentadas, puesto que la coincidencia parcial IBUS , no supone en modo alguno la imposibilidad de que existan otras marcas que tengan estas sílabas como la oponente. En conjunto CAPIBUS e IBUS se diferencian suficientemente.

En otro orden de cosas, los productos coinciden en la clase 35 del Nomenclátor, ahora bien la coincidencia de productos debe examinarse en cuanto al riesgo de error o confusión para el consumidor, y en este caso, las denominaciones de las marcas enfrentadas permiten suficiente diferenciación, como para que puedan coincidir las marcas sin riesgo de confusión para el consumidor medio, que apreciará las diferencias perfectamente...

Recuerda el TS en sentencia de 25 de octubre de 2002, de su Sala Tercera:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) Que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) Que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial .

Por su parte la Sentencia de 29 de mayo de 2002 , dispone que: "Ahora bien, dado que las marcas enfrentadas amparan productos de la clase 33, lo determinante en el presente caso reside en establecer si existe o no semejanza entre ellas y, como la propia jurisprudencia ha reconocido, ningún criterio tiene un carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto. Esto conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de semejanza entre distintivos capaces de crear confusión en el mercado, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad -sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo, 4 de abril, 25 de octubre y 12 de diciembre de 2000, 11 de julio de 2001 y 30 de abril de 2002 , entre otras-, pues es difícil que en dos casos concurran las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría que partir para tratar de acreditar que la decisión del Tribunal "a quo" ha de reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido.

Aplicando esta doctrina, y teniendo en cuenta los datos aportados, no se aprecia vulneración de los preceptos citados por el recurrente, existiendo suficientes elementos dispares entre las marcas opuestas como para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de error o confusión.

El recurso en consecuencia debe ser desestimado.

QUINTO- No procede hacer declaración especial sobre costas, al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes en base al art. 139 de la LJC

Fallo

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. De Gandarillas Carmona en representación de ECO CONSULTING SA contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de junio de 2004, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra resolución de 19 de febrero de 2004 que concede la marca IBUS, debemos declarar y declaramos que las citadas resoluciones son conformes con el ordenamiento jurídico. No procede hacer declaración sobre costas.

Notifíquese la presente resolución con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma cabe recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sección, para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en diez días a contar desde el siguiente al de la presente resolución.

Lo mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sección, lo que certifico.