Sentencia Administrativo Nº 1055/2006, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 3361/2003 de 11 de Julio de 2006

Encabezamiento

T.S.J. MADRID CON/AD SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 01055/2006

Recumº. 3361/03

Ponente : Sra. Gallardo Martín de Blas .

S E N T E N C I A NUM. 1055

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEXTA

ILMOS . SRES . :

PRESIDENTE :

D. JESÚS CUDERO BLAS

MAGISTRADOS :

Dña . TERESA DELGADO VELASCO

Dña . CRISTINA CADENAS CORTINA

Dña . AMPARO GUILLÓ SÁNCHEZ GALIANO

Dña . EVA ISABEL GALLARDO MARTÍN DE BLAS

D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELÍAS

En la Villa de Madrid , a once de Julio de dos mil seis .

VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , el recurso contencioso- administrativo número 3361/03, promovido por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de la entidad INMOUNO S.L , contra la resolución dictada, en fecha 25 de Julio de 2003, por la Oficina Española de Patentes y Marcas; ha sido parte en los autos la Administración demandada representada por el Abogado del Estado y como codemandada la entidad IMCE 87 representada por el Procurador de los Tribunales D. José AntonioHurtadoCejas .

Antecedentes

PRIMERO . Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que suplica se dicte sentencia anulando dicho acuerdo de concesión registral y en consecuencia, acordándose la denegación de inscripción registral de dicha solicitud de nombre comercial nº 232.338 .

SEGUNDO. El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida .

TERCERO. Verificados los trámites oportunos, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento .

CUARTO . Para votación y fallo del presente proceso se señaló

la audiencia el día 10 de Julio de 2006 .

QUINTO . En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales .

VISTOS los preceptos legales citados por las partes , concordantes y de general aplicación .

Siendo Ponente la Magistrada Ilma . Sra . Dña . EVA ISABEL GALLARDO MARTÍN DE BLAS .

Fundamentos

PRIMERO . El presente Recurso contencioso-administrativo se interpone por la parte actora, la entidad Inmouno S.L en su condición de titular de la denominación consistente en un gráfico formado por tres cubos nº 2431595, contra la resolución dictada, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en fecha 25 de Julio de 2003 , en virtud de la cual , se concedió el nombre comercial mixto " Imce 87 SA Grupo Inmobiliario Implantación de Centros Comerciales ", por considerar el nombre comercial solicitado incompatible con la denominación de la que es titular .

Los hechos, que deben ser tenidos en cuenta para realizar la valoración jurídica, son los siguientes :

A) En fecha 20 de Noviembre de 2001, la empresa IMCE 87 presentó solicitud de registro del nombre comercial con gráfico " Imce 87 SA Grupo Inmobiliario Implantación de Centros Comerciales "para actividades consistentes en la promoción de edificios , urbanizaciones , clubs polideportivos y centros comerciales y su venta y/o arrendamiento . La construcción de inmuebles . Y en general , cualquier otro objeto de lícito comercio relacionado con los anteriores .

B) A dicha solicitud se opuso la entidad Inmouno SL que tenía registrada la denominación Gráfico Cubos para servicios relacionados con negocios inmobiliarios .

C)En fecha 21 de Octubre de 2002 la OEPM acordó la denegación el nombre comercial mixto solicitado porque no aportaba justificante de alta en el IAE contemplando todas las actividades solicitadas , manifestando además que el nombre comercial solicitado era compatible con las marcas opositoras y, concretamente, con la 2431595 gráfica de la que es titular el recurrente .

D) Contra dicha denegación interpuso recurso de alzada la entidad Imce 87 alegando que solicitaba la inscripción para proteger aquellas actividades que constituían el objeto social de su escritura de constitución .

Por su parte, la recurrente presentó alegaciones en trámite de audiencia al interesado alegando que los tres cubos superpuestos constituían un elemento distintivo y caracterizado de la empresa por encima de las palabras o denominaciones y que además los negocios desarrollados eran iguales, oponiéndose por ello a una eventual estimación del recurso .

E) En fecha 25 de Julio de 2003 la OEPM emitió resolución estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra aquélla al haberse comprobado que se daba la necesaria correlación entre las actividades que el nombre comercial pretende amparar y aquellas a que hace referencia el

IAE presentado , cumplimentándose las exigencias del artículo 78 de la Ley de Marcas , no apreciándose incompatibilidades de ningún tipo con las oponentes .

SEGUNDO . En el presente recurso se trata de determinar si la resolución en virtud de la cual la Oficina Española de Patentes y Marcas, acordó conceder la solicitud de registro del Nombre Comercial " Imce 87 SA Grupo Inmobiliario Implantación de Centros Comerciales ", es conforme a Derecho o no .

Para ello es preciso examinar la causa alegada para conceder tal inscripción que es, a tenor de la resolución recurrida, que no se aprecia incompatibilidad de ningún tipo por lo que no procede la aplicación del artículo 12 de la Ley de Marcas .

Frente a dicha Resolución la parte actora en su escrito de demanda alega que :

-cabe aplicar la norma prohibitiva de las marcas invocando Sentencias sobre nombres comerciales .

-si se denegó la inscripción de la marca Imce 87 por incompatibilidad con la del recurrente , con más razón se debe denegar el nombre comercial .

-la resolución recurrida refleja un cambio de actitud arbitrario y discriminatorio desconociendo la coherencia y uniformidad que ha de presidir los criterios resolutorios de la actuación administrativa , vulnerando los principios de igualdad ante la Ley , seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos .

El Abogado del Estado y de la codemandada suplican que se confirme el acto administrativo recurrido .

En primer lugar hemos de referirnos a las normas que regulan el nombre comercial y que están contenidas en el Título VIII de la Ley de Marcas de 1988 , aplicable en el presente recurso en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de Diciembre ya que la solicitud tuvo entrada en el mes de Noviembre de 2001 y la Ley entró en vigor el día 30 de Julio de 2002 . En el artículo 76 se dispone que nombre comercial es el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares . Añadiendo, a continuación, que podrán especialmente constituir nombres comerciales :

Los nombres patronímicos , las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas

las denominaciones de fantasía

las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial

los anagramas

cualquier combinación de los signos que , con carácter enunciativo , se mencionan en los apartados anteriores ".

Además de tales previsiones en relación con la naturaleza y forma del nombre comercial , el artículo 81 establece que además de lo dispuesto en los artículos anteriores , serán de aplicación al nombre comercial en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza , las normas de la presente Ley relativas a las marcas . Particularmente , se aplicarán a los nombres comerciales las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el Título III de la presente Ley .

En principio , por tanto , es preciso determinar si el nombre comercial solicitado " Imce 87 SA Grupo Inmobiliario Implantación de Centros Comerciales " es incompatible con distintivo inscrito a favor de la entidad "Inmouno S.L" .

En principio se aprecia que en la elección del signo se ha optado por incluir la denominación social de la empresa por lo que la utilización de dicho signo vendría amparada por el supuesto previsto en el artículo 76 .2 .a ) . Ahora bien el artículo además de determinar aquellos nombres que pueden constituir nombres comerciales contiene dos exigencias en el número del mismo artículo que es el relativo a que :

-sirvan para identificar a la persona jurídica

-que distingan su actividad de las actividades idénticas o similares

Pues bien en el caso que nos ocupa , el signo solicitado " Imce 87 SA Grupo Inmobiliario Implantación de Centros Comerciales " incluye tanto la denominación de la empresa como la actividad a la que se va a dedicar . Por lo que el nombre comercial identifica el origen empresarial y distingue la actividad que ampara lo que cumple con las exigencias contenidas en el artículo 76 de la Ley de Marcas respecto de la identificación del origen empresarial y la distinción de otras empresas . Por lo tanto , debe considerarse que el signo solicitado reúne las exigencias reguladas específicamente para los nombres comerciales .

Debemos analizar , además , la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 12 de la Ley de Marcas de 1988 según la que no podrán registrarse como marcas aquellas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

En relación con dicha aplicación hay que decir que el nombre comercial debe ser examinado en su totalidad , la que comprende no sólo el gráfico con cubos en forma piramidal que, por lo demás están apilados en forma distinta en el solicitado y el inscrito, sino también las palabras incluidas en el nombre solicitado en las que sobresale las correspondientes a la denominación social de la empresa solicitante , y la actividad aparece con una letra de inferior tamaño constituyendo un conjunto dotado de originalidad suficientemente distintiva del signo consistente en tres cubos apilados en que consiste la inscrita, tal como se ha apreciado por la OEPM .

En este punto procede recordar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo , manifestada en Sentencias como la de 13 de Julio de 1991 RJ 1991/5914 , en la que refiriéndose a la comparación de anagramas de los signos afirma que :

"Es doctrina constante de esta Sala que la comparación de los nombres comerciales, en caso de contienda, se ha de hacer en su integridad, puesto que la totalidad de los elementos integrantes del mismo es lo que identifica, ampara y garantiza las transacciones mercantiles realizadas bajo él - sentencias de 19 de junio de 1987 (RJ 19874908) y 27 de febrero de 1984 (RJ 1984989 ), entre otras muchas-, por lo que en consecuencia y existiendo entre las denominaciones que constituyen los nombres comerciales enfrentados profundas diferencias, ha de confirmarse la sentencia apelada, no pudiendo aceptarse la postura de la parte apelante que trata de limitar la comparación a los anagramas, prescindiendo de todos los demás elementos integrantes del conjunto".

No es óbice a la aplicación de este criterio el hecho de que el signo inscrito no incluya vocablos sino que , por el contrario , esta circunstancia se convierte en un elemento o factor distintivo fundamental entre ambos signos , máxime cuando si los vocablos que distinguen un signo de otro incluyen la denominación social de la empresa .

Por lo que se refiere a la coincidencia del nombre solicitado con la denominación social de la solicitante , debemos referirnos a la doctrina del Tribunal Supremo manifestada, entre otras , en la Sentencia de 23 de Enero de 1997 RJ 1997/90 en la que se afirma :

"...esta Sala viene proclamando reiteradamente, como dice la Sentencia de 14 septiembre 1990 (RJ 19907132 ), que cuando el nombre comercial solicitado coincide con la razón social de la entidad mercantil solicitante, por imperativo de la Ley de Sociedades Anónimas (RCL 1951811, 945 y NDL 28531 ), la comparación con sus oponentes prioritarios ha de hacerse aminorando la exigencia de los rasgos diferenciales, máxime cuando como en el caso presente son patentes las diferencias entre ambas".

TERCERO . Por lo que se refiere a la denegación de la inscripción de la marca con igual vocablo y gráfico que el solicitado por la inscripción prioritaria de la marca oponente , hay que decir que no puede tenerse en cuenta como precedentes administrativo una resolución dictada con posterioridad a la recurrida como es la de Septiembre de 2003 , y en consecuencia , tampoco es exigible una motivación del cambio de sentido de la decisión porque , en todo caso , el cambio de criterio debió justificarse en la resolución de Septiembre de 2003 invocada por la parte actora y no en la resolución recurrida que siendo de 25 de Julio de 2003 es anterior a aquélla . Por lo demás , en el presente caso , revisado el acto administrativo la Sala llega a la conclusión de que se ajusta más a las normas de la Ley de Marcas de 1988 la concesión del nombre comercial que su denegación por los razonamientos expuestos . Además se ignora si la resolución de la OEPM respecto de la denegación de la marca acordada en el mes de Septiembre de 2003 es firme o ha sido recurrida en vía jurisdiccional .

En consecuencia , no se entiende vulnerados ninguno de los principios a que alude la parte actora en su demanda . Procediendo la desestimación de la demanda .

CUARTO . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes al no apreciarse temeridad ni mala fe.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo promovido por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de la entidad INMOUNO S.L , contra la resolución dictada, en fecha 25 de Julio de 2003, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por lo que , DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que la misma es conforme con el Ordenamiento Jurídico , y , en consecuencia , la confirmamos .

No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia .

Notifíquese la presente resolución a las partes tal como prevé el artículo 248 de la L.O .P.J, con expresa indicación de que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos , mandamos y firmamos .

PUBLICACIÓN : Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra . Dña . EVA ISABEL GALLARDO MARTÍN DE BLAS , Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso , estando celebrando audiencia pública esta Sala , de lo que , como Secretario de la misma , doy fe .

Madrid ,