Última revisión
09/04/2014
Sentencia Administrativo Nº 1056/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 393/2010 de 24 de Julio de 2013
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Orden: Administrativo
Fecha: 24 de Julio de 2013
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: BOSCH BARBER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 1056/2013
Núm. Cendoj: 28079330022013101442
Encabezamiento
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009710
NIG:28.079.33.3-2010/0160104
RECURSO 393/2010
SENTENCIA NÚMERO 1056
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
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En la Villa de Madrid, a 24 de julio de dos mil trece.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 393/2010, interpuesto por la mercantil Sevilla F.C. S.A.D., representada por la Procuradora Dª María Isabel Campillo García, contra la resolución, dictada, en 27 de julio de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la recurrente, contra la resolución dictada en 21 de abril de 2010, concediendo el registro de la marca denominativa Sevillista de Corazón, nº 2.901.137, para las clases 21 y 30, confirma dicha concesión a la codemandada solicitante.
Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y como codemandada la mercantil solicitante Ruiz López & Dises 2.000, S.L., representada por el Procurador D. José Andrés Peralta de la Torre.
Antecedentes
PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 28 de enero de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicitando el recibimiento a prueba del recurso y conclusiones.
SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 1 de marzo de 2011, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.
Por su parte, la codemandada, en escrito de fecha 5 de abril de 2011, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo aplicables, se opuso a la demanda e intereso su desestimación.
TERCERO.-Por Auto de 6 de abril de 2011, se acordó recibir el recurso a prueba, impugnado en suplica, desestimada en Auto de 1 de junio de 2011, prueba documental de la actora que se tuvo por reproducida, y se llevo a efecto tramite de conclusiones, y se declararon conclusas las actuaciones, quedando las mismas pendientes de señalamiento, cambiando ambas partes de Letrado director, y en fecha 18 de julio de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando concluso para Sentencia.
VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.
Fundamentos
PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 27 de julio de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 21 de abril de 2010, que había concedido el registro de la marca denominativa Sevillista de Corazón, nº 2.901.137, para las clases 21 y 30 solicitadas, se confirma la concesión de la citada marca.
La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas 17/2001, al existir, entre las marcas enfrentadas, la denominativa Sevillista de Corazón, en clases 21 y 30, solicitada, y la marca oponente, de carácter grafico, entre otras en clases 21 y 30, suficiente diferenciación denominativo- conceptual, no obstante su relación aplicativa, pues la marca denominativa solicitada no es la denominación evidente del concepto que pueda evocar o representar la marca grafica oponente, excluyéndose todo riesgo de confusión en el mercado.
SEGUNDO.-La parte recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que resulta aplicable la prohibición del art. 6.1.b, y la del art. 8.1, de la Ley, dado que los signos confrontados son similares, denominativa y conceptualmente, al ser su marca SEVILLA F.C., y las denominaciones relacionadas Sevillismo y Sevillistas, susceptibles de inducir a confusión y asociación, siendo el elemento esencial la denominación SEVILLISTA, idéntica a la familia de marcas prioritaria, además de la relación aplicativa en las clases solicitadas, solicitando la estimación de la demanda y la denegación de la citada marca.
Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, existiendo suficientes disparidades de conjunto entre los signos, denominativas y conceptuales, interesando la desestimación de la demanda.
La codemandada, en su contestación, alega una evidente diferenciación entre su marca denominativa y la grafica exclusivamente opuesta, siendo conjuntos distintos, denominativa, conceptual y visualmente, sin riesgo de confusión ni de asociación para los consumidores, no resultando de aplicación por ello ni el art. 6.1.b ni el art. 8 de la Ley, ni tampoco el art. 9.1.b alegado en la oposición.
En el expediente administrativo consta la solicitud de la mercantil codemandada, en fecha 17 de noviembre de 2009, de registro de la marca denominativa, SEVILLISTA DE CORAZON, nº 2.901.137, para las clases 21 y 30, en concreto para bandejas que no sean de metales preciosos, y para productos de pastelería y confitería, oponiéndose la mercantil SAD SEVILLA FC, con una marca prioritaria, Nº 2.626.966, grafica, entre otras en las mismas clases, alegando que el diseño se ha convertido en la mascota del club, la existencia de clara semejanza conceptual entre los signos confrontados, con referencia a otro signo que no consta en la oposición, Locco tu marca, en clase 35, además de la identidad aplicativa, en las clases interesadas, refiriendo la aplicación del art. 6.1.b y del art. 9.1.b de la Ley de Marcas , con evidente riesgo de confusión y de asociación, y refiriendo la notoriedad de su marca, además de que el termino sevillista viene referido al club de futbol; la Oficina suspendió el expediente, y la solicitante contesto a la suspensión, alegando que se trata de conjuntos distintos, siendo el signo solicitado fonética, grafica y conceptualmente distinto del oponente, que es únicamente grafico, además de referirse la solicitada a un sentimiento de seguidor de un equipo; y en resolución de fecha 21 de abril de 2010 la OEPM concedió totalmente la marca denominativa solicitada, Sevillista de Corazón, para clases 21 y 30, estimando no aplicable la referida prohibición del art. 6.1.b, por diferencias en su conjunto fonético-denominativo, y por no incurrir en las prohibiciones del art. 9.1.b, siendo marcas compatibles, interponiendo alzada la citada actora oponente, reiterando sus alegaciones de aplicación del art. 6.1.b, de similitud conceptual y la notoriedad y renombre del signo grafico, mascota, conocida popularmente como corazón sevillista, suponiendo competencia desleal, además de la identidad aplicativa; y en resolución, de fecha 27 de julio de 2010, la OEPM desestimo la alzada, confirmando la concesión de la marca denominativa solicitada, por existir, entre los signos confrontados, Sevillista de Corazón, la solicitada, en clases 21 y 30, bandejas que no sean de metales preciosos, y productos de pastelería y confitería, y la oponente grafica, en las mismas clases entre otras, suficiente diferenciación denominativo-conceptual, no obstante su relación aplicativa, pues la marca denominativa solicitada no es la denominación evidente del concepto que pueda evocar o representar la marca grafica oponente, excluyéndose todo riesgo de confusión en el mercado.
TERCERO.-En primer lugar ,examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:
Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.
Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c de la citada Ley.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el
artículo 1 de la
Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido, y de su calidad.
En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.
En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.
CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Resulta evidente que los signos confrontados, denominativo Sevillista de Corazón, por un lado, y la marca grafica oponente, consistente en un muñeco o diseño de un corazón de color rojo y blanco, que es la mascota del Club de Futbol Sevilla, no guardan parecido mínimo y suficiente como para aplicar la citada prohibición relativa, dado que los respectivos conjuntos no son conceptual, ni grafica, ni visualmente semejantes, ni es otra la marca opuesta a la solicitada, con lo que ni cabe referirse a familia alguna de marcas ni a otras marcas de la actora, ni son mínimamente asimilables conceptualmente, ni la solicitada evoca necesariamente el concepto que representa o puede representar la grafica confrontada, y sin que quepa referirse a notoriedad alguna fuera del mundo del futbol, con lo que no resulta de aplicación la citada prohibición ni las alegadas en el expediente, en la oposición, aunque no en la alzada, con lo que no se cumple el primero de los requisitos exigidos, ni la notoriedad de la oponente en el ámbito esencialmente deportivo, futbol, por impacto social que pueda tener, puede suponer la aplicación sin más de la prohibición, y la resolución impugnada determina claramente las razones de la compatibilidad de las marcas confrontadas, resolución que la Sala comparte.
Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.
Por ello, y con el examen conceptual, grafico y visual, de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos claramente diferentes, como se ha dicho, con lo que del examen conjunto de los signos confrontados no se infiere la alegada semejanza o similitud, ni que Locco evoque sin más corazón sevillista ni ello se ha acreditado mínimamente, cuando la solicitante carece de grafico, ni las razones y motivos alegados son por ende suficientes como para estimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.
Es claro, por tanto, que si los signos confrontados no son conjuntos cuasi idénticos ni semejantes, ni siquiera conceptualmente, y por ello no resultan confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la concesión de registro de la marca denominativa interesada, dado que tampoco se acredita el riesgo de que el mercado o los consumidores de los específicos productos de la actora, y tampoco los llamados seguidores del club de futbol en cuestión, puedan confundir los signos y sus respectivos orígenes empresariales, en cuanto que no cabe negar la existencia de diferencias conceptuales, visuales, y graficas entre los conjuntos, lo que supone que no se cumple el primero de los requisitos exigidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, debiendo añadirse que no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo, es lo cierto que entre la marca solicitada, y la marca grafica opuesta, como se ha dicho, no se acredita la semejanza conceptual alegada, al tener los signos una diferente composición denominativa, conceptual, y grafica, lo que dota a los conjuntos de diferencias evidentes ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 ; y el hecho de que pueda referirse a un sentimiento lo es con referencia a cuestiones de mayor o menor seguimiento de un club de futbol, además de que el signo solicitado no supone una evocación clara y evidente de la marca grafica confrontada.
QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.
Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, la existencia de semejanza aplicativa, en cuanto a las clases 21 y 30 interesadas, es evidente, aun con que los productos solicitados son muy específicos dentro de dichas clases, con lo que se cumpliría el segundo de los requisitos exigidos, pero al no cumplirse el primero de ellos no cabe aplicar la prohibición, por lo que procede desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada, al ser conforme a derecho.
SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar imposición a la actora de las costas procesales, por no acreditarse temeridad o mala fe.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Sevilla F.C., S.A.D., contra la resolución, de 27 de Julio de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 21 de abril de 2010, que había concedido el registro de la marca denominativa solicitada, Sevillista de Corazón, nº 2.901.137, para proteger determinados productos y servicios de las clases 21 y 30, confirmando la concesión de registro de dicho signo a la parte codemandada solicitante Ruiz López & Dises 2000, S.L., representada por el Procurador D. José Andrés Peralta de la Torre, y Confirmamos dicha resolución, por ser conforme a derecho; todo ello sin efectuar imposición a la actora de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero
D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
