Sentencia Administrativo Nº 1057/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 450/2006 de 13 de Noviembre de 2008

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 450/2006

SENTENCIA Nº 1057/2008

ILMOS. SRES.:

PRESIDENTE:

DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO

MAGISTRADO/AS:

DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA

DON ENRIQUE GARCÍA PONS

En la ciudad de Barcelona, a trece de noviembre de dos mil ocho.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto por NEOSFERA 1962, S.L., representada por el Procurador DON JAVIER SEGURA ZARIQUIEY, y dirigida por el Letrado DON RAFAEL ESPINO RIEROLA, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el sr./a. ABOGADO/A DEL ESTADO, siendo parte codemandada SFERA JOVEN, S.A,, representada por el Procurador DON ENRIQUE GALISTEO CANO y dirigida por el Letrado DON CESAR M. PLANA DE ARRIBA. Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 4 de abril de 2006.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO.- En la sustanciación del presente pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la impugnación ejercitada contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 4 de abril de 2006.

SEGUNDO.- La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 2 de enero de 2004, concedió el nombre comercial, 0250869/9, NEOSFERA, mixto, clase 41, "Servicios de explotación y gestión de centros recreativos, parques temáticos, parques de atracciones, parques acuáticos y centros de ocio, entretenimiento y tiempo libre relacionados con el mundo de la naturaleza o que se desarrollan en espacios naturales" considerando que "el distintivo solicitado y los registros oponentes: marcas 2.413.795 "SFERA", denominativa, clase 41, nº 2.288.969 "YOUNG SFERA", mixta, clase 35, nº 2.288.971 "SFERA COLOURS", mixta, clase 3 y rótulo de establecimiento nº 267.328 "SFERA CENTROS", mixto, se estiman suficientemente diferenciados tanto en su conjunto gráfico-denominativo como aplicativamente, pudiendo convivir en el mercado sin riesgo de confusión, art. 6.1 b) de la Ley de marcas, valorándose en esta resolución los antecedentes registrales de solicitante en el expediente de marca nº 2.204.262 "NEOSFERA", mixta, clase 41, concedido en fecha 20/05/2002. No se tiene en cuenta la oposición de las marcas nº 2.288.974, nº 2.888.983, nº 2.413.728 y nº 2.413.761 por encontrarse denegadas."

TERCERO.- La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 4 de abril de 2006, estima el recurso de alzada interpuesto por EL CORTE INGLÉS, S.A., considerando que "la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos marca solicitada 250869 NEOSFERA (mixta) y las marcas enfrentadas 2413795 SFERA y las marcas 2413695 YOUNG SFERA y otras, una evidente similitud, ya que reivindican idéntico vocablo principal SFERA, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos".

CUARTO.- El nombre comercial, 0250869/9, NEOSFERA, mixto, clase 41, distingue "Servicios de explotación y gestión de centros recreativos, parques temáticos, parques de atracciones, parques acuáticos y centros de ocio, entretenimiento y tiempo libre relacionados con el mundo de la naturaleza o que se desarrollan en espacios naturales".

La marca nº 2.413.795 "SFERA", denominativa, clase 41, distingue "Servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales", la nº 2.288.969 "YOUNG SFERA", mixta, clase 35, distingue servicios de "Venta al por menor en comercios y servicios publicitarios", la nº 2.288.971 "SFERA COLOURS", mixta, clase 3, distingue productos como "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos", y el rótulo de establecimiento nº 267.328 "SFERA CENTROS", mixto, destinado a las actividades propias de un pequeño centro comercial, situado en Valladolid.

QUINTO.- La cuestión de fondo debe centrarse en la interpretación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , cuya hermenéutica procede realizar de conformidad con el concepto de marca contemplado en el artículo 4 de la citada Ley , como "todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras".

El artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , dispone que no podrán registrarse como marcas los signos "que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

Ello es así teniendo en cuenta que el artículo 87 de la Ley de Marcas entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, al que le es aplicable, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la Ley relativas a las marcas, no pudiendo ser registrados como nombres comerciales los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de la Ley .

SEXTO.- La STS, de 28 de enero de 2005 , se hace eco de la doctrina jurisprudencial (así, STSS, de 27 de septiembre de 2004 y 25 de octubre de 2004), señalando que "el parámetro para enjuiciar la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.... debe realizarse desde los criterios hermenéuticos propios del Derecho público, atendiendo a los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o contractual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad".

Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002 , que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas, que: "a) En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) La existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas ".

SÉPTIMO.- Para apreciar la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , es necesario la concurrencia de dos requisitos; en primer lugar, la identidad o semejanza entre los signos comparados; en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión en el público.

Tanto en el nombre comercial solicitado -NEOSFERA- como en las marcas prioritarias -SFERA, YOUNG SFERA, y SFERA COLOURS-, y en el rótulo de establecimiento -SFERA CENTROS- coincide el vocablo SFERA. A estos efectos conviene recordar que la STS, de 13 de febrero de 2007, de la que se hace eco la de 15 de octubre de 2007 , ambas resolviendo recursos de casación contra la denegación de inscripción de la marca SFERA COLOURS, mixta, clase 39, por incompatibilidad con SFERA EDITORES, mixta, clase 39, y contra la denegación de inscripción de la marca SFERA COLOURS, mixta, clase 9, por incompatibilidad con la marca internacional SFERA, denominativa, clase 9, ha señalado que "en el presente caso no se observa que haya habido error o arbitrariedad en la valoración efectuada por el Tribunal de instancia, ni que sus conclusiones sean irracionales. En efecto, no hay duda que el término «sfera» que usan ambas marcas es el más característico en ellas, no sólo por ser el de mayor énfasis sino por su colocación en primer lugar, y su mayor dimensión con respecto al otro elemento, que se encuentra en un plano inferior, y más reducido, destacando incluso en su diseño, que presenta en ambos signos una similar composición. El término «sfera» no puede ser considerado genérico ni desde el punto de vista legal, al no referirse a los productos amparados en el sentido que le da el artículo 11 de la Ley de Marcas , ni desde el punto de vista usual, al no tener nexo común con dichos productos, como ocurre en alguno de los supuestos a que se refieren las sentencias que cita, por lo que hay que considerarlo como de fantasía e inscribible para unos determinados productos solo en favor de su autor. Por último, el principio de especialidad impide utilizar la prioridad en todos los ámbitos del mercado, debiendo constreñirse a campos aplicativos concretos, como señala la sentencia de instancia, al inicio del fundamento jurídico cuarto, por lo que no puede apoyarse para obtener la inscripción en campos en que existe otra marca de otro titular inscrita prioritariamente."

Esta doctrina es plenamente aplicable al caso concreto que se enjuicia, pues coincidiendo tanto en el nombre comercial solicitado como en las marcas y rótulo de establecimiento el vocablo SFERA, y siendo así que es el que ostenta el carácter relevante, la mayor fuerza expresiva, se da una similitud fonética y gramatical evidente. Como de manera acertada razona el Abogado del Estado el vocablo SFERA identifica en su totalidad los signos enfrentados, viéndose además esta identidad reforzada por el hecho de que la palabra diferente que forma parte del nombre comercial recurrente, NEO, lejos de dotarla de una singularidad propia que sirva para diferenciarlos de las marcas anteriores, sugiere más bien una conexión entre ellas, una innovación respecto a la marca prioritaria que, en todo caso, carece de todo carácter identificador, no siendo determinante ni relevante a la hora de distinguir los servicios solicitados, siendo los vocablos comunes con las marcas opuestas los que realmente otorgan el carácter distintivo al nombre comercial que se solicita.

Conviene añadir que la diferencia gráfica invocada no puede estimarse relevante a los efectos de evitar riesgo de asociación entre los consumidores, al no reunir suficientes disparidades que eviten la asociación entre los signos enfrentados.

Así, pues, si la semejanza o similitud entre dos marcas es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar que en el presente caso, se evidencia una similitud gramatical y fonética, y una identidad aplicativa en lo que se refiere a la coincidencia en la clase 41 del nombre comercial solicitado NEOSFERA y las marcas prioritarias SFERA, SFERA COLOURS y SFERA CENTROS, que produce la aplicación de la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , ya que no cabe apreciar suficientes diferencias entre los ámbitos aplicativos que evite la posibilidad de confusión entre ellas y también el riesgo de confusión entre el consumidor medio a los que van destinados los productos y servicios que amparan, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 , "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

OCTAVO.- No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:

1º.- Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

2º. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes, llevándose testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.