Última revisión
09/04/2014
Sentencia Administrativo Nº 1057/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 412/2010 de 24 de Julio de 2013
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Orden: Administrativo
Fecha: 24 de Julio de 2013
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: BOSCH BARBER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 1057/2013
Núm. Cendoj: 28079330022013101019
Encabezamiento
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009710
NIG:28.079.33.3-2010/0162252
RECURSO 412/2010
SENTENCIA NÚMERO 1057
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
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En la Villa de Madrid, a 24 de julio de dos mil trece.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 412/2010, interpuesto por la mercantil Sociedad Anónima Damm, representada por el Procurador D. Rafael Gamarra Megias, contra la resolución, dictada, en 21 de septiembre de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la recurrente, contra la resolución dictada en 11 de junio de 2010, concediendo el registro de la marca denominativa Estrella Mudejar, nº. 2.906.158, en clase 33, confirma dicha concesión a la solicitante Xucrogas, S.A., no personada en autos. Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y no se ha personado la citada mercantil solicitante.
Antecedentes
PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 16 de Febrero de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada, y solicito tramite de conclusiones.
SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 15 de marzo de 2011, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.
TERCERO.-Por Decreto de 21 de marzo de 2011, se acordó tramite de conclusiones, que se llevo a efecto, y se declararon conclusas las actuaciones, quedando las mismas pendientes de señalamiento, y en fecha 18 de julio de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando concluso para Sentencia.
VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.
Fundamentos
PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 21 de septiembre de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 11 de junio de 2010, que había concedido el registro de la marca denominativa ESTRELLA MUDEJAR, nº 2.906.158, para la clase 33 solicitada, se confirma la concesión de la referida marca.
La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1,b, de la Ley de Marcas 17/2001, por existir, entre los distintivos enfrentados, Estrella Mudejar, en clase 33, la solicitada, y las oponentes Estrella Damm, Estrella Damm mixta, Estrella Dorada mixta, Estrella Rosada, y Estrella Roja, en clase 33, existen suficientes disparidades de conjunto fonéticas, denominativas, conceptuales y graficas como para garantizar su reciproca diferenciación, evitando cualquier riesgo de confusión entre los consumidores o de asociación empresarial, y permitiendo su convivencia pacífica, en la misma forma que conviven otras marcas en el mercado con el termino Estrella, de diferentes titulares, no resultando tampoco de aplicación el art. 8 de la Ley , al existir suficientes elementos de diferenciación entre dichos signos, todo lo cual permite su reciproca convivencia.
SEGUNDO.-La entidad recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que resulta aplicable la prohibición del art. 6.1. de la Ley, dado que la familia de marcas prioritaria tiene el termino Estrella como elemento común, que los signos confrontados son fonéticamente semejantes, con el elemento común Estrella, elemento esencial, además de la coincidencia aplicativa, en la clase 33, con los mismos canales de comercialización, además de la notoriedad de la marca Estrella, interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.
Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, existiendo suficientes disparidades de conjunto entre los signos, denominativas y fonéticas, interesando la desestimación de la demanda.
En el expediente administrativo consta la solicitud, de la mercantil Xucrogas, S.A., en fecha 21 de Diciembre de 2009, de registro de la marca denominativa Estrella Mudejar, nº 2.906.158, para la clase 33, en concreto para bebidas alcohólicas, excepto cervezas, oponiéndose la actora Sociedad Anónima Damm, con diversas marcas nacionales y comunitarias, en todos los productos protegidos en las clases 31, 32, y 33, además de la clase 35, alegando la existencia de semejanza denominativa y fonética, entre los signos confrontados, por ser común el termino Estrella, elemento esencial, además de la evidente relación aplicativa, en las clases, productos y servicios referidos, y la notoriedad de sus signos, refiriendo la aplicación del art. 6.1.b y del art. 8 de la Ley de Marcas , con evidente riesgo de confusión y de asociación y aprovechamiento del prestigio de la misma; la Oficina suspendió el expediente, y la solicitante contesto a la suspensión, alegando que se trata de conjuntos distintos, siendo el signo solicitado, denominativa, fonética, conceptual y gráficamente diferentes de los oponentes, siendo el termino Estrella muy frecuente en el mercado, esencialmente en marcas de cerveza, además de las diferencias aplicativas, al ser la solicitada una marca de vino, no existiendo riesgo de confusión alguno; y en resolución de fecha 11 de junio de 2010 la OEPM concedió totalmente la marca denominativa Estrella Mudejar solicitada, para la clase 33, estimando no aplicable la referida prohibición del art. 6.1.b, por existir suficientes diferencias de conjunto respecto de las oponentes, siendo marcas compatibles y no suponiendo aprovechamiento indebido de la notoriedad alegada, interponiendo alzada la citada actora oponente, reiterando sus alegaciones de similitud fonética y denominativa entre los signos confrontados, siendo las oponentes una notoria familia de marcas, además de identidad aplicativa, en la clase 33, con riesgo de confusión y de asociación; y en resolución, de fecha 21 de septiembre de 2010, la OEPM desestimo la alzada, confirmando la concesión de la marca denominativa Estrella Mudejar solicitada, entendiendo no aplicable la prohibición del art. 6.1.b, ni del art. 8, de la Ley de Marcas , por existir, entre los signos enfrentados, Estrella Mudejar, en clase 33, la solicitada, y los signos Estrella Damm, Estrella Damm mixta, Estrella Dorada mixta, Estrella Rosada y Estrella Roja, en clase 33, disparidades de conjunto fonéticas, denominativas, conceptuales y graficas que resultan suficientes para garantizar su reciproca diferenciación, evitando cualquier riesgo de de confusión, y permitiendo su convivencia pacífica, como conviven múltiples marcas conteniendo el termino Estrella, también en clase 33, además de que las referidas diferencias excluyen también el riesgo sobre el origen empresarial de uno y otro signo.
TERCERO.-En primer lugar ,examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:
Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.
Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c de la citada Ley.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el
artículo 1 de la
Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido, y de su calidad.
En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.
En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.
CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Resulta evidente que los signos confrontados guardan evidentes diferencias fonéticas, denominativas, conceptuales y graficas, en los respectivos conjuntos, no siendo el elemento esencial Estrella, por cierto termino común en múltiples marcas, esencialmente de cerveza, sino Mudejar, no contenido en ninguna de las marcas oponentes, siendo por ende que los respectivos conjuntos no guardan la mínima y exigible semejanza como para la aplicación de la prohibición relativa en cuestión, dado que tampoco visual ni conceptualmente son parecidos, fundamentalmente al ser la mayor parte de las oponentes de carácter mixto, con gráficos exclusivos y notorios, que suponen una mayor diferenciación con el signo solicitado.
Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.
Por ello, y con el examen fonético, denominativo, conceptual, grafica e incluso visual, de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos claramente diferentes, con lo que del citado examen conjunto de los signos confrontados, como se ha dicho, se infiere disparidad suficiente como para desestimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.
Es claro, por tanto, que si los signos confrontados son conjuntos diferentes y diferenciados y por ello no confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la concesión de registro de la marca denominativa interesada, dado que tampoco se acredita riesgo de que el mercado o los consumidores de los específicos productos y servicios de ambas empresas, en un caso vino, y en los otros cerveza, puedan confundir los signos y sus respectivos orígenes empresariales, en cuanto que no cabe negar la existencia de diferencias denominativas, conceptuales, graficas y fonéticas entre los conjuntos, lo que supone que no se cumple el primero de los requisitos establecidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, y en todo caso no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo y fonético, es lo cierto que entre el signo denominativo solicitado, Estrella Mudejar, y las diversas marcas opuestas, Estrella Damm, Estrella Dorada, Estrella Rosada y Estrella Roja, la mayoría de carácter mixto, como se ha dicho, se acredita la exigible diferenciación denominativa, conceptual y fonética, además de grafica, mencionada en la resolución impugnada, cuyos fundamentos se comparten, al tener los signos una diferente composición denominativa, fonética, y grafica, lo que dota a los conjuntos de diferencias evidentes ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 .
Por otra parte, es sobradamente conocido que las marcas oponentes son de cerveza, notorias por ello en dicho especifico sector, pero no se demuestra ni acredita que la solicitada, para vino, pueda suponer riesgo alguno de confusión entre los consumidores y menos aun de asociación sobre los origen enes empresariales respectivos, y, por ello, menos si cabe acerca de un hipotético aprovechamiento indebido de la notoriedad de la familia de marcas oponente, por lo que no es aplicable tampoco el art. 8 de la Ley.
QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.
Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, la inexistencia de identidad aplicativa, como tal en cuanto a la clase 33 interesada, en cuanto que la marca solicitada lo es para vino, y las oponentes son marcas notorias de cerveza, no comparables, lo que conlleva el no cumplimiento del segundo de los requisitos exigidos, por cuanto las aéreas comerciales tampoco son las mismas, y los consumidores específicos de los respectivos productos y servicios podrán diferenciarlos claramente, sin riego de confusión ni de asociación, por lo que procede desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada, al ser conforme a derecho.
SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar imposición a la actora de las costas procesales, por no acreditarse temeridad o mala fe.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Rafael Gamarra Megias, en nombre y representación de la mercantil Sociedad Anónima Damm, contra la resolución, de 21 de septiembre de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 11de junio de 2010, que había concedido el registro de la marca nacional denominativa solicitada, Estrella Mudejar, nº 2.906.158, para proteger productos y servicios de la clase 33, bebidas alcohólicas, excepto cervezas, esencialmente vino, confirmando la concesión de registro de dicha marca a la solicitante Xucrogas, S.A., no personada en autos, y Confirmamos dicha resolución, por ser conforme a derecho; todo ello sin efectuar imposición de las costas procesales a la parte actora.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero
D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
