Última revisión
09/04/2014
Sentencia Administrativo Nº 1060/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 424/2010 de 24 de Julio de 2013
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Orden: Administrativo
Fecha: 24 de Julio de 2013
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: BOSCH BARBER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 1060/2013
Núm. Cendoj: 28079330022013101022
Encabezamiento
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009730
NIG:28.079.33.3-2010/0164184
RECURSO 424/2010
SENTENCIA NÚMERO 1060
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
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En la Villa de Madrid, a 24 de julio de dos mil trece.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 424/2010, interpuesto por D. Narciso ., representado por la Procuradora Dª Alicia Casado Deleito, contra la resolución, dictada, en 13 de septiembre de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la recurrente, contra la resolución dictada en 12 de abril de 2010, denegando el registro de la marca mixta Channo, nº 2.900.017, con grafico, para clase 3, confirma dicha denegación al actor solicitante. Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y como codemandada la mercantil oponente Chanel Societe par actions simplifiee, representada por la Procuradora Dª Almudena González García.
Antecedentes
PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y no solicito el recibimiento a prueba del recurso ni conclusiones.
SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 22 de diciembre de 2011, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.
Por su parte, la codemandada, en escrito de fecha 14 de febrero de 2012, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo aplicables, se opuso a la estimación de la demanda e intereso su desestimación.
TERCERO.-Por Decreto de 24 de febrero de 2012, se acordó tramite de conclusiones, que se llevo a efecto, y se declararon conclusas las actuaciones, quedando las mismas pendientes de señalamiento, y en fecha 18 de julio de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando concluso para Sentencia.
VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.
Fundamentos
PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 13 de septiembre de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 12 de abril de 2010, que había denegado el registro de la marca mixta CHANNO, nº 2.900.017, con grafico, para la clase 3 solicitada, se confirma la denegación de la citada marca.
La precitada resolución estima que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, al existir, entre los signos denominativos enfrentados, CHANNO la solicitada, y CHANEL y LIFT SERUM CHANEL las marcas oponentes, ambos en clase 3, una evidente similitud fonética y grafica, así como una manifiesta coincidencia en las aéreas en las cuales despliegan sus efectos, dado que el característico fonema CHAN lo reproduce la solicitada, además de emplear el mismo tipo de letra, la forma mayúscula, y los mismos colores que las marcas prioritarias, lo que acrecienta el parecido e impide la convivencia registral a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación, marcas anteriores que gozan de notoriedad en el mercado, lo que conlleva una protección mas reforzada.
SEGUNDO.-La parte recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que no resulta aplicable la prohibición del art. 6.1. de la Ley, dado que los signos confrontados son distintos denominativa, fonética y gráficamente, sin riesgo alguno de confusión ni de asociación, además de tener registradas cuatro marcas Channo anteriores en clase 25, con igual grafismo que la solicitada, y que el fonema Chan está generalizado en la clase 3, interesando la estimación de la demanda y la concesión de la marca solicitada.
Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, existiendo suficientes similitudes de conjunto entre los signos, denominativas y fonéticas, además de la relación aplicativa, interesando la desestimación de la demanda.
La codemandada, en su contestación, alega un peligroso parecido de los signos, con la misma estructura bisílaba, mismo número de letras y coincidiendo CHAN, siendo conjuntos muy parecidos, fonética y visualmente, además de ser parecidos los gráficos, y la coincidencia aplicativa en dicha clase 3, con riesgo de asociación, no siendo de aplicación los precedentes alegados, resultando de aplicación asimismo el art. 8 de la Ley, notoriedad y reputación de la marca Chanel, y no siendo la primera vez que el recurrente intenta registrar marcas confusamente parecidas.
En el expediente administrativo consta la solicitud de la parte actora, en fecha 11 de noviembre de 2009, de registro de la marca mixta CHANNO, con grafico, nº 2.900.017, para la clase 3, en concreto preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, y dentífricos, oponiéndose la mercantil Chanel Societe par actions simplifiee, con dos marcas prioritarias, CHANEL y LIFT SERUM CHANEL, en la misma clase 3, en concreto perfumes, eau de toilettes perfumada, agua de colonia, jabones, aceites esenciales y cosméticos diversos, alegando la existencia de cuasi identidad denominativa, grafica y fonética, entre los signos confrontados, además de la identidad aplicativa, en las clases, productos y servicios referidos, refiriendo la aplicación del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , con evidente riesgo de confusión y de asociación, y de la notoriedad de sus marcas; la Oficina suspendió el expediente, y el solicitante contesto a la suspensión, alegando que se trata de conjuntos distintos, siendo el signo solicitado y esencialmente su grafico diferentes de los oponentes, y de tener registradas cuatro marcas anteriores análogas en clase 25; y en resolución de fecha 12 de abril de 2010 la OEPM denegó totalmente la marca mixta solicitada, CHANNO, para clase 3, por la oposición de las dos marcas CHANEL, estimando aplicable la referida prohibición del art. 6.1.b por su semejanza fonético-denominativa y aplicativa, al colisionar los productos, no siendo marcas compatibles, con riesgo de confusión y de asociación en cuanto a su origen empresarial, al suponer un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas prioritarias, interponiendo alzada el citado solicitante, reiterando sus alegaciones de falta de similitud denominativa y fonética de conjunto entre los signos confrontados, y menos aun grafica, además de pronunciarse de forma diversa, y ser CHAN genérica y frecuente en marcas concedidas; y en resolución, de fecha 13 de septiembre de 2010, la OEPM desestimo la alzada, confirmando la denegación de la marca mixta solicitada, por existir, entre los signos confrontados, CHANNO, y las oponentes CHANEL y LIFT SERUM CHANEL, una evidente similitud fonética y grafica, y una manifiesta coincidencia en las aéreas en que despliegan sus efectos, al reproducir el fonema CHAN de las marcas anteriores, y emplear un mismo tipo de letra, mayúscula, y los mismos colores, lo cual, unido a la coincidencia aplicativa, impide la convivencia registral, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en el mercado, y siendo que las marcas anteriores gozan de notoriedad en el mercado, con la consiguiente protección reforzada, frente a solicitudes posteriores que por su similitud supongan un aprovechamiento indebido de la reputación o de la distintividad de las citadas marcas notorias.
TERCERO.-En primer lugar ,examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:
Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.
Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c de la citada Ley.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el
artículo 1 de la
Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido, y de su calidad.
En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.
En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.
CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Resulta evidente que los signos confrontados, CHANNO, con grafico rectangular, con una pequeña media luna y un punto en su círculo y en mayúsculas, y CHANEL, Y LIFT SERUM CHANEL, la segunda con grafico con rectángulo distinto, en mayúsculas, no guardan parecido mínimo y suficiente como para aplicar la citada prohibición relativa, dado que los respectivos conjuntos no son denominativa, ni fonética ni visualmente semejantes, ni el hecho de que puedan tener estructuras silábicas parecidas lo supone, puesto que asimismo se pronuncian de forma distinta, y el fonema CHAN resulta genérico y aparece en múltiples signos registrados, sin que exista tampoco parecido suficiente entre los respectivos gráficos, como se ha explicitado, con lo que no se cumple el primero de los requisitos exigidos.
Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.
Por ello, y con el examen fonético y denominativo, conceptual, grafico y visual, de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, como se ha dicho, con lo que del examen conjunto de los signos confrontados no se infiere la alegada peligrosa semejanza, ni que los parecidos referidos en la resolución impugnada, en cuanto a las mayúsculas y gráficos, se hayan acreditado mínimamente y sean por ende suficientes como para desestimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.
Es claro, por tanto, que si los signos confrontados no son conjuntos cuasi idénticos ni semejantes y por ello no resultan confundibles, procede la estimación del recurso planteado y anular la denegación de registro de la marca mixta interesada, dado que tampoco se acredita el riesgo de que el mercado o los consumidores de los específicos y muy conocidos productos de CHANEL, cuestión notoria y evidente, puedan confundir los signos y sus respectivos orígenes empresariales, en cuanto que no cabe negar la existencia de diferencias denominativas, conceptuales, visuales, graficas y fonéticas entre los conjuntos, lo que supone que no se cumple el primero de los requisitos exigidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, debiendo añadirse que no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo, es lo cierto que entre la marca solicitada, CHANNO, y las marcas opuestas, CHANEL y LIFT SERUM CHANEL, como se ha dicho, no se acredita la semejanza grafica y fonética mencionada en la resolución impugnada, cuyos fundamentos no se comparten, al tener los signos una diferente composición denominativa, fonética, y grafica, lo que dota a los conjuntos de diferencias evidentes ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 ; y el hecho de las mayúsculas o gráficos con diferentes rectángulos y colores semejantes no conlleva necesariamente la prohibición, y sin entrar en la existencia de otros signos anteriores CHANNO en clase 25 registrados en favor del recurrente, y tampoco en la clara notoriedad de los signos prioritarios.
QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.
Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, la existencia de identidad aplicativa, en cuanto a la clase 3 interesada, es evidente, esencialmente perfumes y cosméticos, con lo que se cumpliría el segundo de los requisitos exigidos, pero al no cumplirse el primero de ellos no cabe aplicar la prohibición, por lo que procede estimar el recurso origen de las presentes actuaciones, revocando la resolución impugnada, al no ser conforme a derecho, y procediendo la concesión del registro solicitado.
SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar declaración acerca de las costas procesales, por estimarse el recurso.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Alicia Casado Deleito, en nombre y representación de D. Narciso , contra la resolución, de 13 de septiembre de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 12 de abril de 2010, que había denegado el registro de la marca mixta solicitada, CHANNO, con grafico, nº 2.900.017, para proteger productos y servicios de la clase 3, confirmando la denegación de registro de dicho signo a la parte actora solicitante, por la oposición de la codemandada Chanel Societe par actions simplifiee, representada por la Procuradora Dª Almudena González García, y Anulamos dicha resolución, por no ser conforme a derecho, procediendo la concesión del citado signo; todo ello sin efectuar declaración acerca de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero
D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
