Sentencia Administrativo Nº 113/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 66/2010 de 24 de Enero de 2013

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.33.3-2010/0147651

RECURSO 66/2010

SENTENCIA NÚMERO 113

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

------

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

--------------------

En la Villa de Madrid, a 24 de enero de dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 66/2010, interpuesto por Dª Eloisa , representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la resolución dictada en 30 de noviembre de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 24 de agosto de 2009, se deniega a la actora el registro de la marca denominativa, nº 2.862.241, Perfumerías Embrujo, en clases 16, 35, y 39. Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y la oponente Myrurgia, S.A. no se ha personado en autos.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 10 de Mayo de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicito el recibimiento a prueba en caso de oponerse a la documentación aportada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 2 de julio de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda. .

TERCERO.-Por Auto de 5 de julio de 2010 no se dio lugar a recibir a prueba y se acordó tramite de conclusiones, que se llevo a efecto, y en fecha 24 de enero de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 30 de noviembre de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 24 de agosto de 2009, se denegó a la actora solicitante el registro de la marca nacional denominativa nº 2.862.241, Perfumerías Embrujo, para distinguir productos y servicios de las clases 16, 35, y 39.

La precitada resolución estima que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al entender que entre los signos enfrentados, marca solicitada Perfumerías Embrujo, y la oponente prioritaria Embrujo, existe una evidente similitud conceptual y fonética así como una manifiesta relación entre las aéreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, al reproducir la solicitada el único y característico vocablo de la anterior, Embrujo, sin que Perfumerías le otorgue carácter singularizante, con riesgo de confusión y de asociación.

SEGUNDO.-La mercantil recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada al estimar que las marcas enfrentadas contienen claras diferencias de conjunto denominativas y fonéticas, además de diferencias aplicativas, en distintas clases del nomenclátor, para poder ser percibidas globalmente como signos independientes, teniendo en cuenta el nivel cultural medio del consumidor de dichos productos y servicios, no pudiendo originar riesgo de confusión ni de asociación, y no pudiendo ser monopolizada la palabra Embrujo, presente en numerosos signos en vigor, interesando la estimación de la demanda y la concesión de la marca denominativa solicitada.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada.

En el expediente administrativo consta la solicitud de Dª Eloisa , de registro de la marca denominativa Perfumerías Embrujo, para clases 16, 35, y 39, entre ellas publicaciones, folletos, catálogos, servicios de venta al por menor de productos de perfumería, cosmética y droguería, servicios de almacenaje, distribución y transporte de productos de perfumería, cosmética y droguería, presentando oposición Myrurgia, S.A., como titular de la marca Embrujo, en clase 3, esencialmente para perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares, alegando identidad fonética, denominativa y conceptual, siendo dicha marca notoria y lanzada al mercado en el año 1950, al ser una de las colonias o fragancias de dicha empresa, tratándose de productos claramente relacionados, con evidente riesgo de confusión; la solicitante contesto a la oposición, refiriendo diferencias aplicativas, además de existir diversos registros conteniendo el termino Embrujo; en resolución de fecha 24 de agosto de 2009 la OEPM denegó totalmente el signo interesado, para las clases 16, 35, y 39, por semejanza denominativa, y ámbito de aplicación relacionado, generando riesgo de confusión y asociación con el signo oponente, interponiendo alzada la solicitante, reiterando sus alegaciones de falta de semejanza de conjunto entre los signos confrontados y que Embrujo es termino de uso frecuente y común, no apropiable ni monopolizable, existiendo numerosos signos conteniendo dicho vocablo, con imposibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores, y refiriendo jurisprudencia aplicable, además de tratarse de productos y servicios en clases distintas del nomenclátor; en resolución de fecha 30 de noviembre de 2009 la OEPM desestimo la alzada, por existir, entre los signos confrontados, Perfumerías Embrujo, en clases 16,35 y 39, y Embrujo, en clase 3, una evidente similitud conceptual y fonética, así como una manifiesta relación entre las aéreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, al reproducir la solicitada el característico vocablo de la marca prioritaria, y que no evitan el riesgo de confusión o de asociación en el publico.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular der una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

CUARTO.-Entrando a conocer las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, debemos hacer referencia en primer lugar a lo actuado en el expediente administrativo, al que se ha hecho referencia anteriormente, siendo obvio que entre los signos confrontados, Perfumerías Embrujo, por un lado, y Embrujo, por otro, para productos y servicios relacionados, esencialmente en materia de perfumería, cosmética y droguería, aun siendo de clases diferentes del nomenclátor, no se producen las mínimas y exigibles diferencias denominativas y fonéticas, como refiere la resolución impugnada, por lo que ab initio el riesgo de confusión es claro, aun siendo también la prioritaria una marca de colonia o fragancia de la oponente, no personada en autos.

Conviene dejar sentado que entre los signos enfrentados no existen disparidades denominativas ni fonéticas, al contener ambos el vocablo Embrujo, dado que el elemento Perfumerías es claramente genérico, y asimismo existe una cierta relación aplicativa, en los productos y servicios referidos de perfumería, cosmética y droguería, como se desprende de lo actuado en el expediente, lo que es motivo suficiente de rechazo de la marca solicitada, al no garantizarse su recíproca compatibilidad, y no excluir el riesgo de confusión, e incluso de asociación, en el mercado, en recta aplicación de la doctrina expuesta en el precedente fundamento jurídico.

En efecto, el examen de la distintividad de la marca solicitada, Perfumerías Embrujo, con la prioritaria oponente Embrujo, desde la perspectiva de una valoración de la semejanza (requerida por la letra b) del artículo 6.1 de la Ley de Marcas ) entre los signos deberá efectuarse atendiendo a una semejanza de conjunto. De esta forma, se permitirá mantener la coexistencia de marcas pertenecientes a distintos titulares que presentan un elemento común siempre que vayan acompañadas de otros signos dotados de suficiente fuerza distintiva para negar la existencia de riesgo de confusión -entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 (marcas Capricho/Capricho Cuétara y Pepe Jeans/Pepe Moya), 28 de julio de 2006 (marcas Pepe Catalá/Don Pepe ) y de 21 de diciembre de 2006 (marcas Pepe Pardo/Don Pepe), cual aquí, sin duda, acontece, dado que la diferencia debemos referirla a Perfumerías Embrujo y Embrujo respectivamente, conjuntos que guardan suficiente parecido como para que pueda considerarse la aplicación de la mencionada prohibición, con lo que el riesgo de confusión está acreditado

Y aunque no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino solamente aquélla que sea susceptible de producir error o confusión, y que la comparación de los signos enfrentados debe efectuarse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, en el caso el elemento primordial es Embrujo.

Y efectuado el examen desde la perspectiva del conjunto fonético-denominativo, es lo cierto que entre la marca solicitada Perfumerías Embrujo, y la opuesta Embrujo existe la semejanza denominativa y fonética referida en la resolución impugnada, y no tienen una diferente composición denominativa y fonética, no dotando a los conjuntos resultantes de una clara distintividad y diferenciación, con lo que se cumple el primer requisito o condición exigidos por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

A este respecto, debemos significar, que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.

QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, a los canales de distribución,... (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, existe asimismo relación aplicativa, aun estando en clases diferentes, dado que los productos y servicios esenciales de ambas lo son en perfumería, cosmética y droguería, lo que conlleva un claro riesgo de confusión y de asociación, además de la evidente notoriedad de la prioritaria Embrujo en este especifico mercado, lo que unido a la falta de diferencias denominativas y fonéticas conllevan el cumplimiento acumulativo de los requisitos exigidos por múltiple jurisprudencia del Tribunal Supremo; y la existencia de otros signos conteniendo la palabra, no genérica e individualizadora, Embrujo, no supone que se esté vinculado por ello; procede por ende desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, considera la Sala que no procede efectuar imposición a la actora de las costas, al no acreditarse temeridad o mala fe.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la recurrente Dª Eloisa ., representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la resolución dictada en 30 de noviembre de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 24 de agosto de 2009, deniega el registro de la marca denominativa Perfumerías Embrujo, nº 2.862.241, en clases 16, 35, y 39; y confirmamos dicha resolución, por ser ajustada a derecho; y todo ello, sin hacer imposición a la actora de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber