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Última revisión
03/06/2021
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 116/2021, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 647/2019 de 05 de Marzo de 2021
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Orden: Administrativo
Fecha: 05 de Marzo de 2021
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: DOMINGUEZ CALVO, ALVARO
Nº de sentencia: 116/2021
Núm. Cendoj: 28079330022021100088
Núm. Ecli: ES:TSJM:2021:2142
Núm. Roj: STSJ M 2142:2021
Encabezamiento
Sala de lo Contencioso-Administrativo
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Mª. Soledad Gamo Serrano
D. Álvaro Domínguez Calvo
En la villa de Madrid, a 5 de Marzo de dos mil veintiuno.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el procedimiento ordinario número 647/2019, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Javier Ungría López, en nombre y representación de SUCESORES DE MANUEL AVILÉS S.L., contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 26 de Junio de 2019, por medio de la cual se estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 20 de noviembre de 2018, y se procede a conceder la marca mixta 'EL ANTEQUERANO' como marca nacional mixta de la clase 43ª del Nomenclator Internacional, al considerar la OEPM que no existe riesgo de confusión con la marca oponente, la marca 'LA ANTEQUERANA' CLASE 42ª, registrada a nombre de la mercantil recurrente.
Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y defendida por el Abogado del Estado; y la entidad HORNO EL ANTEQUERANO S.L., representada por el Procurador Doña Belén Jiménez Torrecillas.
Ha sido Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Álvaro Domínguez Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Antecedentes
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes
Fundamentos
Inicialmente, la OEPM había tenido en cuenta la oposición de la marca nacional 'LA ANTEQUERANA', clase 42, por semejanza fonético denominativa y conceptual, además de semejanza aplicativa, pudiendo inducir a confusión en el mercado según el artículo 6.1b) de la Ley de Marcas.
Sin embargo, interpuesto el recurso de alzada, la OEPM estima el mismo, anulando la resolución recurrida y acordando la concesión del registro solicitado.
Siendo LA ANTEQUERANA marca denominativa y EL ANTEQUERANO marca mixta, considera la Oficina que, en el plano fonético, existen diferencias entre los signos enfrentados, pues si bien es cierto que los signos comparados coinciden en la referencia al municipio de Antequera, tampoco es menos cierto, que se trata de unos términos de no demasiada distintividad y que la marca solicitada incluye adicionalmente un gráfico distintivo. En este sentido, considera que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han considerado en sus sentencias que las denominadas marcas fuertes, o marcas con especial fuerza distintiva, gozan de mayor capacidad obstativa frente a nuevas solicitudes de registro, que las denominadas marcas débiles, o aquéllas que no revisten demasiada distintividad. Teniendo en consideración estos factores, se llega a la conclusión que, de una comparación sintética y global de los signos enfrentados, el público los percibirá como realidades diferentes pertenecientes a su vez a distintos empresarios, por lo que no incurrirá en riesgo alguno de confusión o asociación.
En cuanto a la relación aplicativa, el signo prioritario está registrado para Cl 42: LOS SERVICIOS DE BAR, CAFETERÍA Y RESTAURANTE, y la marca solicitada reivindica: Cl. 43: SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE TEMPORAL; CAFETERÍA. Así, los signos enfrentados amparan productos de una naturaleza similar, por lo que operarán en un mismo ámbito comercial.
Así, teniendo en cuenta las diferencias fonéticas existentes entre los signos y a pesar de la coincidencia en sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores, por lo que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley de Marcas, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.
La parte recurrente considera que la resolución impugnada vulnera el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas.
Así, considera que existe una práctica identidad denominativa entre ellos y que coinciden en los ámbitos aplicativos.
La única diferencia fonética que cabe apreciar entre ambos signos es la que se deriva de la diferente sonoridad de los artículos encabezadores 'EL' y 'LA' y de las letras finales 'O' y 'A' de los vocablos 'ANTEQUERANO' y 'ANTEQUERANA', resultando esa diferencia insignificante para permitir afirmar que las denominaciones presentan las suficientes diferencias fonéticas para excluir todo riesgo de confusión.
Desde el punto de vista conceptual, las marcas enfrentadas resultan totalmente asimilables, puesto que las respectivas expresiones que las identifican evocan el mismo concepto, al hacer referencia a la persona originaria de Antequera.
En cuanto al elemento gráfico de la marca recurrente 'EL ANTEQUERANO' frente al carácter exclusivamente denominativo de la marca 'LA ANTEQUERANA', la mera diferenciación gráfica entre dos signos no puede servir para justificar la compatibilidad entre distintivos cuando existen parecidos de entidad entre las respectivas denominaciones que los identifican.
En cuanto al pretendido carácter descriptivo de los términos, el hecho de que los términos tengan un concreto significado en nuestro idioma, al ser los gentilicios que designan a los originarios de Antequera, no puede servir para justificar la compatibilidad de las marcas en liza bajo un pretendido carácter geográfico del vocablo coincidente y ello porque si este vocablo se encuentra registrado como marca, debe presumirse como totalmente distintivo y caracterizador.
Por todo ello es evidente la posibilidad real de confusión o asociación entre signos, y la existencia de otras marcas que incorporen en su denominación los vocablos 'ANTEQUERANO-ANTEQUERANA', no puede servir para prejuzgar la decisión que deba adoptarse en el presente recurso.
El Abogado del Estado, por su parte, solicita la desestimación de la demanda, alegando que, al referirse ambas marcas al mismo gentilicio, el hecho de ser en un caso el gentilicio masculino y en el otro el femenino, es de por sí un elemento distintivo suficiente para evitar que un consumidor pueda incurrir en confusión entre ambas marcas.
A ello debe añadirse el hecho de que la marca 'EL ANTEQUERANO', a diferencia de la previamente registrada 'LA ANTEQUERANA', incorpora un elemento gráfico distintivo que dificulta todavía más que los consumidores puedan identificar al prestador de servicios amparado por aquélla con el amparado por ésta.
De la comparación sintética y global entre los signos se llega a la conclusión de que el público los percibirá como realidades diferentes pertenecientes a su vez a distintos empresarios, siendo las diferencias entre las marcas en conflicto tan claras en el aspecto gráfico que no existe riesgo alguno de confusión en el consumidor.
Por su parte, la codemandada HORNO EL ANTEQUERANO S.L. solicita igualmente la desestimación de la demanda.
Así, no existe riesgo de confusión o asociación puesto que la marca EL ANTEQUERANO es mixta y presenta diseño, no existiendo identidad o semejanza con la marca LA ANTEQUERANA hasta el punto de crear riesgo de confusión o asociación para el consumidor. No concurren en el presente supuesto los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley de Marcas, por existir entre los signos enfrentados diferencias de conjunto más que suficientes como para que desde una perspectiva de conjunto se perciban como realidades suficientemente diferenciadas.
Expuestas ya la resolución impugnada, los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, el análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor:
Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.
Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas, STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].
Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
Por consiguiente, dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.
Desde la primera de las perspectivas enunciadas, es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.
Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas, SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].
En el presente supuesto, como hemos indicado, la resolución impugnada en esta sede jurisdiccional accede al registro de la marca mixta 'EL ANTEQUERANO' por considerar que no concurre semejanza fonético denominativa y conceptual con la marca denominativa 'LA ANTEQUERANA', y por consiguiente, que no concurre la prohibición relativa prevista en el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas. En cualquier caso, se acepta, y no se discute por las partes, la semejanza en el ámbito aplicativo, pues mientras el signo prioritario está registrado para la clase 42 del Nomenclátor Internacional (servicios de bar, cafetería y restaurante), la marca solicitada reivindica servicios de la clase 43 (servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal y cafetería), por lo que resulta evidente que se trata de amparar productos de una naturaleza similar y que operarán en un mismo ámbito comercial.
Siendo esto así, hemos de recordar que el art. 6.1.b) dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
En todo caso debemos tener en cuenta que, como ha señalado reiterada jurisprudencia, en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en igual sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, debiendo hacerse el análisis del riesgo de confusión desde una perspectiva racional y lógica, en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida, concluyendo que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán ser examinados por los tribunales de instancia.
Pues bien, atendiendo a las anteriores consideraciones, esta Sala considera evidente la similitud entre los signos enfrentados, y, del mismo modo, la similitud del campo aplicativo.
En cualquier caso, la Sala considera conveniente realizar una precisión en el caso presente. Y es que, en todo caso, debemos partir del principio rector de la política social y económica consagrado en el artículo 51 de la Constitución, la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Así, en la comparación de las marcas en liza, esta Sala no sólo va a tratar de asegurar la tutela de los intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia de las transacciones económicas, sino fundamental y esencialmente, a garantizar la protección de los derechos de los consumidores. Esta protección se ha de proyectar necesariamente en el acto de elección de los productos y servicios ofrecidos, de manera que puedan distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
Pues bien, teniendo en cuenta estos postulados, consideramos, en contra del criterio final sostenido por la Oficina, que resulta evidente la similitud entre los signos enfrentados, de manera que, de permitirse el acceso al registro de la marca 'EL ANTEQUERANO', se produciría un inevitable riesgo de confusión para el consumidor medio.
En efecto, consideramos, al igual que la recurrente, que existe práctica identidad denominativa entre ambos signos, pues la única diferencia fonética entre ellos es la que se deriva de los artículos encabezadores 'EL' y 'LA' y de las letras finales 'O' y 'A', como consecuencia de que una expresión tiene género masculino y la otra femenino.
También existe una clara semejanza desde el punto de vista conceptual, puesto que efectivamente, las expresiones que las identifican evocan el mismo concepto, la persona originaria de Antequera.
La Sala considera, además, que una vez concedido e inscrito el signo prioritario, 'LA ANTEQUERANA', éste debe gozar de protección, no pudiendo considerarse que el carácter geográfico del vocablo no le haga merecedor de protección y pueda justificar una supuesta compatibilidad entre ambas marcas. Al estar registrado el vocablo prioritario como marca, debe considerarse que goza de distinción y caracterización para diferenciar los productos y servicios que protege.
Resulta decisivo, a nuestro entender, que la marca 'EL ANTEQUERANO', no añada ningún otro elemento distintivo en su denominación. Diferente podría haber resultado el supuesto si se hubieran añadido otros elementos denominativos que gozasen de suficiente sustantividad y distinción, pero al no haberse efectuado, consideramos que existe una gran similitud entre las expresiones, ya que únicamente varía el género de las mismas.
Consideramos igualmente que el elemento gráfico que se añade a la marca 'EL ANTEQUERANO' no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión y asociación que genera la similitud denominativa y de productos, ya que el elemento preponderante de ambas marcas es el denominativo y el elemento gráfico añadido juega una función, en este caso, de carácter secundario. Y ello por cuanto el elemento denominativo va a ser el que atraiga la atención de los consumidores, el determinante de su elección de optar por el consumo de una u otra marca. Así, consideramos que, siendo los signos semejantes, y similares también los productos o servicios que se designan, existe un claro riesgo de confusión en el público que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
En consecuencia, y en virtud de todo lo anterior, es evidente la concurrencia de la prohibición relativa del art. 6.1.b), y que, si se permitiera el acceso al Registro de la marca solicitada, se generaría un evidente riesgo de confusión y asociación para cualquier consumidor.
Procede, por ello, la estimación íntegra del recurso interpuesto y la revocación de la resolución impugnada.
En virtud de lo expuesto,
Fallo
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Javier Ungría López, en nombre y representación de SUCESORES DE MANUEL AVILÉS S.L., contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de junio de 2019, por medio de la cual se estimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 20 de noviembre de 2018. Por consiguiente, anulamos la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de junio de 2019, por considerar que la misma resulta contraria al Ordenamiento Jurídico, procediendo en consecuencia denegar la marca 'EL ANTEQUERANO', mixta, en la clase 43 del Nomenclátor Internacional.
Imponer a las partes demandadas las costas procesales, con el límite máximo y en la forma establecida en el último de los fundamentos de derecho de la presente sentencia.
Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma cabe interponer recurso de casación cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación. En el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando el interés casacional objketivo que se pretenda, y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0647-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.