Sentencia Administrativo Nº 126/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 413/2014 de 16 de Febrero de 2016

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2014/0015625

Procedimiento Ordinario 413/2014

RECURSO 413/2014

SENTENCIA NÚMERO 126/16

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

----------

Iltmos. Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera

---------------------

En la Villa de Madrid, a diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso- administrativo número 413/2014, interpuesto por 'SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM', representada por el Procurador Sr. Gamarra Megías, contra la Resolución de 30 de mayo de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 10 de diciembre de 2013 por la que se acordó la concesión de la marca mixta nº 3081208 'ESTRELLA DE MAR'. Han sido partes demandadas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS), representada por el Abogado del Estado y la 'MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR', representada por la Procurador Sra. García Abascal

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de las partes demandadas para contestación a la demanda, lo que verificaron, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraron pertinentes, terminaron suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 11 de febrero de 2016 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera.

Fundamentos

PRIMERO.-La resolución recurrida acordó el registro de la marca mixta nº 3081208 'ESTRELLA DE MAR' para distinguir en la clase 41 'Edición de libros; Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales'.

Las dos marcas prioritarias oponentes de las que es titular el recurrente se denominan 'ESTRELLA DAMM' y amparan en la clase 41 idénticos servicios a los referidos anteriormente.

SEGUNDO.-El artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001 señala que 'no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 , en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras' : '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: 'En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 y de 25 de enero de 2006 , que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

TERCERO.-En el caso presente las alegaciones del demandante han de ser rechazadas. Se hace referencia a la existencia de una familia de marcas que operan en el mercado con un elemento común, como es el vocablo 'ESTRELLA', respecto al cual centra todas las alegaciones al realizar la comparación de los signos marcarios en conflicto en este proceso. Añade que los servicios de la clase 41 son idénticos, que existen precedentes administrativos que han denegado marcas que incorporan el vocablo 'ESTRELLA' en la clase 41 por incompatibilidad con las marcas de su titularidad y finalmente aduce la notoriedad de sus marcas prioritarias.

Pues bien, en la STS de 21 de julio de 2015 (recurso de casación nº 3082/2013 ) se resuelve en sentido desestimatorio el recurso interpuesto por el aquí recurrente contra la sentencia de esta Sala y Sección de fecha 24 de julio de 2013 que declaró la compatibilidad de los signos en conflicto 'ESTRELLA MUDÉJAR' frente a 'ESTRELLA DAMM', la primera denominativa para bebidas alcohólicas (clase 33, a excepción de las cervezas) y las segundas mixtas en clase 33 para cervezas. En la referida STS se indicaba lo siguiente: 'Resulta evidente que los signos confrontados guardan evidentes diferencias fonéticas, denominativas, conceptuales y gráficas, en los respectivos conjuntos, no siendo el elemento esencial Estrella , por cierto termino común en múltiples marcas , esencialmente de cerveza, sino Mudéjar, no contenido en ninguna de las marcas oponentes, siendo por ende que los respectivos conjuntos no guardan la mínima y exigible semejanza como para la aplicación de la prohibición relativa en cuestión, dado que tampoco visual ni conceptualmente son parecidos, fundamentalmente al ser la mayor parte de las oponentes de carácter mixto, con gráficos exclusivos y notorios, que suponen una mayor diferenciación con el signo solicitado.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados '.

Por ello, y con el examen fonético, denominativo, conceptual, grafica e incluso visual, de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos claramente diferentes, con lo que del citado examen conjunto de los signos confrontados, como se ha dicho, se infiere disparidad suficiente como para desestimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.

Es claro, por tanto, que si los signos confrontados son conjuntos diferentes y diferenciados y por ello no confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la concesión de registro de la marca denominativa interesada, dado que tampoco se acredita riesgo de que el mercado o los consumidores de los específicos productos y servicios de ambas empresas, en un caso vino, y en los otros cerveza, puedan confundir los signos y sus respectivos orígenes empresariales, en cuanto que no cabe negar la existencia de diferencias denominativas, conceptuales, graficas y fonéticas entre los conjuntos, lo que supone que no se cumple el primero de los requisitos establecidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, y en todo caso no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo y fonético, es lo cierto que entre el signo denominativo solicitado, Estrella Mudejar, y las diversas marcas opuestas, Estrella Damm, Estrella Dorada, Estrella Rosada y Estrella Roja, la mayoría de carácter mixto, como se ha dicho, se acredita la exigible diferenciación denominativa, conceptual y fonética, además de grafica, mencionada en la resolución impugnada, cuyos fundamentos se comparten, al tener los signos una diferente composición denominativa, fonética, y grafica, lo que dota a los conjuntos de diferencias evidentes ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 .'.

Tal razonamiento jurídico es trasladable al caso de autos, pues la necesaria y obligada comparación global y en conjunto de las marcas enfrentadas impide apreciar, a juicio de esta Sala, la existencia de similitudes de tipo denominativo, fonético ni conceptual suficientes a los efectos de apreciar un riesgo de error o asociación indebidos por parte del consumidor. No podemos obviar que tanto la marca solicitada y concedida como las prioritarias oponentes están formadas por dos vocablos, que aunque coincidentes en el primero de ellos 'ESTRELLA', lo cierto es que no es el único a valorar. Así, en la marca concedida se añade 'DE MAR', dotando al conjunto así formado de una distintividad propia. En cuanto a las marcas prioritarias, las alegaciones del recurrente se centran en la fuerza distintiva de 'ESTRELLA', obviando cualquier tipo de consideración en torno al conjunto, del que resulta que el vocablo 'DAMM', de fantasía, lo dota asimismo de una distintividad propia como para permitir apreciarlo suficientemente dispar de la marca concedida, resultando ser además el elemento predominante en atención a las consideraciones que respecto a tales vocablos se contienen en la STS antes transcrita.

CUARTO.-En lo atinente a la supuesta infracción del art. 8 de la Ley de Marcas , en relación con el carácter notorio de las marcas prioritarias, la antes citada STS abordó esta cuestión del siguiente modo, igualmente extrapolable al caso de autos: 'Por otra parte, es sobradamente conocido que las marcas oponentes son de cerveza, notorias por ello en dicho especifico sector, pero no se demuestra ni acredita que la solicitada, para vino, pueda suponer riesgo alguno de confusión entre los consumidores y menos aun de asociación sobre los origen enes empresariales respectivos, y, por ello, menos si cabe acerca de un hipotético aprovechamiento indebido de la notoriedad de la familia de marcas oponente, por lo que no es aplicable tampoco el art. 8 de la Ley.'.

(...) 'La mercantil recurrente entiende que la Sentencia de instancia ha infringido el artículo 8 de la Ley de Marcas en varios aspectos, al no haber otorgado la debida protección legal a las marcas notorias opuestas a la solicitada.

(...) 'El motivo no puede prosperar. Ciertamente la notoriedad de las marcas que ostentan tal carácter supone en el designio del legislador una protección reforzada en dos aspectos, a los cuales se refiere la parte recurrente en su motivo. Por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento. Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece -tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas, tal como se recoge expresamente en el propio artículo 8 que se invoca.

Sucede, sin embargo, que nada hay en la Sentencia impugnada que contradiga todo lo anterior. La mercantil recurrente parece partir del error de que no es preciso el riesgo de confusión entre signos o de asociación entre ellos y su origen empresarial para otorgar la protección a la marca notoria, lo que no es cierto. En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección.

Pues bien, lo que se refleja en la motivación de la Sentencia es que la Sala de instancia no ha apreciado que haya, como consecuencia de la coincidencia del vocablo ' estrella ', la existencia de riesgo alguno de confusión entre los signos enfrentados o de asociación del origen empresarial de los mismos. Así, in fine del primer párrafo del fundamento quinto, se afirma con toda claridad que 'los respectivos conjuntos no guardan la mínima y exigible semejanza para la aplicación de la prohibición relativa en cuestión, dado que tampoco visual ni conceptualmente son parecidos'. Sin que el inciso final en el que se añade 'fundamentalmente al ser la mayor parte de las oponentes de carácter mixto, con gráficos exclusivos y notorios, que suponen una mayor diferenciación con el signo solicitado' pueda interpretarse como hace la recurrente en el sentido de que sea el carácter notorio lo que suponga una mayor diferenciación y por tanto implique una menor protección: simplemente se expresa que la existencia de tales elementos gráficos ('exclusivos y notorios') suponen una mayor diferenciación respecto a la marca solicitada dado el carácter denominativo de ésta. Y luego más adelante la Sala insiste ampliamente en dicho fundamento sobre la diferencia entre los conjuntos de signos enfrentados.

(...) 'Pues bien, conviene precisar que teniendo una indudable y estrecha proximidad los circuitos comerciales de vino y cerveza, ambos alcoholes de baja graduación, y más aun siendo notorias las marcas opuestas, el riesgo de confusión o de asociación ha de valorase de forma estricta en grado sumo. Lo que sucede es que la acertada apreciación de la Sala de instancia sobre la clara diferenciación de las marcas enfrentadas hace irrelevante la referida ambigüedad; así tiene razón la Sala en cuanto a la inexistencia de riesgo de confundibilidad, dado que la marca solicitada denominativa tiene como elemento predominante no el término estrella , relativamente común en el sector de alcoholes, sino el adjetivo mudéjar, con un conjunto expresivo resultante claramente distintiva, mientras que lo mismo sucede con algunas de las marcas opuestas con los adjetivos que les acompañan, a lo que se suma que muchas de ellas contienen un elemento gráfico. Todo ello supone que dada la inexistencia de riesgo de confusión y de asociación entre los signos enfrentados, incluso con la protección reforzada de las marcas notorias opuestas, la concesión de la solicitada resulte conforme a derecho, sin que resulte vulnerado ni el artículo 8 de la Ley de Marcas ni nuestra jurisprudencia sobre la protección de marcas notorias.'.

Finalmente, debemos añadir que los precedentes administrativos citados por el recurrente no son vinculantes para los órganos judiciales, como reiteradamente afirma la jurisprudencia del TS.

QUINTO.-Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art. 139.1 y 3 LJCA , son de expresa imposición a la parte demandante, fijándose en la cantidad máxima de 1.000 euros el importe de los honorarios de cada uno de los letrados de la parte contraria, más los derechos del procurador del codemandado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 'SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM', representada por el Procurador Sr. Gamarra Megías, contra la Resolución de 30 de mayo de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 10 de diciembre de 2013 por la que se acordó la concesión de la marca mixta nº 3081208 'ESTRELLA DE MAR', que se confirma, condenando a la parte actora a abonar las costas procesales causadas hasta el límite fijado en esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. José Ramón Chulvi Montaner

Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera