Acerca de operadores lógicos
Última revisión
08/07/2021
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 130/2021, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 657/2019 de 12 de Marzo de 2021
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Relacionados:
Tiempo de lectura: 21 min
Orden: Administrativo
Fecha: 12 de Marzo de 2021
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: DOMINGUEZ CALVO, ALVARO
Nº de sentencia: 130/2021
Núm. Cendoj: 28079330022021100142
Núm. Ecli: ES:TSJM:2021:2925
Núm. Roj: STSJ M 2925:2021
Encabezamiento
Sala de lo Contencioso-Administrativo
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Álvaro Domínguez Calvo
Dª. Mª. Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a 12 de Marzo de dos mil veintiuno.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el procedimiento ordinario número 657/2019, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Doña Gabriella Demichelis Alloco, en nombre y representación de LA INMO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L., contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 17 de Julio de 2019, por medio de la cual se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 17 de abril de 2019, por medio de la cual se procede a la concesión de la marca LA INMO (mixta), para servicios de las clases 35, 36 y 41, no teniéndose en cuenta la oposición de la marca nacional 3610228 LAIMO de la clase 36 y marca nacional 2274324 LA INMO (mixta) de la clase 36.
Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Álvaro Domínguez Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Antecedentes
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes
Fundamentos
Habiendo recurrido en alzada contra la resolución de 17 de abril de 2019 la entidad LA INMO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L., en la resolución impugnada se comparan los signos en conflicto, el signo prioritario 'la inmo' (mixto) y 'LAINMO_' (mixto), y se considera que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos, considerándose la expresión 'lainmo' descriptiva para los servicios de la clase 36 'servicios inmobiliarios' y por lo tanto no apropiables a título privativo, no apreciándose, por tanto, riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.
La parte recurrente considera que la resolución impugnada vulnera el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, al considerar que existe semejanza visual, fonética, denominativa y entre los ámbitos aplicativos que conllevan que pueda existir riesgo de confusión entre el público consumidor medio.
Visualmente, ambas marcas comparten los mismos elementos denominativos, 'LA INMO', encontrándose ambos términos en la misma posición dentro de cada uno de los conjuntos gráfico-denominativos. Las únicas diferencias entre ambas marcas son dos y totalmente irrelevantes, según ha entendido la jurisprudencia en casos similares: la presentación de la marca anterior en letras minúsculas y la impugnada en mayúsculas, y que 'la inmo' está escrita de forma separada en la prioritaria y en un único término en la impugnada. Aplicando la impresión auditiva global se puede observar, en consecuencia, que las marcas son elevadamente similares. A nivel fonético, las marcas en liza son idénticas.
Conceptualmente, nos encontramos ante un término de fantasía. Contrariamente a lo indicado por la Oficina, el término 'lainmo' no es descriptivo de los servicios prestados. En todo caso, 'Inmo' podría entenderse como diminutivo de 'Inmobiliaria', pero de forma original se ha acotado dicho término para que no resulte descriptivo, sino más bien evocativo de los productos, para que se permita su acceso registral.
En cuanto a la comparación entre los ámbitos aplicativos, los pretendidos (de las clases 35, 36 y 41) son servicios relacionados directamente con el sector inmobiliario, que estarían incluidos dentro de los servicios inmobiliarios amparados por la marca anterior de la recurrente. Así, existe una evidente conexión entre los servicios indicados en las clases 35, 36 y 41 de la parte contraria (servicios relacionados con el sector inmobiliario) y los servicios inmobiliarios amparados en la clase 36 por la recurrente.
El Abogado del Estado, por su parte, solicita la desestimación del recurso, manifestando que en el caso que nos ocupa, una consideración ponderada de la marca nacional cuyo registro se autoriza (LAINMO) y la marca en conflicto (LA INMO) ha de conducir necesariamente a la conclusión de que debe resultar posible la protección registral de la marca que en su día se pretendió y a la que se opuso el ahora recurrente, por existir diferencias en su conjunto mixto, considerándose la expresión 'lainmo' descriptiva para los servicios de la clase 36 y existir suficientes diferencias aplicativas, no apreciándose, por tanto, riesgo de confusión y/o asociación con las marcas anteriores. Debe atenderse al conjunto gráfico- denominativo y no sólo a alguno de sus elementos aisladamente considerados.
Expuestas ya la resolución impugnada, los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, el análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor:
Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.
Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas, STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].
Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
Por consiguiente, dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.
Desde la primera de las perspectivas enunciadas, es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.
Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas, SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].
En el presente supuesto, como hemos indicado, la resolución impugnada en esta sede jurisdiccional accede al registro de la marca mixta 'LAINMO_', por cuanto entre la marca prioritaria 'la inmo' (mixta) y la marca solicitada existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellas, considerándose la expresión 'lainmo' descriptiva para los servicios de la clase 36 'servicios inmobiliarios' y por lo tanto no apropiables a título privativo, no apreciándose, por tanto, riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.
La marca anterior se encuentra concedida para servicios de la clase 36, y la marca solicitada, a cuyo registro accede la Oficina, lo es para servicios de las clases 35, 36 y 42 del Nomenclátor, esto es:
-Clase 35. Asistencia empresarial relacionada con una franquicia de agencias inmobiliarias.
-Clase 36. Servicios de seguros inmobiliarios: financiación inmobiliaria: gestión de inversiones inmobiliarias; gestión financiera de proyectos inmobiliarios; servicios de gestión para inversión inmobiliaria; servicios de préstamos inmobiliarios; operaciones financieras; operaciones monetarias; cobro de alquileres; negocios inmobiliarios; administración de bienes inmobiliarios; agencia inmobiliaria; alquiler de bienes inmuebles; servicios de valoración y tasación de bienes inmobiliarios; servicios inmobiliarios; suministro de información sobre negocios inmobiliarios por Internet.
-Clase 41. Formación en el ámbito inmobiliario; servicios de educación y formación en materia de gestión inmobiliaria.
Siendo esto así, hemos de recordar que el art. 6.1.b) dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
En todo caso debemos tener en cuenta que, como ha señalado reiterada jurisprudencia, en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en igual sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, debiendo hacerse el análisis del riesgo de confusión desde una perspectiva racional y lógica, en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida, concluyendo que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán ser examinados por los tribunales de instancia.
Pues bien, atendiendo a las anteriores consideraciones, esta Sala considera evidente la similitud entre los signos enfrentados, y, del mismo modo, la similitud del campo aplicativo.
En cualquier caso, la Sala considera conveniente realizar una precisión en el caso presente. Y es que, en todo caso, debemos partir del principio rector de la política social y económica consagrado en el artículo 51 de la Constitución, la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Así, en la comparación de las marcas en liza, esta Sala no sólo va a tratar de asegurar la tutela de los intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia de las transacciones económicas, sino fundamental y esencialmente, a garantizar la protección de los derechos de los consumidores. Esta protección se ha de proyectar necesariamente en el acto de elección de los productos y servicios ofrecidos, de manera que puedan distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
Pues bien, teniendo en cuenta estos postulados, consideramos, en contra del criterio sostenido por la Oficina, que resulta evidente la similitud entre los signos enfrentados, de manera que, de permitirse el acceso al registro de la marca pretendida, se produciría un inevitable riesgo de confusión para el consumidor medio.
En efecto, consideramos, al igual que la recurrente, que existe identidad denominativa y fonética, y que la impresión auditiva global al pronunciarse ambas marcas es prácticamente la misma. De esta manera, ambos vocablos están compuestos por las mismas letras ('la inmo' y 'LAINMO_'), y la circunstancia de que la marca anterior se descomponga en dos términos separados y se escriba con letras minúsculas resulta totalmente irrelevante a la hora de comparar ambos signos presentados, dada la semejanza denominativa y fonética existente.
Ciertamente, no puede considerarse un término meramente descriptivo de los servicios prestados, pues por sí mismo nada significa, pudiéndose entender como diminutivo de la palabra 'inmobiliaria', pero no siendo 'LA INMO' el término que usualmente se utiliza para describir servicios inmobiliarios de la clase 36.
La Sala considera, además, que una vez concedido e inscrito el signo prioritario, 'la inmo', éste debe gozar de protección, no pudiendo considerarse que el carácter descriptivo del vocablo no le haga merecedor de protección y pueda justificar una supuesta compatibilidad entre ambas marcas. Al estar registrado el vocablo prioritario como marca, debe considerarse que goza de distinción y caracterización para diferenciar los productos y servicios que protege. Y es que, en efecto, cuando nos encontramos, como en este caso, con una marca ya otorgada (la de la recurrente), cuya validez no consta que haya sido atacada en momento alguno, no pueden ser invocadas razones como el carácter descriptivo del término, la disponibilidad y no susceptibilidad de monopolio (razones que, en su caso, debieron ser tenidas en cuenta a la hora de otorgar o denegar el registro), para restringir, con base en esa sola consideración, el alcance del derecho de exclusiva que la marca otorga.
Resulta decisivo, a nuestro entender, que la marca 'LAINMO', no añade ningún otro elemento distintivo en su denominación. Diferente podría haber resultado el supuesto si se hubieran añadido otros elementos denominativos que gozasen de suficiente sustantividad y distinción, pero al no haberse efectuado, consideramos que existe práctica identidad entre las expresiones.
Además existe semejanza en el ámbito aplicativo, pues la marca anterior está registrada para servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional y la concedida por la Oficina para servicios de las clases 35, 36 y 41, estando todos ellos relacionados con el ámbito inmobiliario, resultando clara en todos estos casos la estrecha relación aplicativa. La marca pretendida puede proyectarse, ciertamente, sobre un amplio espectro de servicios de negocios relacionados todos ellos con el ámbito inmobiliario, como se pone de manifiesto de su lectura en las líneas precedentes.
Consideramos igualmente que la diferente grafía que existe entre las marcas no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión y asociación que genera la similitud denominativa y de productos, ya que el elemento preponderante de ambas marcas es el denominativo y el elemento gráfico añadido juega una función, en este caso, de carácter secundario. Y ello por cuanto el elemento denominativo va a ser el que atraiga la atención de los consumidores, el determinante de su elección de optar por el consumo de una u otra marca. Así, consideramos que, siendo los signos prácticamente idénticos, y similares también los productos o servicios que se designan, existe un claro riesgo de confusión en el público que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
En consecuencia, y en virtud de todo lo anterior, es evidente la concurrencia de la prohibición relativa del art. 6.1.b), y que, si se permitiera el acceso al Registro de la marca solicitada, se generaría un evidente riesgo de confusión y asociación para cualquier consumidor.
Procede, por ello, la estimación íntegra del recurso interpuesto y la revocación de la resolución impugnada.
En virtud de lo expuesto,
Fallo
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Gabriella Demichelis Alloco, en nombre y representación de LA INMO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L., contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de julio de 2019, por medio de la cual se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 17 de abril de 2019. Por consiguiente, anulamos las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas indicadas, por considerar que las mismas resultan contrarias al Ordenamiento Jurídico, procediendo en consecuencia denegar la inscripción de la marca número 3728756 'LAINMO' mixta para servicios de las clases 35, 36 y 41 del Nomenclátor Internacional.
Imponer a la Administración demandada las costas procesales, con el límite máximo y en la forma establecida en el último de los fundamentos de derecho de la presente sentencia.
Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma cabe interponer recurso de casación cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación. En el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando el interés casacional objketivo que se pretenda, y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0657-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.