Sentencia Administrativo Nº 1318/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9, Rec 430/2004 de 24 de Octubre de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9

MADRID

SENTENCIA: 01318/2007

SENTENCIA Nº 1318

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION NOVENA

Ilmos Sres.:

Presidente:

Don Ramón Veron Olarte

Magistrados:

Dª. Angeles Huet de Sande

D. Juan Miguel Massigoge Benegiu

Dª. Berta Santillán Pedrosa

D. José Luis Quesada Varea

Doña Margarita Pazos Pita

En la Villa de Madrid a veinticuatro de octubre de dos mil siete.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso contencioso administrativo nº 430/04, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Teresa Rodríguez Pechin, en nombre y representación de "Guccio Gucci, S.p.A.", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 18 de diciembre de 2003, confirmada en vía administrativa por la resolución dictada por dicha Oficina con fecha 25 de marzo de 2004; habiendo sido parte la Administración demandada, representada por la Abogacía del Estado.

Antecedentes

PRIMERO: Interpuesto el recurso y seguidos los trámites previstos en la ley, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, dándose cumplimiento a este trámite dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ser ajustada a Derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO: Por la Abogacía del Estado se contesta a la demanda, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a Derecho.

TERCERO: No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se presentaron por las partes escritos de conclusiones y quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO: En este estado se señala para votación y fallo el día 20 de septiembre de 2007, teniendo lugar así.

QUINTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Berta Santillán Pedrosa.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpone por "Guccio Gucci, S.p.A" contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de diciembre de 2003, confirmada en vía administrativa por la resolución dictada por dicha Oficina, con fecha 25 de marzo de 2004. Dichas resoluciones conceden la inscripción de la marca grafica nº 2.520.430 para amparar productos de la clase 14 tales como metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no incluidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. Punzón para el contraste de objetos fabricados con metales preciosos.

Y se concede su inscripción porque se considera que: "Las marcas enfrentadas se caracterizan por tener como nota común, un grafismo de la letra "G" y, teniendo en cuenta, que una reiterada doctrina del Tribunal Supremo ha establecido que las letras del alfabeto, por si mismas, no son signos distintivos reivindicables frente a los demás por no poderse monopolizar, ya que solo se permite su registro cuando tengan especiales características graficas que las singulariza, ya que de otro modo, no pueden monopolizarse, por ser de uso común. Y en el presente caso, las marcas enfrentadas guardan notables diferencias graficas que hacen que se distingan claramente, una de otra, pudiendo convivir sin riesgo de confusión en el mercado".

SEGUNDO.- En la demanda presentada por la parte actora, la entidad "Guccio Gucci, S.p.A." se solicita la nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas. Y ello porque considera que la marca cuya inscripción se ha concedido es incompatible con la marca de su titularidad nº 598.277 consistente en la letra "G" y que ampara productos de la clase 14 tales como "metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no incluidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas, relojes e instrumentos cronométricos".

Entiende que deben anularse las resoluciones administrativas impugnadas porque la marca concedida coincide con la marca oponente no solo en su denominación sino también en el campo comercial que protege, todo lo cual puede causar confusión en el mercado consumidor de los productos que amparan. Insiste en que el riesgo de confusión es evidente ya que las marcas enfrentadas están constituidas por una similar representación de la consonante "G" por lo que en conjunto dan la misma impresión al consumidor provocando el riesgo de confusión y en su caso riesgo de asociación que se prohíbe en el articulo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas .

Asimismo mantiene que, además, de la infracción de la prohibición relativa contenida en el articulo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , el registro de marca cuya nulidad se insta también esta incluido en otra prohibición relativa como es la del articulo 8 del mismo texto legal. Y ello por el carácter notorio de la marca de la actora lo que supone un consiguiente e injustificado aprovechamiento de la reputación de la marca de la actora por la parte contraria debido a su fama y renombre.

TERCERO.- Así planteados los términos de la litis, ha de señalarse que el articulo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , regula la prohibición relativa de registro de marcas y por ello dispone que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior.

Cabe hacer extensible a este precepto legal la doctrina jurisprudencial elaborada por el Tribunal Supremo en torno al derogado articulo 12.1.a) de la anterior Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , dada la sustancial identidad entre ambos preceptos, doctrina que pone de manifiesto que la ley basa la interdicción de un nuevo signo no sólo en que sea idéntico o semejante fonética o gráfica o conceptualmente con otro precedente, sino también en que los productos o servicios a los que designen sean idénticos o similares, y en consecuencia, para rechazar un signo como nueva marca deben concurrir las dos semejanzas o identidades: la gráfica, fonética o conceptual, que podríamos llamar denominativa, y la aplicativa, y sólo con que una de ellas no se aprecie, el nuevo signo deberá admitirse, facilitándose así la accesibilidad registral en consonancia con el principio constitucional de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. En definitiva, se trata de evitar la coexistencia de signos que induzcan a confusión al consumidor medio por el riesgo de asociación que conlleven, al poder creer que los productos que amparan provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas.

Por tanto, del referido articulo 6.1 citado se desprende que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben de tenerse en cuenta los siguientes factores: 1) La posible identidad ó semejanza fonética, gráfica ó conceptual entre la marca solicitada y los signos prioritarios contrapuestos; 2º) La posible identidad ó semejanza de los productos o servicios que designan y 3º) que tales identidades ó semejanzas produzcan un riesgo de confusión en el público ó de asociación con la marca anterior.

Cabe manifestar, asimismo, por su importancia en la resolución de la cuestión controvertida en la presente litis, que en el examen de la semejanza denominativa y fonética de las marcas enfrentadas ha de atenderse al término que constituye el elemento dominante, prevalente o preponderante de la formación de las denominaciones, y que se configura como elemento distintivo fundamental, según pone de relieve la doctrina jurisprudencial (entre otras, STS de 8 de marzo de 2005 ).

CUARTO.- En el supuesto enjuiciado no existe, a criterio de la Sala, un grado de semejanza denominativa entre los signos enfrentados perceptible. Aunque pudiera admitirse a efectos meramente dialécticos que las marcas enfrentadas consisten en un grafismo de la letra G, debe recordarse la doctrina fijada por el Tribunal Supremo de tal manera que al ser una letra del alfabeto no se puede monopolizar fonéticamente por ninguna marca y, por tanto, a lo que debe atenderse, en su caso, es a la configuración grafica de la misma que si se puede monopolizar y por tanto proteger frentes a marcas posteriores que quieren inscribirse con idéntica grafía. Y en el caso analizado se aprecian por esta Sala importantes diferencias graficas entre las marcas en litigo. Así, la marca que se ha inscrito es un grafico que en si mismo no representa letras del alfabeto pues el grafico que forma, ni en su representación ni en su diseño, puede ser confundido con alguna letra del alfabeto ni mucho menos con la letra G. Concretamente, la marca inscrita lo forma una grafico que se cierra circularmente de forma completa por lo que casi no es discernible la letra G a diferencia de la marca de la recurrente que si es una G mayúscula perfectamente discernible y sin especiales características graficas.

Asimismo, no puede olvidarse que la comparación de los signos enfrentados debe hacerse teniendo en cuenta todos los elementos integrantes, sin descomponer la unidad que forman, pues el impacto que se proyecta al consumidor es el resultado del conjunto y no la atención en alguno de sus elementos de forma particular como así se dirige la tesis que mantiene la recurrente al intentar descomponer el grafico de la marca inscrita para obtener del mismo la grafía de la letra G.

Por todo lo expuesto, las sustanciales diferencias graficas existentes entre las marcas enfrentadas, independientemente de la similitud en el campo comercial en que van a operar, permite afirmar que no puede concurrir un claro riesgo de asociación en el mercado sobre los productos a que tales marcas se contraen, y no se induce a un consumidor medio a pensar que se encuentra frente a productos y servicios que proceden de una misma entidad empresarial y, en consecuencia, es posible la coexistencia de ambas marcas en el mercado al no generarse riesgo de confusión.

Es decir, lo expuesto lleva a la conclusión de que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 citado, por existir entre los signos enfrentados suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público. En efecto, las circunstancias anteriormente citadas posibilitan que el público perciba las marcas enfrentadas, de un lado como realidades diferentes, y de otro como realidades independientes pertenecientes a distintos empresarios, por lo que no incurrirá en riesgo alguno de confusión o de asociación a pesar de la coincidencia en el campo comercial pues basta con que no se de una de las circunstancias previstas en el articulo 6.1 .b) referido para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Así se pronuncia el Tribunal Supremo en la sentencia de fecha 22 de junio de 2005 .

QUINTO.- Alega, también, la actora, que en este caso debe prescindirse del principio de especialidad por ser notoria la marca por ella opuesta, al amparo del articulo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas .

Ciertamente, como se argumenta en la demanda, la notoriedad se ha visto claramente reforzada en la nueva Ley de Marcas de 2001 , en relación con la anterior Ley de Marcas de 1988 , en el sentido de no ser de aplicación el principio de especialidad en los casos de tratarse de una marca notoria o renombrada.

Dispone así, el articulo 8, apartados 1 y 2, de la Ley 17/2001, de Marcas , que: "1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados".

La Ley 17/2001, de Marcas, contiene, por primera vez en nuestro ordenamiento, en su articulo 8 una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, y cuando la marca es conocida por el público en general se considera que la misma es renombrada. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en fecha 11 de noviembre de 2005 , la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, ha efectuado la nueva Ley 17/2001 . Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias -y de las renombradas-, entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispone que, una vez registradas, serán objeto de protección por encima del principio de especialidad, es decir, sin tener en cuenta en el análisis comparativo la similitud aplicativa. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad. Esta prohibición de que el prestigio de las marcas notorias sea indebidamente aprovechado por nuevos signos distintivos ha de ser interpretada reforzando su protección registral de modo que el contraste entre las marcas no deje de tener en cuenta la mayor o menor facilidad para su aprovechamiento indebido.

No obstante, en el supuesto de autos, de acuerdo con lo expuesto en el anterior fundamento de derecho, al haberse descartado la existencia de semejanza denominativa determinante de riesgo de confusión no puede entrar en juego la prohibición regulada en el artículo 8 de la Ley 17/01 que impide el registro como marca de un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores por ser éstos notorios o renombrados en España, por cuanto que la propia distintividad de las marcas enfrentadas impide que se produzca una conexión entre los productos amparados por la marca solicitada y el titular de aquellos signos notorios o renombrados así como el aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

Por lo expuesto, debemos confirmar las resoluciones administrativas impugnadas.

SEXTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 , no se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Teresa Rodríguez Pechin, en nombre y representación de "Guccio Gucci, S.p.A.", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 18 de diciembre de 2003, confirmada en vía administrativa por la resolución dictada por dicha Oficina, con fecha 25 de marzo de 2004, y, en consecuencia, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dichas resoluciones por ser ajustadas al ordenamiento jurídico.

No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Iltma. Sra. Magistrada Dª Berta Santillán Pedrosa, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretaria de la misma, doy fe.