Sentencia Administrativo Nº 1322/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 424/2009 de 27 de Septiembre de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.33.3-2009/0129147

RECURSO 424/2009

SENTENCIA NÚMERO 1322

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Ilustrísimos Señores:

Presidente:

D. Juan Francisco López de Hontanar

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Da Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso.

Da Fátima de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

En la Villa de Madrid, a 27 de septiembre de dos mil doce.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 424/2009, interpuesto por D. Juan Miguel , D. Cipriano , y D. Héctor , representados por la Procuradora Dª Begoña del Arco Herrero, contra resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 4 de marzo de 2009, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 14 de octubre de 2008, que había concedido el registro de la marca mixta, Fama ¡a bailar!, nº 2.807.539,con grafico, en clases 38 y 41 a la codemandada solicitante Metro Goldwyn Mayer Studios, Inc, .

Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y la citada codemandada, representada por la Procuradora Dª Almudena Galán González.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la referida parte recurrente, representada por la Procuradora Dª Begoña del Arco Herrero, formalizó su demanda, mediante escrito de fecha 8 de enero de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada, y solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 29 de enero de 2010, en que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida. Se dicto Auto recibiendo a prueba, y se presentaron conclusiones; en 6 de septiembre de 2010 se persono la codemandada como titular actual de la marca en cuestion, cedida por Zeppelín Televisión, SAU, retrotrayéndose actuaciones.

La codemandada, en escrito de 26 de octubre de 2010, se opuso a la demanda, exponiendo los hechos y fundamentos que estimo oportunos, interesando la desestimación de la misma

En conclusiones se reiteraron las alegaciones.

TERCERO.-Que por Auto de 2 de noviembre de 2010, se acordó recibir el pleito a prueba, dándose por reproducidas las documentales, y acordando tramite de conclusiones, que se llevo a efecto; se dejaron las actuaciones pendientes de señalamiento, señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 27 de septiembre de 2012, a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar. Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 4 de marzo de 2009, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 14 de octubre de 2008, que había concedido a la Solicitante Zeppelín Televisión SAU, el registro de la marca mixta, FAMA ¡A BAILAR!, con grafico, n° 2.807.539, para productos y servicios de las clases 38 y 41; la resolución impugnada acordó desestimar la alzada planteada por la oponente, por existir, entre los signos enfrentados, Fama a bailar, y la marca oponente prioritaria Pub Fama, suficientes disparidades foneticas, graficas, y aplicativas como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyendose todo riesgo de confusion en el publico, no siendo de aplicación el art. 6.1.b, de la Ley de Marcas .

SEGUNDO.-En la demanda se alega por la actora que su marca Pub Fama es para servicios de ocio y esparcimiento, pub- discoteca y cafetería, y que las marcas confrontadas son similares denominativa y gráficamente, con evidente riesgo de confusion, y siendo similares los campos aplicativos, claramente relacionados, en clases 41 y 38, y por ello se cumplen los requisitos para la aplicación del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , al existir riesgo de confusion para los consumidores, interesando se dicte sentencia, anulando la resolución y denegando el registro de marca concedido.

El Abogado del Estado se opuso a la demanda, en razón a que, en una impresión de conjunto, existen suficientes disparidades de conjunto entre los signos confrontados como para garantizar su reciproca diferenciación, no pudiendo por ello inducir a error o confusión, y solicitando la desestimación de la demanda.

La codemandada hizo constar que las marcas confrontadas son claramente distintas, en sus conjuntos denominativo, grafico y conceptual, ademas de ser titular de marcas anteriores y prioritarias con la denominación Fama o la inglesa Fañe, siendo la comunitaria Fañe anterior a la de la actora, y también es titular de los derechos sobre la conocidísima película de los años 80, Fama, no existiendo relacion aplicativa, dado que la actora protege servicios de pub-discoteca y cafetería, mientras que la suya se refiere a servicios y productos de las clases 41 y 38, de telecomunicaciones, difusión de programas de radio y televisión, de educación, de formación, de esparcimiento, de producciones cinematográficas y fonográficas, de radio y televisión, entre otros, por lo que el riesgo de confusion no existe, con lo que debe desestimarse la demanda.

En conclusiones se reiteraron las alegaciones.

TERCERO.-De lo actuado en el expediente administrativo se desprende que, en fecha 9 de enero de 2008, Zeppelín Televisión SAU, solicitó el registro de la marca mixta Fama ¡a bailar!, n° 2.807.539, con grafico, para las clases 41 y 38; se opusieron los demandantes Cipriano y otros dos, como titulares de una marca prioritaria, en la clase Pub Fama, en clase 41, refiriendo la aplicabilidad del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , al existir una incompatibilidad de conjunto evidente, por cuasi identidad denominativa, fonética, y conceptual, entre los signos confrontados, y de existir relacion aplicativa, capaz de provocar riesgo de confusión y de asociación, e interesando la denegación del registro solicitado; la solicitante contesto a la oposición planteada, en razón a tratarse de dos conjuntos distintos, y de existir diferencias denominativas y graficas, entre los signos confrontados, así como falta de relacion aplicativa, y por ello sin riesgo de confusión; en resolución de 14 de octubre de 2008, la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca mixta n° 2.807.539, solicitada, en clases 38 y 41, por proteger distintas actividades; la actora oponente interpuso recurso de alzada, reiterando sus alegaciones, en cuanto a la evidente semejanza de conjunto de las marcas confrontadas, con claro riesgo de confusión; presento alegaciones a la alzada la solicitante, reiterando las anteriores, y en fecha 4 de marzo de 2009, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictó resolución, desestimatoria de la alzada de la oponente, estimando que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro del art. 6.1.b, por existir, entre los signos enfrentados, marca solicitada, Fama a bailar, y la marca prioritaria oponente Pub Fama, suficientes disparidades foneticas, graficas y aplicativas como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyendose el riesgo de confusion en el publico, que percibirá las marcas enfrentadas como realidades diferentes e independientes.

CUARTO.-El párrafo 1 artículo 4 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas define la marca comotodo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; y añade en el párrafo 2 que 'Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores'.

Por su parte, el artículo 6.1° de la citada Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas , establece que 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'; y añade el artículo 8 que 'No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la

Notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'. Ello es aplicable a los nombres comerciales, del art 7 de la Ley.

En un sentido parecido se pronunciaban los artículos 118 y 124 del Estatuto y los artículos 1 y 12 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas .

QUINTO.-Es desde la perspectiva del principio constitucional de 'libertad de empresa en el marco de la economía de mercado' como debe orientarse la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor, evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamentará en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares los productos por aquéllas amparados, evitándose, también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria - Sentencias del Tribunal Supremo de 31 marzo 1986 (RJ 19861164 ), de 23 julio y 26 diciembre 1988 (RJ 19886381 y RJ 198810058), y de 10 de octubre de 1.994 (RJ 19947505).

SEXTO.-A ese doble peligro de confusión se refiere también la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1.997 (RJ 1997 5072) cuando señala que 'El sistema de protección registral de las marcas y en general de todas las modalidades de la propiedad industrial se bifurca en dos direcciones: por un lado, protege al titular de la marca para evitar los perjuicios que pueda sufrir por el aprovechamiento que puedan hacer otros del prestigio ganado para la marca legalmente registrada y conocida en el mercado; y por otro, a los consumidores, que necesitan protección para evitar la confusión que pueda producirse por la identidad o semejanza entre los mismos productos distorsionando la demanda al hacer que los consumidores o usuarios adquieran productos que no eran los que estaban en sus preferencias'.

SÉPTIMO.-Asimismo, la citada jurisprudencia establece que, cuando las marcas en pugna, tratan de amparar productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor o existan Fundamentales conexiones aplicativas y de ámbitos comerciales, se está en el caso de ser más exigentes en la apreciación de las denominaciones y signos afines, lo que no sucede cuando los productos que las marcas tratan de amparar son totalmente dispares - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994160),

También se viene diciendo, en la referida jurisprudencia, que la apreciación de la semejanza fonética o gráfica, en las denominaciones o signos de las marcas enfrentadas, ha de hacerse partiendo de la impresión que en el oído o la visión producen las denominaciones o signos en cuestión a destinatarios de un general nivel cultural, y, no a través de aquilatados estudios etimológicos de los términos o signos que les componen; siempre analizados en su conjunto Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994160),

OCTAVO.-Ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y denominativa, y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente' - Sentencias de 14 , 21 , 21 28 , 28 , de noviembre de 1.996 (RJ 8028, 8086, 8087, 8296, 8297 ) y de 4 , 12 , 19 y 19 de diciembre de 1996 (RJ 8934, 9155, 9272 y 9273)-.

NOVENO.-Es claro que deben concurrir acumulativamente, por tanto, los tres requisitos o circunstancias exigidas por notoria jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ellas las sentencias de 22 de octubre de 2009 , 27 de octubre de 2009 , 31 de octubre de 2009 y 15 de enero de 1910 , en recursos de casación 2458/08 , 3138/08 , 2576/08 , 6040/08 ,y 1742/09 ,entre otras, para la aplicación de la prohibición del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , es decir, que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada, que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada, y que exista por ello un riesgo de asociación indebida o confusión para los destinatarios del signo, salvo supuestos de marca renombrada, que no es el caso. La marca concedida fue cedida a la hoy codemandada Metro Goldwyn Mayer Studios, Inc.

En el presente supuesto, y en cuanto al contenido de la resolución impugnada, que constituye el objeto de este recurso, debe hacerse constar que, en un examen de conjunto de los signos confrontados, marca mixta solicitada, Fama ¡a bailar!, con grafico, por un lado, y la marca prioritaria oponente, Pub Fama, por otro, existen diferencias denominativas, conceptuales y graficas evidentes, por mucho que el termino Fama sea comun, lo que no conlleva la incompatibilidad alegada, y por ende los conjuntos marcarios no resultan mínima y suficientemente similares o parecidos, todo lo cual garantiza su reciproca diferenciación, con lo que no se cumple el primer requisito o condición; y en cuanto al segundo requisito, es evidente que tampoco existe la alegada relación aplicativa , dado que los productos y servicios de la marca oponente son los de Pub-discoteca y cafetería, en clase 41, y los de la solicitante codemandada, en clases 38 y 41, protegen, en la 38, servicios de educación, formación esparcimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de producciones fonográficas, cinematográficas y de programas de radio y televisión, redacción de guiones y de informaciones en materia de entretenimiento, educación, y recreo, servicios de edición de textos que no sean publicitarios, servicios de explotación de publicaciones electrónicas en línea no descargables telemáticamente, y en la 41, servicios de telecomunicaciones, difusión de programas de radio y televisión, y servicios de comunicaciones a través de redes informáticas, todos ellos no coincidentes con los de la oponente en la clase 41, con distintos canales comerciales; por último, la marca solicitada tiene diversos antecedentes registrales, y es absolutamente conocida a través de la película Fama, de los años 80; de todo ello se desprende que no puede producirse riesgo alguno de confusión ni de asociación para un consumidor medio de los citados servicios, ni para el público en general, lo que supone que no se cumplen acumulativamente las condiciones referidas, compartiéndose plenamente por ello los razonamientos de la resolución impugnada; por todo ello debe desestimarse la demanda, al no ser de aplicación el art. 6.1.b de la Ley de Marcas .

Por último, debe hacerse constar que esta misma Sala, en sentencia de 13 de septiembre de 2012 , en asunto análogo, entre las mismas partes, e idénticas marcas, en sus fundamentos tercero a quinto, Dijo:'TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que 'no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular der una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que 'se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras':'(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: 'En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.CUARTO.-Entrando a conocer las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, debemos dejar sentado, pese a los esfuerzos dialécticos de la recurrente, que entre los signos enfrentados existen claras y patentes disparidades denominativas, fonéticas, conceptuales, gráficas y aplicativas, como para garantizar su recíproca compatibilidad, excluyéndose todos riesgo de error o confusión en el mercado, en recta aplicación de la doctrina expuesta en el precedente fundamento jurídico.

En efecto, el examen de la distintividad de la marca solicitada con la prioritaria opuesta, desde la perspectiva de una valoración de la semejanza (requerida por la letra b) del artículo 6.1 de la Ley de Marcas ) entre los signos deberá efectuarse atendiendo a una semejanza de conjunto. De esta forma, se permitirá mantener la coexistencia de marcas pertenecientes a distintos titulares que presentan un elemento común siempre que vayan acompañadas de otros signos dotados de suficiente fuerza distintiva para negar la existencia de riesgo de confusión -entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 (marcas Capricho/Capricho Cuétara y Pepe Jeans/Pepe Moya), 28 de julio de 2006 (marcas Pepe Catalá/Don Pepe ) y de 21 de diciembre de 2006 (marcas Pepe Pardo/Don Pepe), cual aquí, sin duda, acontece.

Esto es, no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino solamente aquélla que sea susceptible de producir error o confusión, y que la comparación de los signos enfrentados debe efectuarse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Y efectuado el examen desde la perspectiva del conjunto denominativo, es lo cierto que entre la marca solicitada 'FAMA ¡A BAILAR!' y la opuesta 'PUB FAMA' no existe la semejanza denominativa y fonética aducida por el recurrente. Es cierto que en ambas se contiene el vocablo FAMA, pero no es menos cierto que el resto de los vocablos de ambas son total y completamente diferentes, dando lugar a una completa y muy diferente composición gramatical, fonética y conceptual, dotando al conjunto denominativo resultante de una clara distintividad y diferenciación entre ambas.

Por otra parte, la peculiar tipografía y los elementos gráficos de la solicitada tienen una clara fuerza distintiva, que imposibilita aún más cualquier peligro de confusión derivada de una eventual semejanza denominativa y fonética de las marcas que nos ocupa.

A este respecto, debemos significar, que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que 'en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que 'el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración 'como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, a los canales de distribución,... (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa es clara y patente la disparidad de los productos o servicios amparados por las marcas enfrentadas, que ya aparecen incluidos en distintas clases del Nomenclátor. En efecto, mientras la solicitada pretende amparar productos o servicios referentes incluidos en la clase 9ª del Nomenclátor, ya reseñados en el primero de los fundamentos jurídicos de la presente, la opuesta ampara servicios de la clase 41ª, referidos a 'servicios de pub-discoteca, cafetería', que nada tienen que ver con los amparados y protegidos por la solicitada. No es suficiente a los fines de apreciar identidad o similitud en los campos aplicativos, como erróneamente pretende el recurrente, que en el pub o cafetería se utilicen algunos de los productos amparados por la solicitada, como por ejemplo los aparatos de sonido o imágenes, ordenadores, extintores,..., aludidos por el recurrente. Ninguna relación guardan los indicados productos con los servicios de restauración, propios de la actividad protegida por la prioritaria. Como vemos, solicitada y prioritaria se refieren a campos o ámbitos comerciales que ninguna relación guardan.

Así las cosas, siendo evidente la disparidad denominativa, fonética, conceptual, gráfica y aplicativa de los signos enfrentados, no existiendo ni el más mínimo indicio de riesgo de confusión en el público, o riesgo de asociación de la solicitada con la marca anterior, procederá desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones'. Por ello, y compartiendo la meritada sentencia, procede desestimar el presente recurso y confirmar la resolución combatida.

DECIMO.-No procede efectuar imposición de las costas procesales a la parte actora, por no acreditarse suficientemente temeridad o mala fe, conforme al art. 139.1 de la UCA.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo, interpuesta por la Procuradora Dª.Begoña del Arco Herrero, en nombre y representación de D. Juan Miguel , D. Cipriano , y D. Héctor , contra la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 4 de marzo de 2009, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 14 de octubre de 2008, que había concedido el registro de la marca mixta FAMA ¡A BAILAR!, n° 2.807.539, con grafico, para las clases 38 y 41, a la codemandada solicitante Metro-Goldwyn-Mayer, Studios. Inc., representada por la Procuradora Dª Almudena Galán González, y declaramos que dicha resolución es conforme a derecho, confirmando la misma; todo ello sin imposición a la actora de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección no 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D.Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber