Última revisión
09/04/2014
Sentencia Administrativo Nº 1378/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 41/2011 de 30 de Octubre de 2013
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Orden: Administrativo
Fecha: 30 de Octubre de 2013
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: BOSCH BARBER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 1378/2013
Núm. Cendoj: 28079330022013101258
Encabezamiento
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009710
NIG:28.079.33.3-2011/0168612
RECURSO 41/2011
SENTENCIA NÚMERO 1378
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
Dª Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
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En la Villa de Madrid, a 30 de octubre de dos mil trece.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 41/2011, interpuesto por la mercantil El Corte Inglés, S.A, representada por el Procurador D. Cesar Berlanga Torres, contra la resolución, dictada, en 20 de diciembre de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora, contra la resolución dictada en 27 de septiembre de 2010, concediendo el registro de la marca mixta El Corte Oriental de Cui, nº 2.926.051, para las clases 35 y 39, confirma dicha concesión de la marca en cuestión a la mercantil solicitante Jian Yong Cui Importaciones, S.L., no personada en autos.
Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.
Antecedentes
PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la mencionada parte actora recurrente, representada por el Procurador D. Cesar Berlanga Torres, formalizó su demanda mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicito el recibimiento a prueba del recurso, en caso de impugnarse la documental aportada.
SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 13 de junio de 2011, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.
TERCERO.-Por Auto de 28 de junio de 2011, no se dio lugar a recibir a prueba el proceso, y se llevo a efecto tramite de conclusiones, y se declararon conclusas las actuaciones, quedando las mismas pendientes de señalamiento, y en fecha 24 de octubre de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando concluso para Sentencia.
VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.
Fundamentos
PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 20 de diciembre de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 27 de septiembre de 2010, que había concedido a la mercantil solicitante el registro de la marca mixta nº 2.926.051, El Corte Oriental de Cui, para las clases 35 y 39, solicitada, confirma dicha resolución y registro.
La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1. b de la Ley de Marcas 17/2001, por existir, entre los signos enfrentados, El Corte Oriental de Cui el solicitado, y los oponentes El Corte Inglés y grafico, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, teniendo en cuenta que la coincidencia en el elemento El Corte no es motivo suficiente para incompatibilizar los signos pues la recurrente no ha obtenido un derecho al uso exclusivo sobre dicho elemento sino sobre el conjunto de sus signos tal como fueron concedidos, además de que la existencia de otros elementos en el solicitado impiden su confusión y asociación.
SEGUNDO.-La mercantil recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que resulta aplicable la prohibición del art. 6.1. b y del art. 8.1 de la Ley, dado que los signos confrontados son en conjunto similares, conceptual, fonética, y denominativamente, al tener un elemento común, El Corte, siendo secundario Oriental de Cui, añadiendo que sus marcas son notorias y renombradas, y la identidad aplicativa, en las clases solicitadas, con evidente riesgo de confusión y de asociación, y refiriendo que se han denegado marcas como El Corte Chino y Corte Cor, e interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.
Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, al existir suficientes disparidades de conjunto, fonético-denominativas y graficas, entre los signos confrontados, sin inducir a error o confusión, e interesando la desestimación de la demanda.
En conclusiones se reiteraron las alegaciones por las partes
En el expediente administrativo consta la solicitud de la mercantil Jian Yong Cui Importaciones, S.L., en fecha 21 de abril de 2010, de registro de la marca mixta El Corte Oriental de Cui nº 2.926.051, para las clases 35 y 39, en concreto para publicidad, gestión de negocios comerciales, servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios de toda clase de artículos de regalo, decoración y vestimenta en clase 35, y para transporte, embalaje, y almacenaje de mercancías relacionados con los artículos de regalo, decoración y vestimenta en clase 39; se opuso la mercantil El Corte Inglés, S.A., con nueve marcas prioritarias, El Corte Inglés, con grafico, en las mismas clases y en otras, alegando la existencia de gran semejanza fonética, denominativa y evocativa entre los signos confrontados, al incluir los vocablos El Corte, como elemento esencial en ambos, además de la identidad aplicativa, y el carácter notorio y renombrado de la marca El Corte Inglés, con riesgo de confusión y de asociación, refiriendo la aplicación de los arts. 6.1.b , y 8.1 de la Ley de Marcas ; la Oficina suspendió el expediente, efectuando alegaciones los solicitantes, refiriendo que su marca es distinta de las marcas oponentes, en sus conjuntos siendo coincidente únicamente El Corte, y en resolución de fecha 27 de septiembre de 2010 la OEPM concedió totalmente la marca mixta El Corte Oriental de Cui solicitada para las clases 35 y 39, por acusadas diferencias de conjunto grafico denominativo, pudiendo convivir ambos signos en el mercado, sin riesgo de confusión ni de asociación, interponiendo alzada la citada actora oponente, la cual reitero sus alegaciones de similitud denominativa, fonética, y evocativa, entre los signos confrontados, además de la notoriedad y renombre de sus marcas El Corte Inglés, y de la identidad aplicativa; y en resolución, de fecha 20 de diciembre de 2010, la OEPM desestimo la alzada, y confirmo la concesión de la marca mixta solicitada, al existir, entre los signos confrontados, El Corte Oriental de Cui el solicitado, y los oponentes prioritarios, El Corte Inglés, con grafico, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues la coincidencia en el elemento El Corte no es motivo suficiente para incompatibilizar estos signos, pues la recurrente no ha obtenido un derecho al uso exclusivo sobre la misma, sino sobre el conjunto de sus signos, tal como fueron concedidos, y la existencia de otros elementos, como Oriental de Cui, impiden su confusión y la posibilidad de confundir su procedencia empresarial, no siendo de aplicación el art. 6.1.b de la Ley de Marcas .
TERCERO.-En primer lugar ,examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:
Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.
Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el
artículo 1 de la
Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido, y de su calidad.
En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.
En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado; en el presente caso entre El Corte Oriental de Cui, y los confrontados El Corte Inglés, con grafico, el grado de similitud fonética, denominativa, y evocativa alegado, no es mínimamente suficiente, aun siendo evidente que ambos signos comparten los vocablos El Corte, junto con otros vocablos muy distintos la solicitada, y cuando, por otra parte, la notoriedad es del conjunto El Corte Inglés, y esencialmente su grafico.
CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Resulta evidente que los signos confrontados el Corte Oriental de Cui y las mencionadas oponentes, El Corte Inglés, no guardan parecido suficiente como para aplicar la citada prohibición relativa, dado que los respectivos conjuntos son denominativa, fonética, conceptual y visualmente diferentes, y el hecho de que compartan los vocablos El Corte, no supone que ello pueda conllevar riesgo de error o confusión alguno, ni resultan de aplicación los precedentes denegatorios referidos, teniendo en cuenta que los consumidores y el mercado no podrán confundir los respectivos orígenes empresariales, con lo que la Sala comparte los fundamentos de la resolución combatida, siendo por ende que no se cumple el primero de los requisitos exigidos, de similitud fonética, conceptual, grafica y denominativa, cuando resulta obvia la diferencia de ambos conjuntos, que constan en el expediente, y sin que el hecho de la evidente notoriedad de las marcas prioritarias, en sus respectivos conjuntos, conlleve la aplicación de la prohibición, al ser notorias precisamente en los conjuntos mencionados, el Corte Inglés y grafico.
Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.
Por ello, y con el examen fonético y denominativo, grafico y visual, de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, aun con la eventual semejanza de El Corte, como se ha dicho, con lo que del examen conjunto de los signos confrontados no se infiere la alegada identidad, y se producen por ello diferencias suficientes como para desestimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.
Es claro, por tanto, que si los signos confrontados no son conjuntos idénticos ni semejantes y por ello no resultan confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la concesión de registro de la marca mixta interesada, dado que tampoco se acredita el riesgo de confusión ni el de asociación en el mercado, y más si cabe cuando la notoriedad y renombre de la actora lo es del citado conjunto y grafico, como se desprende de las documentales acompañadas, y en modo alguno de los términos El Corte, en cuanto que no cabe negar las diferencias denominativas, graficas, visuales, conceptuales y fonéticas entre los conjuntos, además de carecer de grafico como tal la solicitada, lo que supone, como se ha dicho, que no se cumple el primero de los requisitos exigidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación empresarial; es claro, por tanto, que los conjuntos son suficientemente diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, debiendo añadirse que no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto, es lo cierto que entre la marca solicitada y las marcas prioritarias oponentes no se acreditan más que suficientes disparidades entre las mismas, al no existir la semejanza denominativa, fonética, y grafica exigible, tal como establece la resolución impugnada, cuyos fundamentos se comparten, al tener los signos una diferente composición denominativa, fonética, grafica, conceptual, y visual, lo que dota a los conjuntos de diferencias evidentes, además de no ser elemento esencial el elemento El Corte, o cuando menos no lo es en relación a los restantes términos de la solicitada, lo que conlleva la evidente posibilidad de convivencia entre los signos, ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 .
QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.
Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, aun existiendo evidente relación aplicativa, en las clases interesadas, ello no supone la aplicación de la prohibición, al no cumplirse el primero de los requisitos exigidos, con lo que no procede aplicar la prohibición, como establece la resolución combatida, por lo que debe desestimarse el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada, al ser conforme a derecho.
SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar imposición a la actora de las costas procesales, por no acreditarse temeridad o mala fe.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Cesar Berlanga Torres, en nombre y representación de la mercantil El Corte Inglés, S.A, contra la resolución, de 20 de diciembre de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 27 de septiembre de 2010, que había concedido el registro de la marca mixta, EL CORTE ORIENTAL DE CUI, solicitada, nº 2.926.051, para proteger productos y servicios de las clases 35 y 39, confirmando dicha resolución y el registro de dicha marca a la mercantil solicitante, Jian Yong Cui Importaciones, S.L., no personada en autos; y Confirmamos la resolución impugnada, por ser conforme a derecho; todo ello sin efectuar imposición a la actora de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber
