Sentencia Administrativo Nº 1439/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 534/2009 de 18 de Octubre de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.33.3-2009/0132990

RECURSO 534/2009

SENTENCIA NÚMERO 1439

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Ilustrísimos Señores:

Presidente:

D. Juan Francisco López de Hontanar

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Da Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel Garcia Alonso

Dª Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

En la Villa de Madrid, a 18 de octubre de dos mil doce.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 534/2009, interpuesto por la mercantil Congelados Baixo el Mar, S.L., representada por la Procuradora Dª.Susana Gómez Castaño, contra resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 6 de mayo de 2009, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 12 de febrero de 2009, que había denegado el registro de la marca mixta, Baixomar Congelados n° 2.833.657, a la actora solicitante.

Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, Dª Milagros , representada por el Procurador D. Luis Gómez López-Linares, y la mercantil Bajamar, S.A., representada por el Procurador D. Javier Ungría López.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la referida mercantil recurrente, representada por la Procuradora Dª Susana Gómez Castaño, formalizó su demanda, mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2009, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada, y solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso, en caso de ponerse en duda el contenido del expediente.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 13 de enero de 2010, en que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

La codemandada Bajamar, S.A., presento contestación en 9 de febrero de 2010, oponiéndose a dicha demanda y en solicitud de desestimación de la misma.

La otra codemandada presento contestación en 9 de marzo de 2010, interesando la desestimación de la demanda.

TERCERO.-Que por Auto de 10 de marzo de 2010; se acordó recibir el pleito a prueba, y se acordó tramite de conclusiones, que se llevo a efecto, y se dejaron las actuaciones pendientes de señalamiento, señalándose finalmente para la votación y fallo del presente recurso el día 18 de octubre de 2012, a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar. Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 6 de mayo de 2009, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 12 de febrero de 2009, que había denegado, a la actora solicitante, el registro de la marca mixta, Baixomar Congelados , n° 2.833.657, para productos y servicios de las clases 29 y 35; la resolución impugnada acordó desestimar la alzada planteada por la actora, por existir, entre los signos enfrentados, Baixomar Congelados, por un lado, y Baixomar BXM y Bajamar, una evidente similitud conceptual y fonetica y una manifiesta relacion entre las areas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, que impide la pacífica convivencia en el mercado, con aplicación del art. 6.1.b, de la Ley de Marcas .

SEGUNDO.-En la demanda se alega por la actora que se no cumplen los requisitos para la aplicación del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , al no producirse semejanza de los signos distintivos confrontados, al ser distintas las percepciones foneticas, y distintos los conjuntos marcarios, con el elemento grafico, sin riesgo de confusión; e interesando se dicte sentencia, anulando la resolución y acordando el registro de marca denegado.

El Abogado del Estado se opuso a la demanda, en razón a que, en una impresión de conjunto, existen suficientes semejanzas entre los signos confrontados como para no garantizar su reciproca diferenciación, lo que unido a la relacion aplicativa existente, puede inducir a error o confusión, y solicitando la desestimación de la demanda.

La codemandada Bajamar, S.A., en su contestación a la demanda, hizo constar la existencia de semejanza denominativa, fonetica y de conjunto entre los signos confrontados, Baixomar y Bajamar, que puede causar clara confusion, sin que el elemento grafico pueda justificar compatibilidad alguna, ni el termino añadido Congelados, ademas de la evidente relacion aplicativa, e interesando la desestimación de la demanda.

La otra codemandada, Dª Milagros , hizo constar la clara semejanza e identidad entre los signos Baixomar, sin que el termino Congelados le añada distintividad alguna, por ser generico, solicitando la desestimación de la demanda.

TERCERO.-De lo actuado en el expediente administrativo se desprende que, en fecha 18 de junio de 2008, la mercantil Congelados Baixo el Mar, S.L., solicito el registro de la marca mixta Baixomar Congelados, con grafico, n° 2.833.657., para las clases 29 y 35 , para productos alimenticios( aves, carnes, pescados y mariscos, frutas y legumbres) congelados, en clase 29 y servicios de venta al por menor y al por mayor en establecimientos o a través de las redes mundiales informáticas de productos de alimentación congelados, servicios de emisión de franquicias relativas a la venta al por menor en establecimientos o a través de las redes mundiales informáticas de productos de alimentación congelados, en clase 35; se opuso la mercantil Atlántico Norte Sociedade Productos Alimentares, Lda, como titular de una marca prioritaria, Baixomar BXM, nº 2.802.696,en clases 29 y 35, pescados y mariscos, y servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales informáticas de todo tipo de productos congelados, refiriendo la aplicabilidad del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , al existir una incompatibilidad de conjunto evidente, por cuasi identidad denominativa entre los signos confrontados, ambos con el termino esencial Baixomar, ademas de la evidente identidad aplicativa, en la misma área comercial , capaz de provocar riesgo de confusión y de asociación, e interesando la denegación del registro solicitado; se opuso asimismo la entidad Bajamar, S.A., como titular de tres marcas prioritarias Bajamar, en clases 29 y 35, toda clase de conservas y salazones de pescados, y servicios de venta y de publicidad en cuanto a productos alimenticios congelados, y alimentos preparados para el consumo, entre otros, refiriendo la acusada semejanza fonetica e identidad conceptual de los signos confrontados, ademas de la identidad aplicativa, interesando la denegacion del registro solicitado; la solicitante contesto a la oposición planteada, haciendo constar que los signos son diferentes, no siendo monopolizable el termino Bajamar; en resolución de 12 de febrero de 2009, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó totalmente el registro de la marca mixta solicitada n° 2.833.657, Baixomar Congelados, con grafico, solicitada, en clases 29 y 35, por semejanza fonético-denominativa y aplicativa respecto de las marcas oponentes, con aplicabilidad del art. 6.1.b, al poder inducir a confusion y por existir riesgo de asociación en cuanto a su origen empresarial; la actora solicitante interpuso recurso de alzada, reiterando sus alegaciones, en cuanto a la no semejanza de conjunto con las marcas oponentes, sin riesgo de confusión y, en fecha 6 de mayo de 2009, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictó resolución, desestimatoria de la alzada de la actora, estimando que concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro del art. 6.1.b, en las clases 29 y 35, por existir, entre los signos enfrentados, marca solicitada Baixomar Congelados, y las prioritarias Bajamar y Baixomar BXM, una evidente similitud de conjunto, conceptual y fonetica, así como una manifiesta relacion entre las areas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, que impide la pacífica convivencia de dichos signos en el mercado, ademas de no ser vinculantes los precedentes; concurren por ello los presupuestos aplicativos del art. 6.1.b, de la Ley de Marcas .

CUARTO.-El párrafo 1 artículo 4 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; y añade en el párrafo 2 que 'Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores'.

Por su parte, el artículo 6.1° de la citada Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas , establece que 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'; y añade el artículo 8 que 'No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la

notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'. Ello es aplicable a los nombres comerciales, del art 7 de la Ley.

En un sentido parecido se pronunciaban los artículos 118 y 124 del Estatuto y los artículos 1 y 12 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas .

QUINTO.-Es desde la perspectiva del principio constitucional de 'libertad de empresa en el marco de la economía de mercado' como debe orientarse la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor, evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamentará en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares los productos por aquéllas amparados, evitándose, también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria - Sentencias del Tribunal Supremo de 31 marzo 1986 (RJ 19861164 ), de 23 julio y 26 diciembre 1988 (RJ 19886381 y RJ 198810058), y de 10 de octubre de 1.994 (RJ 19947505).

SEXTO.-A ese doble peligro de confusión se refiere también la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1.997 (RJ 1997 5072) cuando señala que 'El sistema de protección registral de las marcas y en general de todas las modalidades de la propiedad industrial se bifurca en dos direcciones: por un lado, protege al titular de la marca para evitar los perjuicios que pueda sufrir por el aprovechamiento que puedan hacer otros del prestigio ganado para la marca legalmente registrada y conocida en el mercado; y por otro, a los consumidores, que necesitan protección para evitar la confusión que pueda producirse por la identidad o semejanza entre los mismos productos distorsionando la demanda al hacer que los consumidores o usuarios adquieran productos que no eran los que estaban en sus preferencias'.

SÉPTIMO.-Asimismo, la citada jurisprudencia establece que, cuando las marcas en pugna, tratan de amparar productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor o existan fundamentales conexiones aplicativas y de ámbitos comerciales, se está en el caso de ser más exigentes en la apreciación de las denominaciones y signos afines, lo que no sucede cuando los productos que las marcas tratan de amparar son totalmente dispares - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994160),

También se viene diciendo, en la referida jurisprudencia, que la apreciación de la semejanza fonética o gráfica, en las denominaciones o signos de las marcas enfrentadas, ha de hacerse partiendo de la impresión que en el oído o la visión producen las denominaciones o signos en cuestión a destinatarios de un general nivel cultural, y, no a través de aquilatados estudios etimológicos de los términos o signos que les componen; siempre analizados en su conjunto Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994160),

OCTAVO.-Ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y denominativa, y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley (criterio estructural); pero también ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente' - Sentencias de 14 , 21 , 21 28 , 28 , de noviembre de 1.996 (RJ 8028, 8086, 8087, 8296, 8297 ) y de 4 , 12 , 19 y 19 de diciembre de 1996 (RJ 8934, 9155, 9272 y 9273)-.

NOVENO.-Es claro que deben concurrir acumulativamente, por tanto, los tres requisitos o circunstancias exigidas por notoria jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ellas las sentencias de 22 de octubre de 2009 , 27 de octubre de 2009 , 31 de octubre de 2009 y 15 de enero de 1910 , en recursos de casación 2458/08 , 3138/08 , 2576/08 , 6040/08 ,y 1742/09 ,entre otras, para la aplicación de la prohibición del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , es decir, que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada,que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada, y que exista por ello un riesgo de asociación indebida o confusión para los destinatarios del signo, salvo supuestos de marca renombrada, que no es el caso.

En el presente supuesto, y en cuanto al contenido de la resolución impugnada, que constituye el objeto de este recurso, debe hacerse constar que, en un examen global y de conjunto de los signos confrontados, marca mixta solicitada, Baixomar Congelados, por un lado, y las marcas prioritarias oponentes, Baixomar BXM y Bajamar, por otro, no existen diferencias foneticas, ni conceptuales, mínimamente suficientes, y siendo que el grafico de la solicitada, contenido en la O, sea diferenciador, al primar los conjuntos denominativos, lo que supone la existencia de la incompatibilidad alegada, dado que los conjuntos marcarios resultan claramente semejantes, ya que el termino Congelados, o las letras BXM no suponen distintividad alguna, al ser claramente generico Congelados, y sin que BXM suponga diferenciación, y por ello no se garantiza su reciproca diferenciación, y, consecuentemente, no se cumple el primer requisito o condición; y en cuanto al segundo requisito, en relacion a la referida identidad aplicativa, en las clases 29 y 35, es claro que los productos y servicios de la solicitada son esencialmente productos alimenticios congelados, venta al por menor y al por mayor de dichos productos, lo que resulta absolutamente coincidente con los protegidos por las oponentes, en dichas clases, como se desprende de su simple y mera lectura, con lo que los ámbitos comerciales son los mismos, y por ende el riesgo de confusion y asociación es evidente; debe añadirse que esta misma Sala, en sentencia de fecha 27 de septiembre de 2012, en P.O. 582/2009 , entre las mismas partes actora y codemandada Dª Milagros , y en relacion a la marca Baixomar Congelados, confirmo la denegacion de la misma, sentencia que en sus fundamentos tercero y cuarto se dice: 'TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que 'no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular der una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que 'se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras':'(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: 'En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.CUARTO.-El examen de la distintividad de la marca solicitada con la prioritaria opuesta, desde la perspectiva de una valoración de la semejanza (requerida por la letra b) del artículo 6.1 de la Ley de Marcas ) entre los signos deberá efectuarse atendiendo a una semejanza de conjunto. De esta forma, se permitirá mantener la coexistencia de marcas pertenecientes a distintos titulares que presentan un elemento común siempre que vayan acompañadas de otros signos dotados de suficiente fuerza distintiva para negar la existencia de riesgo de confusión -entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 (marcas Capricho/Capricho Cuétara y Pepe Jeans/Pepe Moya), 28 de julio de 2006 (marcas Pepe Catalá/Don Pepe ) y de 21 de diciembre de 2006 (marcas Pepe Pardo/Don Pepe).

Esto es, no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad si no solamente aquélla que sea susceptible de producir error o confusión, y que la comparación de los signos enfrentados debe efectuarse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Y efectuado el examen desde la perspectiva del conjunto denominativo, es lo cierto que entre los signos enfrentados, tal como se razona en la resolución impugnada, existe una evidente identidad denominativa y fonética, además de una identidad aplicativa.

En efecto, debemos señalar que ambos signos contienen idéntico vocablo: BAIXOMAR, que resulta ser el que más distintividad posee en relación con el resto de los vocablos que componen el conjunto denominativos de los signos enfrentados: CONGELADOS/BXB, y que, además, el vocablo más distintivo constituye el primero de los dos vocablos en que se componen las marcas enfrentadas, resaltando así su importancia y relevancia en el conjunto denominativo. Por tanto, el conjunto denominado de la solicitada no contiene notas distintivas suficientes como para conseguir su diferenciación de la marca prioritaria oponente.

Por otra parte, y ante la absoluta identidad del término que posee una mayor carga diferenciadora 'BAIXOMAR', resulta accesoria la existencia de un diseño gráfico singular de la solicitada, dado que, como ha precisado una reiterada jurisprudencia, resulta preponderante el elemento denominativo sobre el gráfico a la hora de valorar la posibilidad de convivencia en el Registro de las marcas confrontadas, máxime en supuestos como el presente donde existe plena coincidencia e identidad en el elemento denominativo más significativo del signo solicitado.

A todo ello debemos, por último, constatar la semejanza rayana en la identidad, no cuestionada por la mercantil recurrente, existente respecto de los campos comerciales en los cuales despliegan sus efectos los signos enfrentados (alimentos congelados).

De la conjunción de las identidades/semejanzas antedichas, se desprende la consecuencia de que el juicio comparativo que se efectúe deba de realizarse desde premisas más rigoristas, ante el riesgo existente de que el consumidor pueda vincular, de alguna forma, los productos amparados por la marca solicitada con la mercantil titular de la marca oponente. Esto es, existe un indudable riesgo de que el consumidor medio pueda llegar a la conclusión, errónea, de que todos los productos protegidos por las marcas enfrentadas tienen un mismo y único origen empresarial; que proceden de la misma fuente, o al menos que existe un vínculo económico entre las distintas empresas que las comercializan.

Así las cosas, debemos concluir, en plena coincidencia con la OEPM, que concurre la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , ya citado, por lo que procederá desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones'; por todo ello debe desestimarse la demanda, al cumplirse acumulativamente los requisitos mencionados para la aplicación del art. 6.1. b de la Ley de Marcas , procediendo la confirmación de la resolución impugnada.

DECIMO.-No procede efectuar imposición de las costas procesales a la actora, por no acreditarse suficientemente temeridad o mala fe, conforme al art. 139.1 de la UCA.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo, interpuesta por la Procuradora Dª.Susana Gómez Castaño, en nombre y representación de la mercantil Congelados Baixo el Mar, S.L, contra la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 6 de mayo de 2009, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 12 de febrero de 2009, que había denegado totalmente el registro de la marca mixta Baixomar Congelados, con grafico, nº 2.833.657, a la actora solicitante, siendo codemandadas la mercantil Bajamar, S.A., representada por el Procurador D Javier Ungría López, y Dª Milagros , representada por el Procurador D. Luis Gómez López-Linares, y declaramos que dicha resolución Es conforme a derecho; todo ello sin imposición de las costas procesales a la actora.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección no 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D.Miguel Ángel Garcia Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber