Sentencia Administrativo Nº 1445/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 964/2005 de 14 de Septiembre de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 01445/2007

Recurso 964/05

SENTENCIA NUMERO 1445

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a catorce de septiembre de dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 964/05, interpuesto por la mercantil BRISA AUTOESTRADAS DE PORTUGAL SA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Solera Lama, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de noviembre de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 31 de mayo de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representado por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 13 de septiembre de 2007, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil BRISA AUTOESTRADAS DE PORTUGAL SA, impugna resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de noviembre de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 31 de mayo de 2.005, por la que se concede a don Raúl el registro de la marca nacional núm. 2.580.484 BRISAMAR más gráfico, para la clase 35 del Nomenclator.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 12 de febrero de 2.004 don Raúl , presentó solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.580.484 BRISAMAR más gráfico, para "servicios de venta al por menor en comercio de complementos para el hogar", en la clase 35 del Nomenclator.

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se opuso por la mercantil recurrente las marcas 2.074.048 BRISA en la clase 35 para "servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina destinados a construcciones, obras y mantenimiento de carreteras y autopistas"; y, nº 2.074.049 BRISA en la clase 37, para "servicios de construcción, obras, edificaciones; servicios de construcciones, obras y mantenimiento de carreteras y autopistas".

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 31 de agosto de 2004.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 25 de noviembre de 2.004 mediante la que concede el registro de la marca solicitada.

e) La mercantil recurrente, considerando que la misma no era ajustada a derecho, la recurre en alzada, siendo resuelto el recurso por acuerdo desestimatorio del mismo órgano de 31 de mayo de 2.005.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación tanto en que las marcas enfrentadas son semejantes tanto aplicativa como conceptualmente en sus expresiones, existiendo infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas, 17/2001 , dada la posibilidad de asociación de productos al ser dependientes desde el punto de vista comercial.

Señala la resolución recurrida que el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , prohíbe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan generar un riesgo de confusión en el público, incluyéndose el riesgo de asociación con la marca anterior dentro del citado riesgo de confusión. De donde de desprende que para determinar la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores, de una parte la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas, y de otra, la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de que exista un riesgo de confusión en el público, condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designan las marcas enfrentadas son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o tienen una finalidad complementaria o relacionada. Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el arto 6.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados, marca solicitada BRISAMAR (mixta) y marca oponente 2.074.048 BRISA (mixta), suficientes diferencias de conjunto, tanto fonéticas como gráficas, lo que unido a que por otra parte los productos y servicios amparados no son coincidentes, ya que la marca solicitada reivindica "servicios de venta al por menor en comercio de complemento del hogar", mientras que la prioritaria reivindica "servicios de publicidad, gestión de negocios y trabajos de oficina", por lo que las posibilidades de crear error o confusión en el mercado quedan alejadas definitivamente.

Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, la marca nacional núm. 2.580.484 BRISAMAR más gráfico, para "servicios de venta al por menor en comercio de complementos para el hogar", en la clase 35 del Nomenclator, y las marcas 2.074.048 BRISA en la clase 35 para "servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina destinados a construcciones, obras y mantenimiento de carreteras y autopistas"; y, nº 2.074.049 BRISA en la clase 37, para "servicios de construcción, obras, edificaciones; servicios de construcciones, obras y mantenimiento de carreteras y autopistas", cuya titularidad corresponde a la mercantil recurrente.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 20023225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas . Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 20026585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 19882267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 20044355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a las marcas, pues existen suficientes diferencias de carácter tanto de carácter fonético como gráfico para diferenciarlas de forma absoluta, dotándolas de singularidad que permita al consumidor distinguirlas en el mercado pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; las igualdades no son de tales, y dada la generalidad de los términos que no existe impedimento para su inscripción, y ello porque se puede concluir que las marcas enfrentadas no suenan al oído de forma prácticamente igual y son diferenciables por la distinta composición de sus vocablos y siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente es por lo que procede desestimar el presente recurso.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil BRISA AUTOESTRADAS DE PORTUGAL SA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Solera Lama, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de noviembre de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 31 de mayo de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Luego que sea firme la presente Sentencia, remítase testimonio de la presente resolución, junto con el expediente administrativo, a su oficina de origen, que deberá de acusar recibo dentro del término de los diez días, conforme previene el artículo 104 de la LJCA (RCL 19981741 ), para que la lleve a puro y debido efecto.

Contra la anterior Sentencia cabe interponer Recurso de Casación, que deberá de prepararse ente este mismo órgano jurisdiccional, en el plazo de diez días, contados a partir de su notificación, y que se substanciara ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2º, a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como secretario de la misma doy fe.