Última revisión
09/04/2014
Sentencia Administrativo Nº 1455/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 158/2011 de 13 de Noviembre de 2013
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Relacionados:
Tiempo de lectura: 22 min
Orden: Administrativo
Fecha: 13 de Noviembre de 2013
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: BOSCH BARBER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 1455/2013
Núm. Cendoj: 28079330022013101454
Encabezamiento
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009730
NIG:28.079.33.3-2011/0170591
RECURSO 158/2011
SENTENCIA NÚMERO 1455
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-----
Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
-------------------
En la Villa de Madrid, a trece de noviembre de dos mil trece.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 158/2011, interpuesto por la mercantil Calzamundi, S.L, representada por el Procurador D. Pablo José Trujillo Castellano, contra la resolución, dictada, en 9 de diciembre de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora, contra la resolución dictada en 28 de septiembre de 2010, denegando el registro de la marca denominativa Gianna Dolce nº 2.924.703, para la clase 25, confirma la denegación de la marca en cuestión a la actora solicitante.
Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.
Antecedentes
PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la mencionada parte actora recurrente, representada por la Procuradora Dª. María Eugenia Carmona Alonso, formalizó su demanda mediante escrito presentado el 8 de junio de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicito el recibimiento a prueba del recurso.
SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 29 de junio de 2011, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.
TERCERO.-Por Auto de 30 de junio de 2011, se recibió a prueba el proceso, llevándose a efecto la documental privada interesada, dada por reproducida, se dio tramite de conclusiones, cumplido, y se declararon conclusas las actuaciones, quedando las mismas pendientes de señalamiento, y en fecha 7 de noviembre de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando concluso para Sentencia.
VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.
Fundamentos
PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 9 de diciembre de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 28 de septiembre de 2010, que había denegado a la mercantil actora solicitante el registro de la marca denominativa nº 2.924.703, Gianna Dolce, para la clase 25 solicitada, confirma dicha resolución y denegación de registro.
La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1. b de la Ley de Marcas 17/2001, por existir, entre los signos enfrentados, Gianna Dolce el denominativo solicitado, y las oponentes Dolce Gabbana, una evidente similitud fonético-denominativa así como identidad aplicativa en la clase 25, como para garantizar su reciproca diferenciación, concurriendo los dos factores de confundibilidad y un claro riesgo de confusión y de asociación en el mercado.
SEGUNDO.-La mercantil recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que no resulta aplicable la prohibición del art. 6.1. b de la Ley, por existir, entre los signos enfrentados, GIANNA DOLCE el solicitado, y las oponentes DOLCE GABBANA, evidentes diferencias fonético-denominativas y de diseño, al ser irrelevante el vocablo genérico Dolce, además de existir múltiples marcas conteniendo dicho termino, sin riesgo de confusión ni de asociación e interesando la estimación de la demanda y la concesión de la marca solicitada.
Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, al existir suficiente similitud conjunto entre los signos confrontados, además de la relación aplicativa, e interesando la desestimación de la demanda.
En el expediente administrativo consta la solicitud de la mercantil Calzamundi, S.L., en fecha 14 de Abril de 2010, de registro de la marca denominativa Gianna Dolce nº 2.924.703, para la clase 25, en concreto para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; se opuso la mercantil Gado SRL., con 2 marcas prioritarias, Dolce&Gabbana, en la misma clase 25, refiriendo que las marcas D&G gozan de una gran reputación en el mundo de la moda, alegando la existencia de identidad aplicativa, y cuasi identidad denominativa y fonética, entre los signos confrontados, con Dolce como elemento esencial en ambos, introduciendo deliberadamente la solicitante los signos en orden inverso para aprovecharse del prestigio de la oponente, con riesgo de confusión y de asociación, refiriendo la aplicación del art. 6.1.b, de la Ley de Marcas ; la Oficina suspendió el expediente, efectuando alegaciones la solicitante, en el sentido de las importantes diferencias de conjunto de los signos, y en resolución de fecha 28 de septiembre de 2010 la OEPM denegó totalmente la marca denominativa Gianna Dolce solicitada, nº 2.924.703, para la clase 25, por identidad aplicativa y similitud denominativa, con riesgo de confusión en el trafico económico, interponiendo alzada la citada actora solicitante, la cual reitero sus alegaciones de falta de semejanza de los conjuntos fonético- denominativos, además del diseño de las oponentes, y de no ser determinante el vocablo común y genérico Dolce, existente en múltiples marcas registradas; sin riesgo de confusión, y en resolución, de fecha 8 de diciembre de 2010 la OEPM desestimo la alzada, y confirmo la denegación de la marca denominativa solicitada, por existir, entre los signos confrontados, marca Gianna Dolce la denominativa solicitada, y las marcas oponentes prioritarias, Dolce Gabbana, suficiente similitud de conjunto fonético- denominativa, así como identidad aplicativa, en la clase 25, con idénticos productos, concurriendo ambos factores de confundibilidad, con claro riesgo de inducir al consumidor a pensar que el titular de la solicitada es el mismo que el de las oponentes, siendo de aplicación el art. 6.1.b de la Ley de Marcas .
TERCERO.-En primer lugar ,examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:
Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.
Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el
artículo 1 de la
Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido, y de su calidad.
En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.
En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado; en el presente caso entre Gianna Dolce, y las notorias oponentes Dolce&Gabbana, D&G, con exclusivo diseño, el grado de similitud fonética y denominativa referido en la resolución combatida, no es mínimamente suficiente, aun siendo evidente que ambos signos comparten el término genérico Dolce, obrante en múltiples marcas registradas, vocablo que además de ser un apellido es la denominación del término postre en lengua italiana, entre otras significaciones, con lo que el término Gianna se distingue claramente de Gabbana, y teniendo en cuenta el citado diseño exclusivo de las marcas de la oponente, obviamente conocida en el mundo de la moda por las siglas D&G., no supone que pueda producirse riesgo de confusión ni de asociación respecto de los específicos consumidores de los productos de D&G.
CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Resulta evidente que los signos confrontados, en sus respectivos conjuntos, como se ha dicho, no guardan parecido o semejanza suficiente como para aplicar la citada prohibición relativa, dado que dichos conjuntos son denominativa, fonética, conceptual, grafica y visualmente diferentes, y el hecho de que compartan el término Dolce, genérico y apellido en este supuesto, no supone que ello conlleve sin más riesgo cierto de confusión alguno, teniendo en cuenta que los consumidores y el mercado especifico de los productos de la oponente no podrán confundir los respectivos orígenes empresariales, en los productos de la clase 25 en cuestión, con lo que la Sala no comparte los fundamentos de la resolución combatida, siendo por ende que no se cumple el primero de los requisitos exigidos, de similitud fonética y denominativa, cuando resulta obvia la diferencia de ambos conjuntos, que constan en el expediente, y sin que el compartir Dolce sea especialmente determinante, además de no ser la solicitada G D, lo que sería cuestión distinta, ni lo supone la inversión de términos, por cuanto Gianna y Gabbana no son mínimamente semejantes.
Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.
Por ello, y con el examen fonético y denominativo, de diseño y visual, de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, aun con la eventual semejanza referida, como se ha hecho constar, con lo que del examen conjunto de los signos confrontados no se infiere la alegada cuasi identidad ni semejanza como para aplicar la prohibición y se producen por ello diferencias suficientes como para estimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.
Es claro, por tanto, que si los signos confrontados no son conjuntos idénticos ni similares y por ello no resultan confundibles, incluso con la identidad aplicativa en relación a los productos y servicios de la clase 25, procede la estimación del recurso planteado y la concesión de registro de la marca denominativa interesada, dado que tampoco se acredita el riesgo de confusión ni el de asociación en el mercado, por parte de los consumidores de esos específicos productos y servicios, en cuanto que no cabe negar las diferencias denominativas, graficas, visuales y fonéticas entre los conjuntos, además de carecer de grafico o diseño la solicitada, lo que supone, como se ha dicho, que no se cumple el primero de los requisitos exigidos por múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son suficientemente diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, debiendo añadirse que no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto, es lo cierto que entre la marca solicitada y las marcas prioritarias oponentes no se acreditan más que suficientes disparidades entre las mismas, al no existir la semejanza denominativa, fonética, y grafica exigible, al tener los signos una diferente composición denominativa, fonética, grafica, conceptual, y visual, lo que dota a los conjuntos de diferencias evidentes, además de no ser elemento esencial el genérico Dolce, y de existir múltiples marcas, en la citada clase 25, incluyendo dicho termino, evocativo de dulce, lo que conlleva la evidente posibilidad de convivencia entre los signos, ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 . Por último, los precedentes no son vinculantes, y lo serian en ambos sentidos, estimando por todo ello la Sala que no se acredita mínima y suficientemente factor de aprovechamiento del evidente y notorio prestigio de las marcas prioritarias.
QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.
Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, aun existiendo evidente identidad aplicativa, en la clase 25 interesada, ello no supone la aplicación de la prohibición, al no cumplirse el primero de los requisitos exigidos, con lo que no procede aplicar la prohibición por lo que debe estimarse el recurso origen de las presentes actuaciones, anulando la resolución impugnada, por no ser conforme a derecho, y procediendo el registro interesado.
SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar declaración acerca de las costas procesales, por estimarse el recurso.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Pablo José Trujillo Castellano, en nombre y representación de la mercantil Calzamundi, S.L, contra la resolución, de 8 de Diciembre de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 28 de septiembre de 2010, que había denegado a la misma el registro de la marca denominativa, GIANNA DOLCE, solicitada, nº 2.924.703, para proteger productos y servicios de la clase 25, confirmando dicha resolución y la denegación del registro de dicha marca; consecuentemente, Revocamos y Anulamos la resolución impugnada, por no ser conforme a derecho, procediendo la concesión de dicha marca; todo ello sin efectuar declaración en cuanto a las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber
