Sentencia Administrativo Nº 1514/2006, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 1775/2003 de 02 de Noviembre de 2006

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 01514/2006

Recurso núm. 1775/03

Ponente Sra. Cristina Cadenas Cortina

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEXTA

S E N T E N C I A núm. 1514

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Jesús Cudero Blas

Magistrados:

Dª. Mª Teresa Delgado Velasco

Dª. Cristina Cadenas Cortina

Dª. Amparo Guilló Sánchez Galiano

Dª. Eva Isabel Gallardo Martín de Blas

D. Francisco de la Peña Elías

En Madrid, a dos de noviembre de dos mil seis.

VISTO por la Sala el recurso contencioso-administrativo núm.

1775/2003, interpuesto por la Procuradora Sra. Rodríguez Pechín en representación de NIKE INTERNATIONAL LTD. contra Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de abril de 2003, 3 de marzo de 2003 y 14 de febrero de 2003 que desestiman recursos contra Resoluciones de la misma Oficina de 21 de enero de 2002 y de 5 de marzo de 2002; habiendo sido parte la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites establecidos en la Ley reguladora de esta Jurisdicción, se emplazó a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando que se dicte sentencia estimando el recurso y que se anulen las resoluciones impugnadas, dejando sin efecto la concesión de la marca.

SEGUNDO- El Abogado del Estado contesta la demanda mediante escrito en el que después de exponer los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso.

La Procuradora Sra. González Arroyo en representación de JOSE ALEJANDRO S.L., contesta la demanda solicitando la desestimación de la misma y la confirmación de las resoluciones impugnadas.

TERCERO- Finalizada la tramitación, quedó el pleito pendiente para deliberación y fallo, señalándose la audiencia del día 31 de octubre de 2006 , teniendo lugar así.

Ha sido Ponente la Magistrado Ilma. Sra. Doña Cristina Cadenas Cortina, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO- El presente recurso contencioso-administrativo fue interpuesto por la Procuradora Sra. Rodríguez Pechín, en representación de NIKE INERNATIONAL L. T.D contra Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de abril de 2003, 3 de marzo de 2003 y 14 de febrero de 2003, que desestiman recursos interpuestos contra Resoluciones de 21 de enero de 2002, y 5 de marzo de 2002, y otra de 21 de enero de 2002, que habían concedido las marcas BUDMEN, con gráfico solicitadas.

Con fecha 18 de abril de 2001 se solicitó marca BUDMEN con gráfico para productos de la Clase 18: "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias, no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y bastones, fustas y guarnicionería. Se opone la aquí recurrente por su marca gráfica del a Clase 18 n. 1.519007, por entender que existe una similitud gráfica no casual, entre los gráficos utilizados. Mediante resolución de 21 de enero de 2002 se concede la marca, dictándose resolución de 3 de marzo de 2003, desestimando el recurso por entender que existen suficientes elementos diferenciadores, y disparidad de conjunto, además de que el solicitante es titular de otra marca con la misma denominación y gráfico.

Idéntica petición se formula para productos de la Clase 39: almacenaje y distribución de vestidos, calzados y sombrerería, oponiéndose la recurrente por su marca para productos del a misma clase en concreto, servicios de transporte y depósito. La resolución de 5 de marzo de 2002 concede la marca y por resolución de 14 de febrero de 2003, se desestima el recurso de alzada.

Con fecha 18 de abril de 2001 se formula petición de marca BUDMEN para productos de la Clase 16, papel, cartón, productos de imprenta, encuadernación, Pinceles, artículos de oficina, naipes... Se opone la recurrente, por su marca gráfica de la misma clase, y se concede la solicitada mediante resolución de 21 de enero de 2002, confirmada por Resolución de 30 de abril de 2003.

La demanda alega que es titular de las marcas gráficas de su distintivo NIKE y se refiere al art. 12 de la Ley de Marcas de 1988 , y considera que existe semejanza entre las marcas, por identidad gráfica y semejanza aplicativa. Cita además el art. 13 c) en cuanto al aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos. Se refiere a que la solicitante JOSE ALEJANDRO SL ha solicitado varias marcas similares, que han sido denegadas por la Administración.

SEGUNDO- El Abogado del Estado se opone al recurso y considera que las marcas pueden convivir perfectamente sin riesgo de error o confusión.

La representación de JOSE ALEJANDRO SL se opone a la demanda y alega que existen diferencias siendo predominante el aspecto denominativo sobre el gráfico. En este caso, la diferencia es evidente BUDMEN- NIKE... considera que no puede aplicarse el art. 12.1 por existir evidentes diferencias entre las marcas, y entiende que puestas en comparación se producen evidentes diferencias entre ellas. Considera que el campo aplicativo es intrascendente al no ser aplicable el art. 12 1. De la ley , y finalmente entiende que no es aplicable el art. 13 citando jurisprudencia al efecto

TERCERO- El tema ha de examinarse a la luz de lo dispuesto en la Ley de Marcas, ley 32/88, cuyo artículo 12 contiene una serie de prohibiciones, relativas a que no podrán inscribirse como marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento, los signos que presenten identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, o nombre comercial o rótulo, anteriormente solicitada o registrada, para designar productos o servicios idénticos o similares que puedan inducir a error en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. En este sentido se pronunciaba el art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial que prohibía el acceso al Registro como marcas de aquellos distintivos que por su semejanza fonética, o gráfica con otros ya registrados puedan producir error o confusión en el mercado. Por su parte, el art. 118 del citado Estatuto se refería al tradicional principio de especialidad, al definir como función específica de la marca la de distinguir en el mercado los propios productos o servicios de los similares. Por ello, para hacer un examen comparativo de los signos que se enfrentan deben ponerse en relación, de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual, y de otra parte, la eventual coincidencia de su ámbito aplicativo, pues la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo se da cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

Por tanto, la cuestión debe centrarse en decidir si pueden o no convivir en el mercado las marcas. El Tribunal Supremo viene entendiendo que la marca es un signo o medio material utilizable para distinguir de los similares los productos de la industria. Debe tener capacidad diferenciadora, que a su vez se refleja en la finalidad consistente en evitar cualquier difusión respecto de otros objetos o actividades, debido a los cuales se prohíbe el acceso al Registro a los distintivos que presentan semejanza con otros ya inscritos. Esta semejanza, como recoge la sentencia de 14 de mayo de 1988 , constituye un concepto jurídico indeterminado cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en función tanto de datos fonológicos o gráficos, como de las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, según las reglas de la sana crítica y del buen sentido, común y no técnico, con una indeterminación que no pone en manos de la Administración ninguna potestad discrecional. La Jurisprudencia utiliza una serie de criterios, propugnando una impresión o visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada signo confrontado, sin desarticular su unidad fonética o gráfica. También se toma en consideración la existencia o inexistencia de riesgo de confusión en el mercado, y entre los consumidores, en perjuicio de quien tiene inscrito su signo distintivo, y finalmente, debe tenerse en cuenta el área comercial a que van dirigidos los productos o servicios amparados.

CUARTO- Todas estas pautas han de aplicarse al presente supuesto, examinando en consecuencia la procedencia o no de la concesión de la marca que se pretende inscribir, teniendo en cuenta las circunstancias del supuesto y los criterios anteriormente expuestos.

Se opone el recurrente a la concesión de la marca, BUDMEN con gráfico por la similitud con el gráfico de sus marcas NIKE para productos idénticos. Las marcas solicitadas son todas ellas idénticas y son mixtas, con un diseño vagamente semejante al de la marca oponente, pero apreciándose en el conjunto suficientes elementos diferenciadores, puesto que la marca debe componerse de un todo, no solo consta el elemento gráfico, y en el caso de la solicitante la denominación BUDMEN es muy evidente, y resalta en el conjunto de la marca... El tema debe centrarse en la posibilidad de diferenciación, que en este caso, se produce por los datos expuestos, en particular por la clara diferenciación del conjunto con el elemento denominativo muy destacado y claramente diferente... Esto supone la posibilidad de acceso al Registro, con carácter general, y respetando las limitaciones del art. 12.1 a) de la ley de Marcas . Así pues, en este caso, las marcas pueden individualizarse perfectamente, puesto que el impacto visual es claramente distinto, por las diferencias denominativas, y porque el gráfico no es idéntico, pudiendo establecerse una diferenciación.

En este punto debe tenerse en cuenta la doctrina jurisprudencial en la materia. El TS en sentencia de 24 de septiembre de 2002 , recuerda que "el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio, pues, podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo.

Los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable (...)"."

En este concreto supuesto, se aprecia entre las marcas la existencia de diferencias suficientes para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de error. El TS viene estableciendo las siguientes pautas, con carácter general:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) Que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) Que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial

Y en relación a la importancia de la naturaleza de las cosas o servicios que se tratan de distinguir o amparar con los distintivos que componen las marcas, tal problema se sustancia en la publicación de la Ley de Marcas, dado que la incompatibilidad registral exige un doble requisito, cual es:

1º) La similitud o identidad fonética, gráfica o conceptual.

2º) La identidad o similitud de productos.

3º) Que en todo caso se produzca error o confusión entre los consumidores, y la falta del primer requisito elimina automáticamente el 2º y 3º. Y es que en realidad y como hemos afirmado también reiteradamente en múltiples sentencias, ningún criterio tiene un carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto."

Aplicando esta doctrina general y teniendo en cuenta los aspectos que se han puesto de relieve, cabe concluir que las marcas enfrentadas pueden convivir en el mercado, puesto que aunque se diferencian tanto en su conjunto, lo que permite su convivencia en el mercado, aunque protegen productos de las mismas Clases. Pero la diferencia es notable, particularmente denominativa, como para evitar riesgo de error o confusión.

CUARTO- A este punto debe añadirse la alegación del recurrente sobre la vulneración del art. 13 c) de la ley de marcas. Como recuerda el TS en Sentencia de 10 de noviembre de 2005 , entre otras: "Esta Sala reiteradamente viene señalando que mientras que el renombre supone el conocimiento de la marcas en todos los ámbitos por los consumidores en general, la notoria supone el conocimiento en los sectores en que se desenvuelve una determinada marca, pero no en los ajenos a ellos.

Por su parte, la Sentencia de 28 de enero de 2005 dispone que:

"La marca notoria, que según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), es aquella en que el general conocimiento existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, y la marca renombrada, en que ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma, merecen una especial tutela por su carácter distintivo, aún con diferente intensidad, frente a aquellas marcas posteriores con cuya utilización se pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio a la marca prioritaria.

En la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas , el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama.

Esta apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 , "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Esta misma Sentencia del TS, examinando un supuesto concreto pero con doctrina que puede trasladarse a este caso, considera que: "La comparación de los elementos denominativos que caracteriza la marca aspirante y las marcas obstaculizadoras revela la utilización de un elemento denominativo común "....." que produce riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común de los productos y servicios ofrecidos por las marcas confrontadas.

El grado de similitud denominativa y fonética apreciable en una visión de conjunto de las marcas confrontadas no se compensa por el grado de separación de los productos ofrecidos por dichas marcas ..."

Por tanto, estos aspectos deben valorarse en este caso. El TS viene entendiendo por otra parte que los elementos que deben ponderarse para admitir la inscripción como marca deben completarse con la referencia al principio constitucional de libertad de empresa, en el marco de la economía de mercado, como principio orientador de la protección que, a la inventiva e innovación industrial, dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como para establecer un claro límite a tal iniciativa a fin de garantizar la protección del consumidor, evitándole riesgos de error o confusión entre los productos amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria (SS. Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1986, 23 de julio y 26 de diciembre de 1988 , entre otras).

Este principio de libertad de empresa debe tenerse en cuenta, pero poniendo todo ello en relación con los datos y elementos que se han examinado, en relación con las marcas solicitadas respecto a la impugnante, suficientemente conocida por el público en general. La existencia de suficientes elementos diferenciadores permite concluir que no se produce el aprovechamiento alegado puesto que por lo demás, las marcas oponentes son conocidas suficientemente por el público en general, y a ello se añade que las marcas solicitantes tienen un elemento de clara diferenciación que es la denominación totalmente distinta de NIKE. Ello no afecta la protección que esta marca merece por su notoriedad y prestigio.

Debe tenerse en cuenta que en esta materia la casuística es abundantísima y es preciso tener en cuenta las concretas circunstancias para cada supuesto, individualizando las mismas escrupulosamente, para llegar a una conclusión ajustada a Derecho

En este caso, valorando los suficientes elementos diferenciadores procede desestimar el recurso, considerando que las marcas pueden convivir en el mercado.

QUINTO- No procede hacer declaración especial sobre costas, al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes en base al art. 139 de la LJC .

Fallo

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Rodríguez Pechín en representación de NIKE INTERNATIONAL LTD., contra Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de abril de 2003, 3 de marzo de 2003 y 14 de febrero de 2003 que desestiman recursos contra Resoluciones de la misma Oficina de 21 de enero de 2002 y de 5 de marzo de 2002, debemos declarar y declaramos que las citadas resoluciones son conformes con el ordenamiento jurídico. No procede hacer declaración sobre costas.

Notifíquese la presente resolución con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma cabe recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sección, para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la notificación de la misma.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Ponente Ilma. Sra. Dª. Cristina Cadenas Cortina, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario certifico.