Sentencia Administrativo Nº 1526/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 776/2005 de 27 de Septiembre de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 01526/2007

Recurso 776/05

SENTENCIA NUMERO 1526

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop.

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En la Villa de Madrid, a veintisiete de septiembre de dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 776/05, interpuesto por la mercantil CARTUXA DE PORCELANA SL representada por el Procurador de los Tribunales don Rafael Gamarra Megías, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de marzo de 2.005, que en alzada confirma acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de julio de 2.004. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representado por el Abogado del Estado. Y, como codemandada la mercantil PICKMAN LA CARTUJA DE SEVILLA SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho; en los mismos términos se expresó la mercantil codemandada.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 27 de septiembre de 2007, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrenet impugna resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de marzo de 2.005, que en alzada confirma acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de julio de 2.004, por la que se deniega el registro de la marca nacional núm. 2.565.151 CARTUXA DE PORCELANA SL, para la clase 21 del Nomenclator.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 3 de noviembre de 2.003 la mercantil recurrente presenta solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.565.151 CARTUXA DE PORCELANA SL, en la clase 21 para "Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se opuso la mercantil PICKMAN LA CARTUJA DE SEVILLA SA titular de las marcas nacionales nº 1.292.954 LA CARTUJA, n º 340.068 LA CARTUJA DE SEVILLA , y nº 855.863 LA CARTUJA DE SEVILLA , todas en la clase 21 en los mismos productos.

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 14 de mayo de 2004.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 20 de julio de 2.004 mediante la que deniega el registro de la marca solicitada.

e) La mercantil recurrente considerando que la misma no era ajustada a derecho, la recurre en alzada, siendo resuelto el recurso por acuerdo desestimatorio del mismo órgano de 11 de marzo de 2.005.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación tanto en que el término LA CARTUJA no es apropiable dado su significado siendo perfectamente compatibles ambas marcas, existiendo infracción del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, 17/2001 , no sólo por las diferencias gráficas sino, igualmente, por la diferencia de los productos puestos a la venta; discute, igualmente, la notoriedad de la oponente habida cuenta, dice, su escasa implantación en el mercado actual.

Señala la resolución recurrida Que el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , prohíbe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan generar un riesgo de confusión en el público, incluyéndose el riesgo de asociación con la marca anterior dentro del citado riesgo de confusión. De donde de desprende que para determinar la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores, de una parte la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas, y de otra la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de que exista un riesgo de confusión en el público, condiciona finalísimamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designan las marcas enfrentadas son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o tienen una finalidad complementaria o relacionada. Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1 , por existir entre los signos enfrentados, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, debiendo tenerse en cuenta que dado el carácter notorio de las marcas oponentes, se aplica un mayor rigor de comparación.

Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas. Por otro lado, se fundamenta en la inexistencia del renombre al que se refiere la recurrente con relación al sector de la marca aceptada.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, la marca nacional núm. 2.565.151 CARTUXA DE PORCELANA SL, en la clase 21 para "Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases"; y las marcas nacionales oponentes nº 1.292.954 LA CARTUJA, n º 340.068 LA CARTUJA DE SEVILLA , y nº 855.863 LA CARTUJA DE SEVILLA , todas en la clase 21 en los mismos productos.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 20023225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas . Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 20026585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 19882267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 20044355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca, criterio seguido normativamente por el artículo 6 de la nueva Ley .

Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca, pues no existen suficientes diferencias de carácter fonético para diferenciarlas de forma absoluta, dotándolas de singularidad que permita al consumidor distinguirlas en el mercado pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; las igualdades son de tales que existe impedimento para su inscripción, y ello porque se puede concluir que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma prácticamente igual y no son diferenciables por la igual composición de sus vocablos y siendo ambas marcas similares fonéticamente y gráficamente por lo que procede desestimar el presente recurso. Pero es que, además, como también hemos sentado ya en abundante jurisprudencia y basta como referencia la STS 4 de julio de 2.005 (RJ 2005/5202 ), la exclusión plena del riesgo de confusión y asociación supone por si misma la imposibilidad de aprovechamiento de la reputación de otra marca, el cual requiere algún tipo de confundibilidad o posibilidad de asociación para que una marca pueda efectivamente usurpar ante el consumidor el prestigio adquirido por otra en su actividad comercial (Sentencias de 20 de julio de 2004 -RC 2.213/2001 [RJ 20045369]- y de 18 de diciembre de 2003 -RC 6.474/1999 [RJ 20039049 ]-), y tal no ocurre en el caso de autos a pesar de los esfuerzos denodados de la recurrente por desvirtuar el crédito de la oponente y que no coinciden con el conocimiento general que sobre la misma tiene el consumidor.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil la mercantil CARTUXA DE PORCELANA SL representada por el Procurador de los Tribunales don Rafael Gamarra Megías, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de marzo de 2.005, que en alzada confirma acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de julio de 2.004.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación dentro del plazo legalmente establecido, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como secretario de la misma doy fe.