Sentencia Administrativo Nº 1558/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 210/2011 de 04 de Diciembre de 2013

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.33.3-2011/0173440

RECURSO 210/2011

SENTENCIA NÚMERO 1558

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª Elvira Adoración Rodriguez Martí

D. Miguel Ángel Garcia Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

-------------------

En la Villa de Madrid, a 4 de diciembre de dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 210/2011, interpuesto por la D. Ángel Jesús , representado por el Procurador D. Gumersindo Luis Garcia Fernández, contra la resolución, dictada, en 24 de enero de 2011, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la parte solicitante, contra la resolución dictada en 18 de octubre de 2010, denegando el registro de la marca denominativa MOTOR D1E5E1, nº 2.918.007, para la clase 25, confirma dicha denegacion de la marca en cuestion al actor solicitante.

Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la mencionada mercantil actora recurrente, representada por la indicada Procuradora, formalizó su demanda mediante escrito presentado el 10 de junio de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y no solicita el recibimiento a prueba del recurso.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 29 de junio de 2011, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación..

TERCERO.-Por Decreto de 30 de junio de 2011, se dio tramite de conclusiones, llevado a efecto, y se declararon conclusas las actuaciones, quedando las mismas pendientes de señalamiento, y en fecha 28 de noviembre de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 24 de enero de 2011, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 18 de octubre de 2010, que había denegado al actor solicitante el registro de la marca denominativa nº 2.918.007, Motor D1E5E1, para la clase 25 solicitada, y confirma dicha resolución denegatoria.

La precitada resolución estima que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1. b de la Ley de Marcas 17/2001, por existir, entre los signos enfrentados, Motor D1E5E1 denominativa solicitada, para clase 25, para prendas de vestir, cinturones, y calzado, y las dos oponentes Diesel, en clase 25,para vestidos, zapatos, pantalones, camisas, y otros una evidente similitud, así como una identidad aplicativa en clase 25, al ser los productos idénticos.

SEGUNDO.-La parte recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que resulta inaplicable la prohibición del art. 6.1. b de la Ley, por inexistencia de identidad o semejanza entre los conjuntos de los signos enfrentados con diferencias acusadas, siendo que la solicitada es Motor D1E5E1, combinación de letras y números, con diferencias denominativas y foneticas evidentes, siendo cacofónicamente distintos de los oponentes, ademas de ser complementaria la cuestion de los campos aplicativos, sin riesgo de error o confusion ni de asociación, e interesando la estimación de la demanda y la concesión de la marca solicitada.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, al existir identidad denominativa y clara relacion aplicativa entre los signos confrontados, e interesando la desestimación de la demanda.

En el expediente administrativo consta la solicitud de D. Ángel Jesús , en fecha 9 de marzo de 2010, de registro de la marca denominativa Motor D1E5E1, nº 2.918.007, para la clase 25, en concreto para articulos de vestir, prendas de vestir, cinturones y calzado, excepto ortopédico; se opuso la mercantil Diesel, S.P.A., con dos marcas denominativas prioritarias, Diesel, en la clase 25, alegando la existencia de identidad denominativa y fonética, entre los signos confrontados, con el elemento esencial Diesel, que el solicitante había intentado registrar con anterioridad diversas marcas similares que le fueron denegadas, habiendo actuado de mala fe al imitar deliberadamente sus marcas, ademas de la notoriedad y reputación de dichas marcas Diesel en moda joven o casual, con evidente riesgo de confusion y de asociación, refiriendo la aplicación del art. 6.1.b, de la Ley de Marcas para la clase interesada; se opuso asimismo Motor Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sikerti, que no es parte en este proceso; la Oficina suspendió el expediente, efectuando alegaciones la solicitante, en el sentido de las evidentes diferencias de conjunto, denominativas y fonéticas, al estar el solicitado compuesto de letras y números, y tener registrada dicha marca en clase 18, limitando lo solicitado a prendas de vestir, cinturones(vestimenta), y calzado, excepto ortopédico; y en resolución de fecha 18 de octubre de 2010 la OEPM denegó la marca solicitada, nº 2.918.007, para la clase 25, por semejanza denominativa y aplicativa, con riesgo de confusión y de asociación, y teniendo por limitados los productos y servicios, interponiendo alzada el citado actor solicitante, el cual reitero sus alegaciones de falta de semejanza de los conjuntos fonético-denominativos, sin riesgo de confusion ni de asociación, y en resolución, de fecha 24 de enero de 2011 la OEPM desestimo la alzada, y confirmo la denegacion de la marca denominativa solicitada, en clase 25, por existir, entre los signos confrontados, Motor D1E5E1 la solicitada, en clase 25, y las oponentes Diesel, en clase 25, una evidente similitud, así como identidad aplicativa, al ser idénticos los productos, siendo de aplicación el art. 6.1.b de la Ley de Marcas .

TERCERO.-En primer lugar ,examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido, y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado; en el presente caso entre la denominativa solicitada, Motor D1E5E1, y las oponentes denominativas DIESEL, el grado de semejanza fonetica y denominativa referido en la resolución combatida es claramente suficiente, al ser el elemento esencial en ambas Diesel, dado que la combinación de letras y números de la solicitada no impide la confusion que se pretende evitar, y la percepción visual de las marcas en conflicto es prácticamente la misma, con lo que la similitud y cuasi identidad es evidente, dado que el término generico motor no supone diferenciación alguna, teniendo en cuenta que los productos y servicios de ambas son los mismos en clase 25, como refiere también la propia resolución impugnada, con lo que los conjuntos no se diferencian, lo que supone que pueda producirse claro riesgo de confusion y de asociación respecto de los consumidores, en el citado sector económico de prendas de vestir y calzado, siendo que la conocida y notoria marca Diesel en moda joven y casual lo es en el sector y mundo de la moda, como pretende la solicitada, sin que su marca análoga anterior sea valorable, al ser en clase 18.

CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Resulta evidente que los signos confrontados, en sus respectivos conjuntos, como se ha dicho, guardan parecido o semejanza suficiente como para aplicar la citada prohibición relativa, dado que dichos conjuntos son denominativa, fonetica, y visualmente similares, con riesgo cierto de confusion y de asociación, teniendo en cuenta que los consumidores podrán confundir los respectivos orígenes empresariales, en los productos de la clase 25 solicitada, con lo que la Sala comparte los fundamentos de la resolución combatida, siendo por ende que se cumple el primero de los requisitos exigidos, de similitud fonetica, visual y denominativa.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.

Por ello, y con el examen fonético y denominativo, y visual, de los signos confrontados, la Sala entiende que no resultan conjuntos diferentes, como se ha hecho constar, con lo que del examen conjunto de los signos confrontado se infiere la alegada cuasi identidad como para aplicar la prohibición y no se producen consecuentemente diferencias suficientes como para estimar la demanda, dado que tampoco cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.

Es claro, por tanto, que si los signos confrontados son conjuntos similares y por ello resultan confundibles, ademas de la evidente relacion aplicativa en la clase 25, procede la desestimación del recurso planteado, dado que se acredita el riesgo de confusion y el de asociación en el mercado, dado que los notorios y conocidos productos Diesel, de la oponente, en moda joven, podrán inducir a confusion a los específicos consumidores de los mismos, en cuanto que no cabe negar las semejanzas denominativas, visuales y fonéticas entre los conjuntos, lo que supone, como se ha dicho, que se cumple el primero de los requisitos exigidos por múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello se provoca el citado riesgo de confusión y de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son suficientemente semejantes para la aplicación de la prohibición, debiendo añadirse que aunque no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto, es lo cierto que entre la marca solicitada y las marcas prioritarias oponentes se acreditan suficientes similitudes entre las mismas, al no tener los signos una diferente composición denominativa, fonética, conceptual, ni visual, lo que no dota a los conjuntos de diferencias suficientes, y ello no conlleva la posibilidad de convivencia entre los signos, ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 ., con lo que el primer requisito queda acreditado.

QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, existe también semejanza o cuasi identidad aplicativa, en la clase 25 solicitada, misma de las prioritarias, con idénticos productos de prendas de vestir, oponente muy conocida en moda joven, lo que también supone la aplicación de la prohibición, especialmente al cumplirse el primero de los requisitos exigidos, con lo que resulta procedente aplicar la prohibición, por lo que debe desestimarse el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar imposición a la actora de las costas procesales, por no acreditarse temeridad o mala fe.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Gumersindo Luis Garcia Fernández, en nombre y representación de D. Ángel Jesús , contra la resolución, de 24 de enero de 2011, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 18 de octubre de 2010, que había denegado a la parte actora solicitante, el registro de la marca denominativa, Motor D1E5E1, solicitada, nº 2.918.007, para proteger productos y servicios de la clase 25, prendas de vestir, cinturones y calzado, confirmando dicha resolución denegatoria; consecuentemente, confirmamos la resolución impugnada, por ser ajustada a derecho; todo ello sin efectuar imposición a la actora de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodriguez Martí D.Miguel Ángel Garcia Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 210/2011