Sentencia Administrativo Nº 1603/2015, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1546/2012 de 21 de Septiembre de 2015

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SEDE GRANADA

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO NÚMERO 1546 / 2012

S E N T E N C I A NÚM. 1.603 DE 2015

Ilmos. Sres. Magistrados

Don Rafael Toledano Cantero

Don Jesús Rivera Fernández

Don Luis Ángel Gollonet Teruel (Ponente)

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En Granada a veintiuno de septiembre de dos mil quince.

Vistos los autos del recurso nº 1546 de 2012presentado ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sede de Granada, contra la Resolución 107012, de 9 de octubre de 2012 , de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Interviene como parte recurrente D. Elias , representado por la Procuradora Dª . Teresa Guerrero Casado y defendido por sí mismo como Letrado, y como parte recurrida la Oficina Española de Patentes y Marcasrepresentada y defendida por la Abogacía del Estado; interviene como parte codemandada Dª . Modesta , representada por la Procuradora Dª . Marta Bureo Ceres, y defendida por la Letrada Dª . Angélica Cutini.

La cuantía del recurso es indeterminada.

Antecedentes

ÚNICO.-Por la parte recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo, mediante escrito presentado el día 17 de diciembre de 2012 contra la resolución antes indicada.

El recurso fue admitido a trámite, y se dio traslado a la Administración demandada; se presentó la demanda el día 7 de marzo de 2014 y la contestación a la demanda de la Abogacía del Estado el día 6 de mayo de 2014. La parte codemandada presentó la contestación a la demanda el día 18 de julio de 2014.

Se designó Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Ángel Gollonet Teruel, se señaló día para la votación y fallo y quedaron los autos pendientes para dictar Sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución 107012, de 9 de octubre de 2012, de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En esta resolución administrativa, se estima un recurso presentado por la marca oponente 'myloquo' y se anula la marca 'loquo69.com', que había sido previamente concedida.

Entiende la resolución recurrida que existe una evidente semejanza denominativa y gráfica entre 'myloquo' y 'loquo69.com', al coincidir entre ellos en su elemento más distintivo dominante, 'loquo', con una configuración gráfica muy próxima, sin que el resto de elementos incorporados tengan suficiente poder de diferenciación, y sin que pueda apreciarse una dimensión conceptual suficientemente diferenciadora; en cuanto a la relación aplicativa, se entiende que existen semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios de los respectivos campos aplicativos, lo que, en definitiva, genera un evidente riesgo de confusión o asociación para los consumidores, por lo que, de acuerdo con el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas , se acuerda denegar el registro de la marca solicitado.

SEGUNDO.-El recurso entiende, en síntesis, que la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió en un primer momento la marca solicitada 'loquo69.com' porque contenía elementos que le conferían carácter distintivo y diferenciador respecto a las oponentes, por lo que podrían convivir sin dar lugar a error o confusión, al igual que conviven entre sí en el mercado las oponentes, y que en la actualidad existen unas 20 marcas con la denominación 'loquo' en su registro marcario, de las que 8 están registradas en la clase 35, la misma que la marca oponente 'myloquo' por lo que no hay posibilidad de confusión o asociación de los consumidores; la palabra 'loquo' proviene del latín donde significa 'charlar' o 'decir' y tiene un uso habitual en diversos sectores, y que dentro de la clase 35 hay 4 marcas que se dedican al servicio de anuncios clasificados. Se alega igualmente que no se genera confusión ya que se trata de un vocablo ('loquo') de uso extendido y la denegación de acceder al registro de la marca solicitada genera indefensión y desigualdad, y que incluso con fecha posterior a la resolución recurrida se concedió la marca 'Precioloquo' de la clase 35, por lo que en definitiva se solicita que se anula la resolución número 107012 de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de octubre de 2012 y se admita el registro como marca nacional de 'loquo69.com'.

La Abogacía del Estado, en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, solicita la desestimación de la demanda y alega que con arreglo al artículo 6 de la Ley 17/2001 hay semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas y hay riesgo de confusión entre el público.

La parte codemandada, titular de la marca nacional 'myloquo' de la clase 35, así como de la marca comunitaria 'locuo' también solicita la desestimación del recurso y confirmación de la actuación administrativa impugnada, ya que considera que la marca tiene como finalidad que el público distinga el origen de los productos o servicios a los que se les aplican las marcas, y que dada la similitud entre 'loquo69.com' y 'myloquo' no se puede cumplir la función distintiva que le es propia a la marca, por lo que la denegación de la marca es conforme al artículo 6.1 de la Ley 17/2001 como ha resuelto de forma motivada la Administración. Y que el hecho de que ambas marcas operen en el mismo sector aumenta el peligro de posible confusión entre el público. Finalmente, se indica que solo dos marcas han tenido acceso a la clase 35 utilizando el vocablo 'loquo' y que son 'nuevoloquo.com' y 'precioloquo' pero que el servicio ofertado y los productos de 'precioloquo' son totalmente diferentes, mientras que 'myloquo' y 'loquo69.com' ofrecen el mismo servicio, por lo que el riesgo de confusión el evidente, y 'nuevoloquo' es una marca vinculada a 'myloquo'.

TERCERO.-Establece el artículo 6 de la Ley de Marcas , Ley 17/2001 que:

'1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior' .

Conviene destacar la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia y así la STS de 18 de julio de 2013 , ha declarado que 'a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado'.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 , en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

La distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás.

La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas.

Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

Y la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

CUARTO.-Sobre la base de la anterior doctrina, y aplicándola a este caso concreto, se llega a la conclusión de que ambas marcas, 'loquo69.com' y'myloquo' tienen una semejanza denominativa, gráfica y fonética lo suficientemente coincidente como para generar confusión en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que ambas marcas se dirigen a un mismo sector de actividad, el de los anuncios clasificados eróticos o de prostitución, por lo que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 17/2001 , y la doctrina sobre este precepto, existe un riesgo de confusión en el mercado.

En particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, la identidad y similitud de las marcas opuestas y la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, el grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, se llega a la conclusión de que se trata de marcas que, con facilidad, pueden ser confundidas.

Así, la palabra principal o sustantiva, loquo, es común a ambas, y luego se utilizan, de forma accesoria, dos elementos ('my' en un caso y '69.com' en otro) que diferencian, pero que diferencian de forma accesoria o secundaria, sin restar fuerza al significado principal y dominante de 'loquo' que, además, en la representación gráfica de la marca ocupa una posición mayúscula.

Además, si se observa la solicitud de registro de la marca 'loquo69.com' que obra al folio 2 del expediente administrativo, se observa que la representación gráfica contiene una 'L' (de loquo) destacada, de tamaño más grande, al igual que la 'q' y la 'u', mientras que las 'o' (de loquo) son más pequeñas, de forma exactamente igual que en 'myloquo', marca registrada con anterioridad, lo que incrementa el riesgo de confusión.

Ninguna de las dos marcas tiene un conocimiento universal o de gran difusión, por lo que ese riesgo de confusión es mayor, ya que si una de las marcas tuviese una gran fama o conocimiento entre los consumidores, entonces ese riesgo, pese a los parecidos evidentes, sería menor, cosa que no sucede en este caso, en el que, se reitera, ninguna de las marcas tiene una difusión de especial trascendencia.

Y ambas marcas, como antes se ha destacado, están dirigidas a un mismo sector, el de los anuncios clasificados de contenido erótico relacionado con las diversas formas de la prostitución y/o pornografía en su sentido más amplio, por lo que, como sostiene la Abogacía del Estado, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la parte codemandada, el riesgo de confusión existe y conforme al artículo 6 de la Ley 17/2001 debe desestimarse el recurso.

El hecho de que inicialmente se accediera al registro de la marca, mediante resolución de 14 de marzo de 2012, no supone que la OEPM deba, sin más, mantener el criterio cuando se recurre esa resolución, como parece desprenderse del contenido de la demanda, ya que es ante la oposición de una marca competidora cuando, en vía de recurso, la OEPM modifica su criterio dentro la normalidad de la actuación administrativa, y motivando y justificando, de forma más que suficiente, las razones para ese cambio de criterio, por lo que no se genera indefensión, sin perjuicio de lo que se razona en el fundamento de derecho siguiente en cuanto a la imposición de costas.

Finalmente, tampoco se vulnera el principio o derecho a la igualdad que se invoca en la demanda, por el hecho de que otras marcas con referencia al vocablo 'loquo' hayan sido admitidas por la OEPM, ya que esas otras marcas no están dirigidas al mismo sector de actividad, pues, a diferencia de lo que se afirma en el recurso, sólo 2 de las marcas que se citan son de la clase 35, en concreto las marcas 'nuevoloquo' y 'precioloquo', siendo la primera marca vinculada a la parte codemandada, y la segunda dirigida a un sector de actividad totalmente diferente.

Por todo ello, procede desestimar el recurso, y confirmar la actuación administrativa impugnada, por ser conforme a Derecho.

QUINTO.-No procede la imposición de costas de esta instancia a la parte recurrente, ya que aunque ha visto desestimadas todas sus pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA , en su redacción posterior a la Ley 37/2011, de 10 de octubre, aplicable de acuerdo con la Disposición Transitoria Única de la Ley 37/2011, concurren circunstancias suficientes que justifican la no imposición de costas; específicamente, las dudas de hecho que presenta el caso, y que han quedado claras y manifiestas en las resoluciones de signo distinto de la propia OEPM.

En atención a lo expuesto,

Fallo

Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Elias contra la Resolución 107012, de 9 de octubre de 2012, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que se confirma por ser ajustada a Derecho.

Sin imposición de costas a la parte recurrente.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y devuélvanse las actuaciones, con certificación de la misma, al Juzgado de procedencia, interesándole acuse recibo.

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, con las demás prevenciones del art. 248,4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que contra la misma cabe interponer Recurso de Casaciónmediante escrito presentado en esta Sala en el plazo de diez días contados desde el siguiente a su notificación, no obstante lo cual se llevará a efecto la resolución impugnada ( artículo 79.1 LJCA ), debiendo acompañar al escrito en que se interponga, la copia del resguardo del ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm.: 2069000024154612, del depósito para recurrir por cuantía de 50 euros, de conformidad a lo dispuesto en la D.A. 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre , salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición Adicional Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita, definitivamente juzgado lo pronunciamos, mandamos y firmamos.