Sentencia Administrativo Nº 1743/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1456/2006 de 24 de Septiembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 01743/2009

Recurso 1456/06

SENTENCIA NÚMERO 1743

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 1456/06, interpuesto por la mercantil BIOLASE TECNOLOGY INC y PREMIER LASER SYSTEM INC, representadas por el Procurador de los Tribunales don Jorge Laguna Alonso, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 1 de diciembre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba se dio el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley y quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 24 de septiembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 1 de diciembre de 2.005 que denegó la rehabilitación de la patente europea núm. 95.302.891 con el título "laser en el infrarrojo medio con alta velocidad de repetición de impulsos".

SEGUNDO.- La resolución administrativa en alzada desestima el recurso señalando que "Según el arto 117 de la Ley de Patentes, "la patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor. Por su parte el art. 1105 de Código Civil establece que "fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables. El agente alega que la falta de pago no se debió en ningún caso a la falta de diligencia por parte de los sucesivos titulares, sino a las sucesivas cesiones originadas como consecuencia de la quiebra, realizadas en un corto espacio de tiempo y a los sucesivos cambios de agentes consecuencia de dichos cambios lo que considera dentro de las causas de fuerza mayor. Si bien, teniendo en cuenta el texto del artículo del Código Civil antes mencionado así como la Jurisprudencia existente sobre la consideración de fuerza mayor, cabe decir que la justificación dada por el recurrente no se puede encuadrar dentro del restringido y excepcional concepto de fuerza mayor al estar caracterizado éste por una ausencia total de negligencia en la causación del evento que ha de venir así determinado por un suceso imprevisible o de tal magnitud e intensidad que, aún de preverse, resulta inviable, a pesar de desplegarse la máxima diligencia. Si bien él error por el que como consecuencia de sucesivas cesiones y de la falta de comunicación de un titular a otro no se realizó el pago de la novena anualidad, no se considera encuadrable dentro de los supuestos de fuerza mayor".

TERCERO.- El artículo 161 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes establece que para mantener en vigor la patente, el titular de la misma deberá abonar las anualidades que figuran en el anexo mencionado en el artículo 160 . Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de la patente. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y el correspondiente pago podrá ser válidamente efectuado dentro del plazo que se fije reglamentariamente. Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, podrá el titular abonar el mismo con el recargo que corresponda, dentro de los seis meses siguientes. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente, exonera el pago de las dos primeras anualidades.

En aplicación de dicho precepto la Oficina Española de Patentes y Marcas en la resolución recurrida señala que la solicitud tenía como fecha de presentación el 28 de abril de 1995 por lo que el vencimiento de la novena anualidad era el 30 de abril de 2003 habiéndose publicado en el BOPI de 16 de agosto de 2004 resolución por la que se declaró caducada la patente.

CUARTO.- la Sala tiene en cuanta el contenido del artículo 82 del Reglamento de Ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Dicho precepto dispone que las anualidades necesarias para mantener en vigor una patente se pagarán por años adelantados y que la fecha de vencimiento de cada anualidad será la del último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud que en este caso se refiere a la patente (28 de abril de 1995) ya que es de la que nace la presente patente, debemos entender que el último día para efectuar el pago de la novena anualidad sin recargo alguno fue el 30 de abril de 2003 y el 30 de octubre de 2003 el último para realizarlo con el recargo establecido reglamentariamente.

Tal y como consta en el documento acompañado con el escrito de interposición del recurso la resolución que declaró la caducidad es de fecha 29 de abril de 2003 siendo publicada en el BOPI de 16 de agosto de 2004.

Sin perjuicio de ello, se ha de tener también en cuenta la posibilidad que ofrece el artículo 82 del cuerpo normativo citado que se refiere a la opción de regularizar el pago abonando una tasa equivalente al importe de la vigésima anualidad hasta la fecha de vencimiento de la siguiente anualidad.

Conforme a ello, y teniendo en cuenta que conforme al artículo 116.2 de la Ley sólo la publicación de la declaración de caducidad produce efectos, constando que el pago se realizó en febrero de 2005 resulta evidente que lo fue fuera de plazo y que la resolución de caducidad produjo sus efectos transcurrido dicho plazo.

QUINTO.- Por último resta analizar la aplicación del artículo 117 de la Ley de Patentes .

Como hemos señalado en nuestra sentencia de 20 de noviembre de 2008 dictada en el Procedimiento Ordinario número 167/2.006 el artículo 25 de la nueva Ley 1.7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , de aplicación a la cuestión planteada conforme a su Disposición Adicional Séptima , prevé lo siguiente: "1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5. 2. La solicitud deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. La solicitud sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 32". La previsión se completó en el Real Decreto 687/2.002, de 12 de julio , Reglamento de ejecución de la Ley 17/2.001, a tenor de cuyo art. 47.1 : "La solicitud para el restablecimiento de un derecho deberá presentarse en el plazo de dos meses a contar desde el cese del impedimento. La solicitud se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma frente al que se hubiera incumplido el plazo determinante de la pérdida del derecho". Así las cosas, las resoluciones recurridas pudieran calificarse en un principio como en un todo conformes a derecho y esa sería la decisión aparentemente coherente. En su contra consta que en un primer momento la titular de la patente, PREMIER LASER SYSTEM, INC., solicitó la quiebra en marzo de 2000. De este procedimiento PLS LIQUIDATING LLC adquirió el 9 de octubre de 2001 (09-10-2001) la cartera de patentes de Premier Laser System, entre ella la citada patente europea. Posteriormente, LS Liquidating LLC transfiere la titularidad a DIODEM LLC en fecha 7 de enero de 2.003 (07- 01-2003). En fecha 10 de enero de 2003 se aprueba un Acuerdo de Cesión y Licencia entre PLS Liquidating LLC, LARES RESEARCH y Diodem LLC. A continuación, Diodem LLC cedió la titularidad de la patente a BL ACQUISITION 11, INC., el 24 de enero de 2005. Finalmente, BL Acquisition II INC cede la titularidad a BIOLASE TECHNOLOGY, INC, contrato firmado el 2 de agosto de 2005. El día 25 de enero de 2005, Biolase Techonlogy, Inc. fue comunicado que la patente europea de referencia había sido declarada caducada en España, pero que era posible su rehabilitación. Mediante declaración jurada del Presidente Ejecutivo de Biolase Tecnnology, Inc., se considera que el fallo en el pago de la anualidad correspondiente a la fecha 30-04-2003 ocurrió durante la transición de la patente de PLS a Lares. Además, PLS mantenía un sistema de control de expedientes que debiera haber indicado que había que pagar las tasas de mantenimiento, siendo éste un sistema separado del de Lares. Conforme al relato de hechos, que la resolución no niega como ciertos, de la entidad recurrente sólo un fallo de control en un momento de trasmisión de patente en una empresa en quiebra impidió que se cursaran las oportunas instrucciones a Agente español, de manera que cuando se detectó se pretendió subsanar y ese conjunto de circunstancias deben ser tenidas como supuesto de fuerza mayor en los términos recogidos en el artículo 117 de la Ley de Patentes .

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil BIOLASE TECNOLOGY INC y PREMIER LASER SYSTEM INC, representadas por el Procurador de los Tribunales don Jorge Laguna Alonso, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 1 de diciembre de 2.005 las cuales anulamos y declaramos el derecho de la recurrente a la rehabilitación de la patente europea núm. 95.302.891.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.