Sentencia Administrativo Nº 181/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 393/2014 de 01 de Marzo de 2016

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2014/0015086

Procedimiento Ordinario 393/2014

RECURSO 393/2014

SENTENCIA NÚMERO 181/16

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Iltmos. Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a dos de marzo de dos mil dieciseis.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 393/2014, interpuesto por 'CENTRAL LECHERA ASTURIANA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN NÚMERO 471', representada por el Procurador Sr. de Diego Quevedo, contra la Resolución de 5 de mayo de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 25 de noviembre de 2013 por la que se acordó la denegación de la marca mixta nº 3060794 'LECHERITO CENTRAL LECHERA ASTURIANA'. Ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS), representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada para contestación a la demanda, lo que verificó, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 25 de febrero de 2016 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución referida en el encabezamiento de esta sentencia por la que se deniega la inscripción de la marca mixta nº 3060794 'LECHERITO CENTRAL LECHERA ASTURIANA' para distinguir en la clase 30 ' Helados'.

La marca prioritaria oponente se denomina 'LECHERITO' y protege en la clase 29 'Leche, quesos, mantequilla y demás productos lácteos. Bebidas lacteadas, en las que la leche sea el elemento preponderante.'.

Habiéndose aducido por la Administración demandada la inadmisibilidad del recurso por falta de aportación del acuerdo societario a que se refiere el art. 45.2.d) LJCA , procede resolver en primer término el citado óbice procesal antes de hacerlo, en su caso, sobre el fondo del asunto.

SEGUNDO.-Como ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de octubre de 2013 , confirmando doctrina jurisprudencial en la materia que nos ocupa:

'Según se acaba de expresar, la codemandada, Junta de Andalucía, opuso la inadmisibilidad del presente recurso por ausencia deacuerdo corporativo decidiendo el ejercicio de acciones por la sociedad anónima recurrente.

Y frente a tan directa alegación la parte actora no sólo ha guardado silencio en su escrito de conclusiones sino, más aún, ha permanecido pasiva en orden a la subsanación del defecto denunciado.

Ha de notarse por ello que la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en Sentencia del Pleno de 5 de noviembre de 2008 se pronunció sobre los efectos de tales defectos de comparecencia en una doctrina -es forzoso insistir que procedente del Pleno del Tribunal- que ha sido reproducida en otras Sentencias, si cabe, más recientes. Así ocurre con la Sentencia de 29 de julio de 2009 .

Pues bien en aquella primera Sentencia, la Sala Tercera decía que:

...« tras la Ley de 1998, cualquiera que sea la entidad demandante, ésta debe aportar, bien el documento independiente acreditativo de haberse adoptado el acuerdo de interponer el recurso por el órgano a quien en cada caso competa, o bien el documento que, además de ser acreditativo de la representación con que actúa el compareciente, incorpore o inserte en lo pertinente la justificación de aquel acuerdo. Una cosa es, en efecto, el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado; y otra distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que habrá de ser tomada por el órgano de la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal facultad. Obvia es la máxima trascendencia que la acreditación de esto último tiene para la válida constitución de la relación jurídico-procesal, pues siendo rogada la justicia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo primero que ha de constatarse es que la persona jurídica interesada ha solicitado realmente la tutela judicial, lo que a su vez precisa que tome el correspondiente acuerdo dirigido a tal fin, y que lo tome no cualquiera, no cualquier órgano de la misma, sino aquél al que la persona jurídica ha atribuido tal decisión, ya que en otro caso se abre la posibilidad, el riesgo, de iniciación de un litigio no querido, o que jurídicamente no quepa afirmar como querido, por la entidad que figure como recurrente ».

En este caso consta aportado con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, además del poder general para pleitos, un documento acreditativo de la decisión de interponer el presente recurso adoptado por la Junta Rectora de la sociedad recurrente, considerándose tal documento suficiente atendido su contenido, sin que la Administración haya aducido nada al respecto a salvo la genérica alegación de no aportación de acuerdo alguno.

TERCERO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, sosteniendo que no resulta aplicable la causa de prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1 de la citada Ley de Marcas al existir diferencias denominativas y de conjunto, las cuales posibilitan el registro de la marca solicitada sin menoscabar ni interferir en los derechos de la marca oponente. El hecho de que en el conjunto de una marca existan rasgos, términos o matices coincidentes con otro signo marcario, no es óbice para que una marca pueda acceder al registro, tal y como ocurre en el presente caso, siempre que los demás elementos integrantes de la marca ofrezcan al consumidor suficiente información sobre su origen, erradicando cualquier riesgo de confusión y/o asociación. Por ello, en el caso presente la sola coincidencia en el vocablo 'LECHERITO' no puede por sí sola impedir el acceso al registro de la marca solicitada, pues el resto de los elementos denominativos y gráficos que lo acompañan permiten al consumidor medio establecer su individualidad, sin peligro de relación o confusión alguna con la marca oponente.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

CUARTO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , según la cual:

' (...) en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas , los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 , en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas , y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

«(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible. ».

Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas , ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas . Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas , según se expone en la Exposición de Motivos:

«En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas . Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas , también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas , de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ».'.

Y en relación con el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas , la precitada Sentencia continúa señalando que:

'(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

« b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.».'

QUINTO.-Teniendo en cuenta la doctrina acabada de exponer y entrando a conocer las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, pese a los esfuerzos dialécticos realizados por la representación procesal del recurrente- solicitante, la Sala llega a idéntica conclusión a la contenida en las resoluciones administrativas impugnadas.

En efecto, coincidimos plenamente en la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante 'CENTRAL LECHERA ASTURIANA LECHERITO' (mixta) con la marca obstaculizadora 'LECHERITO', pues apreciamos, desde una visión global o de conjunto de los signos en conflicto, la existencia de un elevado grado de similitud denominativa, fonética y conceptual.

En primer lugar debemos señalar que, a juicio de la Sala, el vocablo preponderante, sobre el que se asienta la distintividad de la solicitada, reside en el vocablo 'LECHERITO', no solo porque en la solicitud de la marca tan solo se incluyó dicho vocablo como único elemento denominativo, sino porque así inequívocamente se desprende desde la perspectiva de una visión global y de conjunto del diseño con que se representa la solicitada, en el que el expresado vocablo resalta sobre el resto de los que aparecen representados (' Lo mejor por naturaleza' y ' CENTRAL LECHERA ASTURIANA') dado el tamaño del vocablo y el lugar central en el que aparece reflejado.

El expresado vocablo, 'LECHERITO', resulta ser plenamente coincidente con el único vocablo de la oponente, resultando así una plena identidad denominativa, fonética y conceptual entre el vocablo sobre el que descansa la distintividad pretendida en la marca solicitada con el único vocablo utilizado en la prioritaria-oponente, identidad que viene a inducir una altísima semejanza entre los conjuntos marcarios en liza.

Esto es, se observa en la solicitada un conjunto denominativo-fonético altamente semejante con la prioritaria, con idéntico significado conceptual, de forma tal que el consumidor, dadas la semejanza e identidad apreciadas, creerá que los productos amparados por las marcas en liza tienen idéntico origen empresarial.

Si bien es cierto que a la solicitada la acompaña un diseño, no es menos cierto que el mismo, en el caso presente, no tiene o posee la virtualidad distintiva que le atribuye la recurrente si se tiene en cuenta el gran parecido denominativo e identidad conceptual existente, debiendo darse primacía al elemento denominativo (LECHERITO) frente al gráfico en la medida en que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes de la marca.

A todo cuanto antecede debe añadirse la relación aplicativa existente, pues pese a las alegaciones del recurrente, no cabe duda alguna que el sector comercial de los helados, en cuanto producto lácteo, guarda una evidente relación con el de los productos amparados por la marca prioritaria, pudiendo inducir al consumidor a la errónea creencia de un mismo origen empresarial, considerando que el nuevo ámbito aplicativo de los helados constituye una ampliación de los restantes productos lácteos ya amparados por la marca inscrita con prioridad.

Finalmente añadir, de un lado, que la comparación a analizar en esta sentencia es la de las marcas tal y como aparecen en el expediente, no como de facto, pudieran operar o dejar de operar en el mercado, tal y como se señala en la STS de 10 de noviembre de 2015 (recurso nº 310/2015 ), no pudiéndose enjuiciar tampoco la supuesta caducidad de la marca prioritaria, como el propio recurrente admite al afirmar reservarse expresamente las acciones a tales efectos. Y de otro lado, que un supuesto similar al que aquí nos ocupa fue ya resuelto en este mismo sentido por esta Sección en sentencia de 9 de diciembre de 20165 (recurso nº 152/2014 ) respecto al vocablo 'CONISSIMO'.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se imponen al recurrente las costas causadas, con el límite ( artículo 139.3 LJCA ) de 1.500 € en cuanto a la minuta de honorarios del Abogado del Estado, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación a la demanda y la actividad desplegada en el presente recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 'CENTRAL LECHERA ASTURIANA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN NÚMERO 471', representada por el Procurador Sr. de Diego Quevedo, contra la Resolución de 5 de mayo de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 25 de noviembre de 2013 por la que se acordó la denegación de la marca mixta nº 3060794 'LECHERITO CENTRAL LECHERA ASTURIANA', que se confirma por resultar ajustada a Derecho, condenando al recurrente a abonar las costas procesales causadas hasta el límite fijado en esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. José Ramón Chulvi Montaner

Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera