Sentencia Administrativo Nº 182/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 512/2014 de 08 de Marzo de 2016

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG:28.079.00.3-2014/0019674

RECURSO 512/2014

SENTENCIA NÚMERO 182

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a nueve de marzo de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 512/2014, interpuesto por la mercantil ZERO HOLDING GmbH & Co. KG, representada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, contra la resolución dictada el 9 de julio de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 3 de enero de 2014, por la que se accede a la inscripción de la marca 3085022 ' ZERO DAY' (mixta). Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2014, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictase sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 12 de diciembre de 2014, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 3 de marzo de 2016 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 9 de julio de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 3 de enero de 2014, por la que se accede a la inscripción de la marca 3085022 ' ZERO DAY' (mixta), para distinguir productos de la clase 25ª: ' Ropa de confección; calzados; sombrerería; ropa interior'.

La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al considerar que entre los signos enfrentados, ZERO DAY, solicitada y ZERO, oponente, ' existen suficientes diferencias fonéticas, denominativas y de conjunto entre ellos. Desde un punto de vista gráfico, presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual. Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan ideas/pensamientos/conceptos suficientemente diferenciados'. A lo que añade, en cuanto a la relación aplicativa, ' se da esta en prendas de vestir de la clase 25'.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, sosteniendo que resulta aplicable la causa de prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1 de la citada Ley de Marcas , argumentando al efecto: (i) Acusada semejanza denominativa, motivada por la identidad en el término inicial ZERO, sin que el término DAY de la solicitada desvirtúe la expresada semejanza, y considerando el elemento gráfica que acompaña a la solicitada como meramente complementario dada la prevalencia del elemento denominativo; (ii) Existencia de identidad aplicativa, reconocida en la propia resolución impugnada; (iii) Riesgo de confusión y asociación; y (iv) Existencia de precedentes administrativos en los que se ha declarado la incompatibilidad de solicitudes que incluyen en su denominación el término ZERO acompañado de algún otro término complementario.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicitan la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , según la cual:

' (...) en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

«(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible. ».

Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

«En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ».'.

Y en relación con el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, la precitada Sentencia continúa señalando que:

'(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

« b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.».'

CUARTO.-Teniendo en cuenta la doctrina acabada de exponer, y entrando a conocer de las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, la Sala no comparte la conclusión a la que llegan las resoluciones administrativas impugnadas.

En efecto, desde una apreciación de los conjuntos marcarios enfrentados se advierte que el elemento más característico en ambos es el vocablo ZERO, sobre el que recae, de una manera preponderante, la fuerza distintiva de ambos signos, siendo único en la oponente y el que inicia el elemento denominativo en la solicitada. Además, debe resaltarse el hecho de que dicho vocablo se inicia con la consonante Z en lugar de la C, lo que le dota de mayor distintividad y relevancia en el conjunto marcario.

Dicha identidad no queda menoscabada por el hecho de que en la solicitada venga acompañado con el vocablo DAY, dado que el elemento predominante, por estar al inicio del elemento denominativo, y relevante es el vocablo ZERO, quedando así el vocablo DAY claramente subordinado al vocablo principal.

Se concluye así, dada la identidad existente en el vocablo donde reside la distintitividad de ambas marcas, , desde el prisma denominativo y fonético una evidente semejanza, rayana en la cuasi-identidad, sin que el vocablo DAY en la solicitada tenga virtualidad distintiva suficiente. Semejanza o cuasi-identidad denominativa que se traslada, igualmente, al plano conceptual.

Si bien es cierto que la solicitada se incluye un gráfico, no es menos cierto que el mismo, en el caso presente, al basarse principalmente en el elemento denominativo, no tiene o posee la virtualidad distintiva que le atribuyen la resoluciones administrativas si se tiene en cuenta el gran parecido denominativo e identidad conceptual existente, debiendo darse primacía al elemento denominativo frente al gráfico en la medida en que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes de la marca. Dicho de otra forma: la distintividad pretendida recae, en ambas marcas, en el vocablo ZERO, pasando a un segundo plano el gráfico que rodea al mismo en la solicitada.

Por todo ello concluimos, desde una visión de conjunto de los signos enfrentados, que entre los mismos existe semejanza denominativa, fonética y conceptual susceptible de generar riesgo o confusión en el mercado, donde el consumidor, en atención a las semejanzas apreciadas, creerá que los productos amparados por las marcas en liza tienen idéntico origen empresarial, máxime cuando existe identidad aplicativa (prendas de vestir), supuesto en el que debemos extremar y ser más rigurosos en el juicio comparativo.

A estos efectos podemos traer a colación la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01 , Rec. p. II-2821, cuyos apartados 30 a 33 dicen:

' 30. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94 , constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p . I- 5507, apartado 29 , y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 , Rec. p. I-3819, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (Fifties), T-104/01 , Rec. p. II-4359, apartado 25).

31. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 , SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40; sentencia Fifties, antes citada, apartado 26).

32. Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se destaca en el séptimo considerando del Reglamento n. 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, entre otros factores, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o los servicios designados'.

Y en el caso concreto, a la semejanza / cuasi-identidad en el elemento más distintivo se une la plena identidad aplicativa, por lo se advierte peligro de confusión en el público consumidor, que a la vista del conjunto marcario podrá llevarlos a la creencia de una idéntica procedencia empresarial.

De cuanto antecede, por tanto, se desprende la procedencia de estimar el recurso contencioso-administrativo que nos ocupa.

QUINTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se imponen a la parte demandada las costas causadas, con el límite ( artículo 139.3 LJCA ) de 1.500 € en cuanto a la minuta de honorarios del Letrado asistente al recurrente, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de demanda y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que con ESTIMACIÓN del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil ZERO HOLDING GmbH & Co. KG, representada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, contra la resolución dictada el 9 de julio de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 3 de enero de 2014, por la que se accede a la inscripción de la marca 3085022 ' ZERO DAY' (mixta), la cual anulamos por no ser conforme a Derecho y, en su lugar, acordamos denegar la inscripción de la citada marca; y todo ello, con expresa imposición al demandado de las costas causadas, con la limitación establecida en el último fundamento jurídico.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera