Sentencia Administrativo Nº 191/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 1236/2004 de 29 de Enero de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.7

MADRID

SENTENCIA: 00191/2009

RECURSO Nº 1236/04

PONENTE SRA. Carmen Alvarez Theurer

S E N T E N C I A N

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SÉPTIMA

Ilma. Sra. Presidenta:

Dña. María del Camino Vázquez Castellanos

Ilmos. Sres. Magistrados:

Dña. Mercedes Moradas Blanco

Dña. Mª Jesús Muriel Alonso

D. José Luis Aulet Barros

D. Santiago de Andrés Fuentes

Dña. Carmen Alvarez Theurer

En la Villa de Madrid a veintinueve de enero del año dos mil nueve.

VISTO el recurso contencioso administrativo número 1236/04 seguido ante la Sección VII de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por el Procurador Sr. García Cortés, en nombre y representación de la entidad UNILEVER N.V. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de diciembre de 2003 por la que se concede la marca número 2.514.453, denominada "OLEORAMA", así como contra la resolución de dicho organismo 23 de marzo de 2004, por la que se desestima el recurso de alzada a su vez interpuesto contra aquélla.

Habiendo sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso, se reclamó el expediente a la Administración y siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, obrante en autos, en el que hizo alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando que se dictara Sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, e interesando la denegación de la marca concedida.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado, contestó y se opuso a la demanda de conformidad con los hechos y fundamentos que invocó, terminando por suplicar que se dictara Sentencia que desestime el recurso y confirme en todos sus extremos la resolución recurrida.

TERCERO.- Terminada la tramitación se señaló para votación y fallo del recurso la audiencia del día 28 de enero del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Doña Carmen Alvarez Theurer, quién expresa el parecer de la Sección.

Fundamentos

PRIMERO. Tiene por objeto el presente recurso contencioso-administrativo la impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de diciembre de 2003 por la que se concede la marca número 2.514.453, denominada "OLEORAMA", así como contra la resolución de dicho organismo 23 de marzo de 2004, por la que se desestima el recurso de alzada a su vez interpuesto contra aquélla.

La sociedad recurrente reitera en su demanda que existe incompatibilidad entre las marcas enfrentadas, dada la semejanza que, en conjunto, se aprecia entre las mismas, en atención al componente común presente en ellas, además de poseer el mismo ámbito aplicativo.

SEGUNDO.- El art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas , cuyo antecedente legislativo lo constituye el art. 124.1 del Antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial , prohíbe el registro de marcas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", en línea con el art. 59 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 (D .O. C.E.E. L-40 de 11 de febrero de 1989 ).

Conforme a una reiterada jurisprudencia, el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones es que la semejanza fonética y gráfica de los vocablos en cuestión, tras un análisis meramente sintético, que no se detiene en un análisis detallado de los elementos que lo componen, habida cuenta que lo determinante a estos efectos es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan en algún aspecto a error o confusión al consumidor. Constituye criterio preferente a la hora de comparar las marcas en colisión, aquélla que realiza un examen global, de conjunto, analizando todos los elementos integrantes de las denominaciones confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, e incluso, mixta, o compleja, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico" (SSTS 3 de julio de 1965, 8 y 16 julio de 1988, 14 de julio de 1989 y 10 de julio de 1997 ). La eventual semejanza entre marcas se puede determinar en atención al elemento directo o estructural que acabamos de mencionar, y junto a él existen otros criterios complementarios dirigidos a ponderar el grado de semejanza entre las marcas que deben utilizarse de modo indirecto (STS de 10.7.97 ), como es el que incide en el elemento gramatical o semántico, deducido de los vocablos componentes, que no constituye motivo legal determinante, pero que acentúa o disminuye el parecido inicial, y, en segundo lugar, el taxonómico o tópico, relativo a la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación, que sirven para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado, o para modular su alcance, en caso de duda (SSTS 8 julio y 26 diciembre de 1988 ).

En todo caso, el Tribunal Supremo - Sentencias de 31 de marzo de 1986, 23 de julio, 26 de diciembre de 1988 , entre otras muchas -, ha expresado la necesidad de conjugar los factores comparativos mencionados junto al principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, como principio orientador de la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que puedan frenar la libre iniciativa empresarial, como para establecer límites a la misma en defensa y protección del consumidor, evitando el riesgo de error o confusión con respecto a los productos amparados por una marca, y en su caso, el aprovechamiento del crédito o fama obtenida por una marca prioritaria.

En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, de modo que los criterios citados carecen de un carácter absoluto, dado que nos hallamos ante una materia que ha de ser calificada como cuestión de hecho" (STS de 14.7.89 , entre otras), y enormemente casuística.

El citado art. 12,1º a) de la ley de marcas ha de interpretarse, también, a la luz de la jurisprudencia comunitaria y, en concreto, atendiendo a la que interpreta los arts. 4,1º,b) y 5,1º,b) de la Directiva 89/104 , al ser precepto de armonización obligatoria en la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. A estos efectos, y en lo que aquí importa, "para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas"; "al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales" (STJCE de 4 de mayo de 1999, WINDSURFING CHIEMSEE y LLOYD). "Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

Por último destacar que "el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar" (STJCE SABEL). "A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (STJCE de 16 de julio de 1998, GUT SPRINGENHEIDE). No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada".

TERCERO.- Para el examen comparativo de los signos enfrentados deben ponerse en relación dos factores: de un lado, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos; y de otro lado, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, riesgo que se da cuando los productos son de análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación.

Con el fin de determinar el grado de incompatibilidad entre marcas enfrentadas, derivado de la semejanza fonética o gráfica entre ellas, susceptible de inducir a error o confusión en el mercado, aquella semejanza ha de manifestarse como resultado de una simple visión de conjunto o como resultado de la audición de las denominaciones en pugna, es decir, su percepción sensorial ha de ser unitaria y no por partes ni descompuesta en fonemas o grafemas, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo -SS de 15-4-83, 28-1-84, 6-3-84 y 9-3-84 y 28-5-84; 20-1-84, 6-3-84 y 9-3-84, y 28-5-84, 20-1-86, 6 de febrero y 30-12-88 de 1987 y 23-7-88, entre otras-.

Del examen de las marcas en litigio se aprecia que existe un mismo vocablo "RAMA", al que se ha añadido como elemento diferenciador el vocablo "OLEO", lo que nos ha de llevar a la conclusión de que no existe semejanza fonética entre ellas que pueda inducir a error o confusión en el consumidor, en la creencia de que los productos que va a adquirir tienen una procedencia distinta de la real. Frente a lo sostenido por el actor, y pese a la parcial coincidencia de las marcas enfrentadas, la incorporación de este segundo componente le presta suficiente e indudable fuerza diferenciadora, que viene a asumir el protagonismo y ha de ser considerado como elemento dominante, prevalente o preponderante, de modo que no puede entrar en juego la prohibición relativa del artículo 12.1 .a), en cuanto se excluye el riesgo de error o confusión.

CUARTO. No ha lugar a efectuar pronunciamiento condenatorio expreso en orden a las costas procesales -artículo 139 de la Ley Jurisdiccional vigente-.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Por la potestad que nos confiere la Constitución Española, en nombre de S.M. El Rey,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. García Cortés, en nombre y representación de la entidad UNILEVER N.V. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de diciembre de 2003 por la que se concede la marca número 2.514.453, denominada "OLEORAMA", así como contra la resolución de dicho organismo 23 de marzo de 2004, por la que se desestima el recurso de alzada a su vez interpuesto contra aquélla, las cuales confirmamos por hallarse ajustadas a Derecho; sin costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes en legal forma, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2.a) de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Y para que esta Sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma remítase testimonio, junto con el Expediente Administrativo, al órgano que dictó la Resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días conforme previene la Ley, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente, Ilma. Sra. Doña Carmen Alvarez Theurer, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha. Doy fe.