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07/04/2022
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 20/2022, Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 464/2018 de 14 de Febrero de 2022
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Orden: Administrativo
Fecha: 14 de Febrero de 2022
Tribunal: TSJ Castilla La-Mancha
Ponente: MERINO GONZALEZ, CONSTANTINO
Nº de sentencia: 20/2022
Núm. Cendoj: 02003330012022100093
Núm. Ecli: ES:TSJCLM:2022:565
Núm. Roj: STSJ CLM 565:2022
Encabezamiento
SENTENCIA: 00051/2022
Iltmo. Sr. Dª Ricardo Estévez Goytre.
Iltmo. Sr. D. Constantino Merino González
Iltmo. Sr. D. Fernando Barcia González.
Iltmo. Sr. D. Antonio Rodríguez González.
En Albacete, a catorce de Febrero de 2022
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el presente recurso tramitado como procedimiento ordinario con el número 464/2018 a instancias de la mercantil
Antecedentes
En la demanda solicita el dictado de sentencia que declare que la resolución impugnada es contraria a derecho y como consecuencia de lo anterior acuerde revocarla y declarar el derecho a inscribir la marca IBICEA (mixta) M 3650165 en la clase 35 como había sido inicialmente concedido por la oficina española de patentes y marcas; se acuerde la concesión de la indicada marca mixta a grupo Verdugo Montoro SLU con todos los efectos inherentes a tal declaración y se condene en costas a la oficina española de patentes y marcas.
Se ha dado igualmente traslado a CONSEJO INSULAR DE IBIZA que ha actuado como parte codemandada en este procedimiento ordinario. Se presentó por su representación procesal escrito de contestación a la demanda solicitando que se desestimara el recurso contencioso administrativo y se confirme la resolución impugnada.
Se señaló día para votación y fallo, en el que tuvo lugar, quedando los autos vistos para dictar la correspondiente sentencia.
Fundamentos
Conforme se ha indicado en los antecedentes de hecho la parte actora ha interpuesto recurso contencioso administrativo frente a resolución de 9 de julio de 2018 de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (dictada por delegación por el jefe de unidad recursos) que estima el recurso de alzada interpuesto por el CONSELL INSULAR DEIVISSA frente a resolución de 7 de diciembre de 2017 por la que se acordó la concesión de la marca solicitada por el GRUPO VERDUGO MONTORO SLU . La resolución que agota la vía administrativa acuerda, en coherencia con la estimación del recurso de alzada interpuesto por el CONSELL INSULAR DEIVISSA, la denegación de la marca en cuestión (modalidad: marca, título o distintivo :IBICEA (mixta) número 36501654, clase 35.
La resolución originaria había rechazado la oposición planteada y había acordado que la clase solicitada 33 pasa a ser 35, de acuerdo con la clasificación internacional conforme a las actividades solicitadas, y
La resolución impugnada, en el apartado de fundamentos de derecho y normativa aplicable refleja el artículo 5.1.g
'E
La parte actora, en la demanda, se refiere en el apartado de HECHO a los antecedentes y a la tramitación del expediente en vía administrativa, explicando, acto seguido, el origen y justificación de la marca solicitada Indica que deriva del nombre científico de una planta de flores (Ibicella lutea) que crece en un paraje de la zona llamado comúnmente Cuerno del Diablo y que es el gráfico que se representa junto al nombre de la marca. Acompañó fotografía de la planta que es utilizada como serigrafía junto con la marca.
Rechaza, acto seguido, que concurra el presupuesto del artículo 5.1 g de la ley de Patentes y Marcas que regula las prohibiciones absolutas de registro de marcas. Mantiene que la marca mixta no induce a pensar a los consumidores medios que la bebida así denominada haya sido elaborada in Ibiza o que sea un producto que proceda de Ibiza, insistiendo en que concurre una falta de semejanza entre la marca nacional mixta IBICEA, con el gráfico consistente en una flor lila, con IBIZA VI DE LA TERRA , indicación geográfica tenida en cuenta por la OEPM y con el nombre de la isla, Ibiza . Reitera que existen diferencias conceptuales, denominativas y gráficas suficientes que garantizan la compatibilidad entre todas ellas.
En esta línea acompaña informe elaborado por licenciada en filología hispánica y profesora de lengua castellana y literatura en el que se concluye que, etimológicamente, fonéticamente y gráficamente, Ibicea e Ibiza son palabras diferentes. Destaca igualmente que nos encontramos ante una solicitud de marca mixta, es decir, que va acompañado de un gráfico y colores determinados consistentes en una flor lila mientras que las marcas a las que se alude por la codemandada son denominativas, no mixtas, lo que constituye una diferencia esencial por lo que no puede concluirse que induzca a error en el consumidor medio de vinos informado y razonablemente atento y perspicaz. Incide en que fonéticamente no tiene nada que ver una y otra palabra pues la palabra Ibiza es grave y sin acento y por ello su pronunciación difiere de Ibicéa.
Sigue alegando, como factor que igualmente contribuye a que no exista error respecto a la procedencia geográfica del producto, que en la etiqueta y contraetiqueta determina claramente su procedencia, resultando que lo más habitual en el consumidor de este tipo de productos es leer esas etiquetas a objeto de conocer no sólo su procedencia sino sus características, variedades etc. Reitera que debe hacerse una valoración conjunta de las circunstancias que concurren y concluirse que en la apreciación global la marca no induce a error al consumidor medio de esta categoría de los productos, entendido como consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
En el siguiente apartado de fundamentos de derecho mantiene igualmente la parte actora que no concurre el presupuesto contemplado en el artículo 5.1 h de la ley de Marcas para denegar el registro de la solicitud de marca o nombre comercial solicitado.
Insiste en lo ya expuesto respecto a la diferencia entre la marca solicitada y la indicación geográfica del Consell Insular de Eivissa: 'IBIZA VI DE LA TERRA' afirmando que el signo IBICEA no provoca la evocación a la que se refiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 4 de marzo de 1999. Destaca, en este sentido, que la indicación geográfica tenida en cuenta por la OEPM es 'IBIZA VI DE LA TERRA' sin que la marca mixta solicitada contenga o consista en dicha indicación geográfica, hecho que, afirma, se desprende del examen visual de ambos signos. Alega después que no genera en el consumidor medio del producto una conexión mental con la denominada indicación geográfica ni con la isla de IBIZA toda vez que '
Como segundo motivo de impugnación alega la falta de motivación de la resolución que se impugna. Se apoya en que la resolución administrativa originaria no hace alusión alguna a cuál es el motivo por el que inicialmente se concede la marca cuando el Govern de Eivissa había ya presentado escrito con sus consideraciones y el Consell insular de Eivissa había formalizado oposición a la concesión de esa marca fundándose, entre otros, en la aplicación del artículo 5.1.g) y h) para posteriormente estimar las alegaciones planteadas a través del recurso de alzada cuando esas alegaciones eran, en esencia, las mismas. Reitera después que esa falta de motivación se concreta en que '
Finalmente, como tercer motivo de impugnación, alega la infracción del artículo 53.1.i) de la ley 39/2015, por infracción del principio de igualdad, artículo 14 de la CE. Mantiene que existen marcas nacionales mixtas, clase 35, inscritas en el registro de marcas como por ejemplo Ibiza Life (con gráfico), IBICE marca nacional IBICE Bianco , la Ibicenca y también la marca nacional Castillo de IBIZA , clase 33, vinos, que han sido registradas. Concluye que la denegación de la concesión de la marca mixta que solicita supone una infracción del principio de igualdad puesto que existen '
Ya en el apartado de fundamentos de derecho, en relación con el fondo del asunto, cita y reproduce razonamientos de sentencias que, entiende, son favorables a su planteamiento. Así se hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1998, sentencia de 13 de marzo de 2008 y sentencia de 28 de octubre de 1998. Se refiere igualmente a la sentencia del TJCE 9 de junio de 1998 y 28 de enero de 1999. Concluye que la Indicación Geográfica protegida y la marca cuyo registro se interesa son absolutamente diferentes reiterando que no cabe confusión alguna en un consumidor de vinos informado razonablemente atento y perspicaz puesto que la marca mixta no induce a error.
Frente a lo anterior la defensa de la administración general del Estado rechaza, en primer lugar, que la resolución incurre en falta de motivación destacando que el recurso de alzada permite al órgano superior hacer una valoración distinta de la que hizo el inferior y que la resolución que agota la vía administrativa si explica las razones por las que deniega la solicitud a diferencia de lo que sucede con la que inicialmente la concedió.
En segundo lugar rechaza que concurra vulneración del principio de igualdad destacando que no se justifica que la concesión de esas otras marcas se hiciera con oposición y ese dato es decisivo conforme resulta de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2015. Destaca también que si el producto tiene su origen en Ibiza esa posibilidad de generar engaños se descarta y tampoco es equiparable supuesto de productos como prenda de vestir, servicios de venta al por menor en comercio y servicios de producción de CDs. Concluye indicando que la actora no ha acreditado que los supuestos a los que hace referencia se encuentren en la misma situación que la que es objeto de este proceso y por ello no son válidos como términos de comparación. Hace igualmente referencia a sentencias que rechazan que la estimación del recurso contencioso pueda apoyarse en un precedente que pueda ser contrario a la ley y obligando a continuar en la ilegalidad por haber consentido otras marcas que no deben ser inscritas.
Mantiene después que lo razonado en la resolución impugnada es correcta reproduciendo razonamientos de sentencias del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2010, con referencia a otras anteriores, y también la sentencia de 3 de noviembre de 2015 para concluir que : 'A
Por su parte la defensa del CONSELL INSULAR DÂEIVISSA se remite a lo expuesto por la defensa de la Administración General del Estado respecto a la falta de motivación insistiendo en que concurre la prohibición previsto en el artículo 5.1.g de la ley de Marcas afirmando que el término IBICEA fonéticamente es muy próximo a IBIZA y que '
Añade que concurre también en la prohibición del artículo 5.1 f), en relación con el artículo 103 del Reglamento (UE ) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, que protege las indicaciones geográficas.
Conviene iniciar el análisis de la problemática planteada reproduciendo el artículo 5 de la ley 17/2001 que se cita y en el que se apoya la resolución administrativa impugnada, según redacción vigente en la fecha de la solicitud y del dictado de esa resolución, previo a la redacción dada a ese precepto por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre de 2018 ,que no entró en vigor hasta el 14 de enero de 2019. El precepto se refiere a las denominadas '
Sobre la formación de jurisprudencia acerca de la interpretación de la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas se razona en la sentencia del TS 17-12-2020, nº 1777/2020, rec. 7586/2019 que:
La anterior sentencia de 18 de mayo de 2009 ya razonaba que
Pese a no ser éste el orden que refleja la demanda, razones de sistemática procesal imponen iniciar el análisis de los motivos de impugnación con el que se basa en la falta de motivación de la resolución impugnada.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 116/1998 (EDJ 1998/14948) siguiendo una marcada y sostenida doctrina ( Sentencias 58/1993, 28/1994, 153/1997y 446/1996), señala que el deber de la motivación'no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de las cuestiones a decidir, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión, es decir la ratio decidendi que ha determinado aquella ( sentencia del Tribunal Supremo 115/96).El Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de octubre de 1981ya afirmaba que'
En el presente caso entendemos que esa falta de motivación no concurre al constar, que es lo relevante, en la resolución que agota la vía administrativa y frente a la cual se interpuso recurso contencioso administrativo, las razones y argumentos- sean acertados o no- en base a los cuales se denegó la inscripción de la marca. Ciertamente podría haberse dado una mayor explicación respecto a las razones por las cuales se cambiaba el criterio respecto a la valoración efectuada por la resolución administrativa originaria pero, insistimos, eso no priva de motivación o explicación a la resolución que agota la vía administrativa y que, en definitiva, desestimó la petición de la ahora demandante.
Partimos, tal y como expone la defensa de la administración, de que con ocasión de la interposición del recurso de alzada por otro interesado puede alterarse la motivación y la decisión que se adopta en la resolución administrativa frente a la cual se interpuso. En este caso, y como también expone la defensa de la administración, hubiera sido más fácil mantener que no existía motivación en la primera resolución, que se limita a indicar que la marca no queda afectada por las prohibiciones absolutas del artículo 5. Y ello con diferencia claramente apreciable respecto a la que se dicta en revisión de la primera, en la que se explicitan los argumentos en base a los cuales se acaba denegando la petición, con referencia a los preceptos aplicables y a las circunstancias fácticas que se entiende que concurren, por más que las mismas impliquen una valoración que no deja de ser subjetiva a la vista de los propios conceptos o nociones que la ley establece cuando hace referencia a que 'puedan inducir al público a error'.
Fijado lo anterior, en especial esa escueta y genérica motivación de la primera resolución administrativa, la exigencia de una mayor motivación en la dictada con ocasión de la interposición del recurso de alzada para explicar el cambio de criterio pierde relevancia. Y, definitivamente la descartamos a efectos de fundamentar la declaración de nulidad o anulabilidad de la resolución impugnada a la vista de lo que la propia parte actora alega cuando mantiene que la coloca en situación de indefensión pues '
Debemos igualmente rechazar el segundo motivo de impugnación basado en la vulneración del principio de igualdad. Como también expone la defensa de la administración no podemos concluir que exista identidad entre el supuesto que analizamos y aquellos otros que se mencionan, identidad que difícilmente va a concurrir en toda su extensión, sin perjuicio de que puedan valorarse los razonamientos de las sentencias que analicen situaciones , marcas o signos con los que presente similitud aquel respecto del cual se solicitó la inscripción. Asimismo no podemos tampoco obviar que la existencia de un precedente administrativo no vinculada a la administración y menos aún al órgano jurisdiccional cuando pueda concluirse que el mismo resulta contrario a la ley. Pero, reiteramos, algo distinto es que podamos valorar y tomar en consideración razonamientos de sentencias que analizaron problemáticas sobre la misma materia, como trataremos de hacer, a efectos de destacar aquellos aspectos o datos que consideramos relevantes en la debida aplicación al supuesto concreto de la previsión del artículo 5.1g que exige valorar si se induce error a los destinatarios y/o interesados en el producto.
Tal y como señala la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de noviembre de 2015: '...
Lo que no compartimos es el argumento basado en que esa equiparación no puede hacerse porque no se justifique que la concesión de las otras marcas se hiciera en oposición, con mención de lo razonado en la sentencia de 3 de noviembre de 2015. En esa sentencia si se valoraba que hubiera existido oposición pero sobre la base de que se estaba aplicando el artículo 6 que regula las prohibiciones relativas, que tienen un régimen de impugnación distinto.
Pasando ya a analizar la problemática de fondo partimos, conforme a doctrina jurisprudencial reiterada sobre esta materia, de que la valoración debe hacerse, lógicamente, teniendo cuenta el específico contexto fáctico que concurra en cada caso y, adicionalmente, asumiendo que los conceptos jurídicos que la norma legal fija no dejan de implicar un componente subjetivo en su aplicación a cada supuesto específico, que igualmente trataremos de apreciar sin perder de vista la diferente postura adoptada por las partes en materia de prueba.
Así, en relación con esto último, la parte actora ha tratado de 'objetivar' esa valoración aportando prueba pericial consistente en informe elaborado por licenciada en filología hispánica y profesora de lengua y literatura que concluye que
Adicionalmente solicitó la práctica de prueba pericial judicial, que ha sido practicada mediante la elaboración y aportación de informes elaborado por el señor Pedro Antonio, enólogo, en el que se concluye que
A lo anterior se añade que se solicitó por la parte actora la ratificación/aclaración del resultado de los informes periciales por los autores de los mismos a efectos de someterlos, en definitiva, a contradicción, tanto en lo que se refiere a sus conclusiones como a su motivación. A dicho acto no acudió la defensa de la administración ni tampoco la de la codemandada perdiendo con ello esa posibilidad de cuestionar, mediante preguntas o aclaraciones a los peritos, esa motivación de los informes emitidos y las conclusiones que reflejan.
Siguiendo con el razonamiento y respecto a lo que constituye el principal motivo de impugnación-inducir a error sobre la procedencia geográfica del producto, prohibición absoluta del artículo 5.1 g - consideramos que asiste la razón a la parte actora cuando mantiene que no induce a error al consumidor medio de este producto respecto a la procedencia geográfica del mismo.
Valoramos al respecto, en primer lugar, que la marca o signo no incluye la palabra IBIZA (como si sucede con el supuesto de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2015 que incorporaba el topónimo Sagra), sino una palabra distinta, IBICEA. Y ello también a diferencia de otras marcas a las que hacía referencia la parte actora cuando alegaba la vulneración del principio de igualdad que si incorporan esa misma palabra IBIZA y que aun así se decía de contrario que no concurría la prohibición absoluta.
Tomamos también en consideración que, relacionado con lo anterior, y según el informe pericial emitido, la palabra que junto a la imagen de la planta incorpora la marca de la actora tiene una etimología diferente a la de IBIZA siendo, también según el mismo informe, fonéticamente distintas por las razones a las que ya hemos hecho referencia. Recordamos que la oposición mantenida por las defensas de las demandadas descansa en que se trata de una palabra que fonéticamente guarda parecido con IBIZA.
Valoramos asimismo que, aunque se haya eliminado una letra del nombre científico, desde luego existe una explicación lógica conectada a la denominación de una planta de la zona que, además, es coherente o se corresponde con el gráfico que incorpora o forma parte de la misma como tal marca mixta. Relacionado con esto último destacamos también que se trata de una marca mixta en la que la imagen que acompaña a la palabra no es algo meramente anecdótico o irrelevante. Al contrario, aparece visualmente como fácilmente apreciable tanto por su colorido como por sus dimensiones, no precisamente reducidas sino casi equiparables al nombre en letras. Además de ser apreciable esa correspondencia con el nombre científico de la planta que reproduce la imagen, es una imagen claramente identificable y en nada relacionada -que sepamos- con el producto vino o la vid de la que se extrae, con lo que su relevancia diferenciadora e identificativa se destaca.
Si a lo anterior añadimos, como ya hemos adelantado, el resultado o conclusiones que refleja los informes periciales que han quedado unidos a los autos y que las demandadas ni siquiera han intentado cuestionar la cualificación de los peritos y la motivación de tales informes en el trámite de ratificación/aclaración se impone concluir, reiteramos, que no concurre la prohibición absoluta del artículo 5.1 g de la ley de Marcas.
Igualmente rechazamos, por las mismas razones, la concurrencia de la prohibición absoluta del artículo5.1.h) al que se hacía referencia en la resolución impugnada si bien, entendemos, a los efectos de rechazar la alegación de la solicitante basada en que en el etiquetado se reflejaban los datos relativos a su procedencia y origen. En todo caso esa específica prohibición alude a vinos o bebidas espirituosas que
Finalmente, entendemos que en base a los mismos argumentos tampoco podemos concluir que la marca 'evoque' ( artículo 103 .2 b del Reglamento (UE) 1308/2013 en relación con la letra F del ya citado artículo 5.1 de la ley de marcas) la Indicación Geográfica Protegida '
Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del recurso contencioso administrativo y la consiguiente declaración de no conformidad a derecho de la resolución impugnada así como al reconocimiento del derecho a escribir la marca IBICEA M 3650165, la clase 35, a grupo Verdugo Montoro SLU, con todos los efectos inherentes a tal declaración.
En materia de costas procesales, artículo 139 de la ley jurisdiccional, habiéndose estimado el recurso contencioso administrativo, las costas se imponen a la parte demandada, si bien fijamos como importe máximo a abonar en concepto de honorarios de letrado la cantidad de 1500 € (IVA excluido) que habrá de ser abonada, de forma solidaria, por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y el CONSELL INSULAR DEIVISSA.
Vistos los preceptos legales citados y demás de y pertinente aplicación
Fallo
Estimamos el recurso contencioso administrativa interpuesto por la mercantil GRUPO VERDUGO MONTORO SLU frente a resolución de 9 de julio de 2018 de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (dictada por delegación por el jefe de unidad recursos) que estima el recurso de alzada interpuesto por el CONSELL INSULAR DEIVISSA frente a resolución de 7 de diciembre de 2017 por la que se acordó la concesión de la marca solicitada por el grupo Verdugo Montoro SLU , que por no ser conforme a derecho anulamos, declarando el derecho a escribir la marca IBICEA M 3650165, la clase 35, a grupo Verdugo Montoro SLU, con todos los efectos inherentes a tal declaración.
Las costas procesales se imponen a la parte demandada, si bien fijamos como importe máximo a abonar en concepto de honorarios de letrado la cantidad de 1.500 € (IVA excluido) que habrá de ser abonada, de forma solidaria, por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y el CONSELL INSULAR DEIVISSA.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, limitado exclusivamente a las cuestiones de derecho, siempre y cuando el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, y hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la sala sentenciadora. Para la admisión del recurso será necesario que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, de conformidad con los criterios expuestos en el art. 88.2 y 3 de la LJCA. El recurso de casación se preparará ante la sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, y seguirá el cauce procesal descrito por los arts. 89 y siguientes de la LJCA. En iguales términos y plazos podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos originales, la pronunciamos, mandamos y firmamos.