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Última revisión
08/07/2021
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 205/2021, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 787/2019 de 16 de Abril de 2021
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Orden: Administrativo
Fecha: 16 de Abril de 2021
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: DOMINGUEZ CALVO, ALVARO
Nº de sentencia: 205/2021
Núm. Cendoj: 28079330022021100177
Núm. Ecli: ES:TSJM:2021:4028
Núm. Roj: STSJ M 4028:2021
Encabezamiento
Sala de lo Contencioso-Administrativo
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
D. José Daniel Sanz Heredero
Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Mª. Soledad Gamo Serrano
D. Álvaro Domínguez Calvo
En la villa de Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil veintiuno.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el procedimiento ordinario número 787/2019, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don José Andrés Peralta de la Torre, en nombre y representación de la mercantil CIERZO BREWING S.L., contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 29 de agosto de 2019, por medio de la cual se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 23 de enero de 2019, en relación a la marca CIERZO BREWING CO (MIXTA) para las clases 32 y 43 del Nomenclátor Internacional.
Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y defendida por el Abogado del Estado; y D. Modesto, representado por el Procurador D. Enrique Auberson Quintana-Lacaci.
Ha sido Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Álvaro Domínguez Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Antecedentes
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes.
Fundamentos
Inicialmente, la oficina había procedido a conceder la marca CIERZO BREWING CO (MIXTA) para las clases 32 y 43 del Nomenclátor Internacional por no considerar de aplicación el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, al existir diferencias denominativas y gráficas con la marca CIERZO LAGER, considerando que su convivencia en el mercado no daría lugar a confusión/asociación en el consumidor.
Sin embargo, en la segunda instancia la Oficina cambia el criterio anterior. Considerando que el signo prioritario CIERZO LAGER se encuentra registrado para 'cervezas' de la clase 32 y la marca solicitada CIERZO BREWING CO lo es para cervezas de la clase 32 y servicios de restauración (alimentación) de la clase 43, afirma lo siguiente:
Del mismo modo, continúa razonando que
En virtud de lo anterior, la Oficina decide estimar parcialmente el recurso interpuesto, manteniendo la concesión para 'servicios de alimentación (restauración)' de la clase 43 y procediendo a la denegación de la marca para 'cervezas' de la clase 32 por aplicación del art. 6.1.b de la Ley de Marcas respecto a la marca oponente.
La entidad recurrente solicita que se anule la resolución impugnada y sea declarada la procedencia de la concesión del expediente de marca en la clase 32, por no concurrir semejanza incompatibilizadora alguna con los derechos registrales del signo anterior.
Como fundamento de su pretensión, alega que el vocablo 'cierzo' es de carácter genérico y por tanto, no es apropiable por nadie en particular. Así, se trata de un viento frío y seco de componente Norte-Oeste que se origina en el Moncayo y es el viento típico de la ciudad de Zaragoza, por lo que la contraparte no puede sostener pretensión alguna de apropiación monopolista respecto de dicha denominación.
La marca 'cierzo lager' es una marca débil y no puede obstaculizar el acceso al registro marcario del signo distintivo 'cierzo brewing co'. Así, la marca 'cierzo lager' no puede impedir el registro del signo distintivo 'cierzo brewing co' máxime cuando este va acompañado de un gráfico característico que nada tiene que ver con el de la oponente.
El vocablo genérico 'cierzo' se utiliza por un elevado número de empresas zaragozanas, incluso en sus denominaciones sociales, por lo que no resulta monopolizable por nadie en particular.
El signo distintivo 'cierzo brewing co' es una marca de éxito y ningún riesgo de error o confusión existe con la marca oponente.
La contraparte no está comercializando ningún producto bajo la marca 'cierzo lager'.
El Abogado del Estado, por su parte, solicita la desestimación de la demanda interpuesta, no resultando posible la protección registral de la marca 'cierzo brewing co', dado que entre dicha marca y la prioritaria 'cierzo lager' no existen diferencias sustanciales, y ambas amparan un mismo producto, cerveza, por lo que un consumidor medio pueda incurrir en confusión entre ambas.
Por su parte, la representación procesal de D. Modesto solicita la desestimación de la demanda.
En síntesis, considera que concurren plenamente los requisitos previstos en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, existiendo semejanza denominativa y gráfica, ya que el elemento de mayor distintividad de ambas marcas es la palabra 'cierzo', prevaleciendo en la marca mixta el elemento denominativo sobre el gráfico, ya que este último suele pasar desapercibido para el consumidor.
El término 'cierzo' no es genérico y por lo tanto, la marca 'cierzo lager' no es débil, ya que el carácter genérico o el carácter descriptivo de una marca deben apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro del signo. Ninguna relación existe entre los productos cubiertos por las marcas de su representada (cervezas) y el nombre de un viento (cierzo).
Del mismo modo, hace referencia a la irrelevancia de los antecedentes registrales en materia marcaria y a que el mero uso del signo 'cierzo brewing co' no otorga ningún derecho a la recurrente sobre dichos términos a título de marca, siendo además irrelevante el tipo de uso que su representada haga de su marca, pues lo que debe dilucidarse en este procedimiento es si los signos registrados son o no compatibles, independientemente de cómo se presenten en el mercado.
Expuestas ya la resolución impugnada, los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, el análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor:
Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.
Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas, STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].
Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
Por consiguiente, dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.
Desde la primera de las perspectivas enunciadas, es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.
Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas, SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].
En el presente supuesto, la denegación de la marca que se pretende inscribir se fundamenta en el art. 6.1 b) de la Ley de Marcas.
Así, el art. 6.1.b) dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
En todo caso debemos tener en cuenta, que, como ha señalado reiterada jurisprudencia, en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en igual sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, debiendo hacerse el análisis del riesgo de confusión desde una perspectiva racional y lógica, en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida, concluyendo que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán ser examinados por los tribunales de instancia.
La discrepancia en el presente supuesto se circunscribe única y exclusivamente a la denegación del signo 'cierzo brewing co' para cervezas de la clase 32, ya que la Oficina lo ha concedido para servicios de alimentación (restauración) de la clase 43, y este extremo no ha sido objeto de recurso.
Pues bien, atendiendo a las anteriores consideraciones, esta Sala considera que existe similitud entre los signos enfrentados, y, del mismo modo, la identidad del campo aplicativo.
Pues bien, en el caso presente consideramos la existencia de similitud denominativa y fonética, pues en ambos signos la palabra predominante viene constituida por el término 'cierzo', de manera que, a juicio de la Sala, las adiciones, en cada uno de los casos, de los términos 'lager' o 'brewing co' pasan a un segundo plano y no son determinantes en orden a la distintividad.
En cualquier caso, la Sala considera conveniente realizar una precisión en el caso presente. Y es que, en todo caso, debemos partir del principio rector de la política social y económica consagrado en el artículo 51 de la Constitución, la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Así, en la comparación de las marcas en liza, esta Sala no sólo va a tratar de asegurar la tutela de los intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia de las transacciones económicas, sino fundamental y esencialmente, a garantizar la protección de los derechos de los consumidores. Esta protección se ha de proyectar necesariamente en el acto de elección de los productos y servicios ofrecidos, de manera que puedan distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
Pues bien, es en ese acto de elección en el que consideramos que puede existir confusión para el consumidor, pues para el mismo no va a resultar fácil diferenciar dos marcas de cerveza cuando ambas comienzan por el término 'cierzo'.
Y en este sentido no podemos considerar que el término 'cierzo' pueda ser considerado genérico o descriptivo en el caso presente, pues ninguna relación tiene el significado de dicho término con los productos o servicios que se pretenden distinguir con las marcas. Obviamente, y como afirma la parte codemandada, el carácter genérico o descriptivo de un término debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro del signo, de manera que para que un signo se considere descriptivo, entre el signo y los productos o servicios de que se trate ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin necesidad de mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión, o bien de alguna de sus características esenciales. Pero en el presente caso la palabra 'cierzo', aludiendo efectivamente a un tipo de viento característico de la ciudad de Zaragoza, ninguna relación tiene con la cerveza.
Ciertamente, consideramos que el elemento gráfico tiene una importancia secundaria en el presente caso, pues el consumidor identificará la cerveza por el elemento denominativo, ya que solicitará y por tanto identificará el producto de manera verbal, sin hacer referencia al elemento gráfico.
Es por ello, por lo que, en relación con el tipo de producto al que se refieren las marcas (cervezas) consideramos que la parte principal y más diferenciadora del signo es precisamente la palabra 'cierzo', aquella en la que ambos coinciden, resultando complicado que los consumidores puedan proceder a diferenciar los signos por las palabras subsiguientes.
Resulta irrelevante que el vocablo 'cierzo' sea utilizado por un elevado número de empresas zaragozanas, incluso en sus denominaciones sociales. En primer lugar, por cuanto en el presente caso estamos dilucidando sobre marcas que se refieren a cervezas, siendo indiferente que se utilice para otros productos de distinta naturaleza. Y en segundo lugar, porque como reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, los precedentes administrativos no vinculan ni a la OEPM ni tampoco a los Tribunales, por cuanto la concesión o denegación de una marca no es una actividad discrecional, sino reglada, en la que prevalece el principio de legalidad. Así, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes ni para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registro absolutas y relativas contempladas en el mencionado cuerpo legal ( sentencias del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2002, 15 de febrero de 2005 y 21 de enero de 2009).
Y de la misma forma, resulta irrelevante para la prosperabilidad del recurso si el signo distintivo 'cierzo brewing co' es una marca de éxito o si el producto bajo la marca 'cierzo lager' se comercializa de manera escasa, pues se trata de cuestiones ajenas al procedimiento una vez que existe una marca que ya goza de la protección del registro, debiendo analizarse, en orden a la compatibilidad o incompatibilidad, la semejanza denominativa y la identidad aplicativa.
Considerando, en esencia, que existe en el presente supuesto semejanza denominativa por cuanto hemos afirmado, y siendo evidente la relación aplicativa (pues ambos signos marcarios se refieren a cervezas, clase 32 del Nomenclátor Internacional), consideramos procedente la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución administrativa impugnada, ya que, si se permitiera el acceso al Registro de la marca solicitada, se generaría un evidente riesgo de confusión y asociación para cualquier consumidor.
Procede, por ello, la desestimación íntegra del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución impugnada.
En virtud de lo expuesto,
Fallo
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don José Andrés Peralta de la Torre, en nombre y representación de la mercantil CIERZO BREWING S.L., contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de agosto de 2019, por medio de la cual estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 23 de enero de 2019, en relación a la marca CIERZO BREWING CO (MIXTA) para las clases 32 y 43 del Nomenclátor Internacional, considerando que la resolución ahora impugnada es conforme con el Ordenamiento Jurídico, por lo que procedemos a confirmar la misma.
Imponer a la parte recurrente las costas procesales, con el límite máximo establecido en el último de los fundamentos de derecho de la presente sentencia.
Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma cabe interponer recurso de casación cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación. En el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando el interés casacional objketivo que se pretenda, y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0787-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.