Sentencia Administrativo Nº 208/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 164/2004 de 05 de Marzo de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.8

MADRID

SENTENCIA: 00208/2007

SENTENCIA nº 208

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION OCTAVA

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE:

DÑA. INES HUERTA GARICANO

MAGISTRADOS:

D. MIGUEL ANGEL VEGAS VALIENTE

DÑA. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO

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En Madrid, a cinco de marzo de dos mil siete.

VISTO por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Recurso Contencioso-Administrativo número 164/2004, interpuesto por D. Leonardo , representado por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, y asistido por Letrado, contra la resolución la Dirección General de la Oficinal Española de Patentes y Marcas, de 1 de octubre de 2003, que desestimó el Recurso de Alzada interpuesto contra la resolución del Director del Departamento de Marcas, de 5 de febrero de 2003, que acordó el registro de la marca mixta nº 2.494.835 "THE PRIVILEGE-X-MAXICLUBBING", para espectáculos, de la clase 41, concedida a la entidad "Fantasías Animadas de Ayer y de Hoy", y posteriormente cedida a D. Eduardo ; siendo partes demandadas la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado y el citado titular de la marca concedida, representado por la Procuradora Dña. Olga Romojaro Casado y asistido por Letrado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y remitido el expediente administrativo, la parte actora formalizó el escrito de demanda en el que, tras las correspondientes alegaciones, solicitó se dictara Sentencia revocando las resoluciones administrativas recurridas y denegando el acceso registral de la marca referenciada.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la representación procesal de la parte codemandada contestaron la demanda solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de las resoluciones recurridas.

TERCERO.- No habiéndose recibido el recurso a prueba, se acordó que las partes formulasen escritos de conclusiones, lo que efectuaron por su orden, quedando luego pendientes de señalamiento cuando por turno le correspondiera.

CUARTO.- Para votación y fallo se señaló la audiencia del día ocho de febrero de dos mil siete , lo que tuvo lugar.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS los preceptos aplicables.

Siendo Ponente el Magistrado de la Sección ILTMO. SR. D. MIGUEL ANGEL VEGAS VALIENTE.

Fundamentos

PRIMERO.- El recurrente, como titular de la marca nº 1.957.655 "PRIVILEGE BY KU", impugna la resolución de la Dirección General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 1 de octubre de 2003, que desestimó el Recurso de Alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección del Departamento de Marcas de 5 de febrero de 2003, que concedió el registro de la marca mixta "THE PRIVILEGE-X-MAXICLUBBING", para servicios de espectáculos de la clase 41.

La demanda opone a las resoluciones recurridas los siguientes motivos: Aplicabilidad plena de la prohibición contenida en el art. 12.1.a) de la L.M . por la cuasi identidad denominativa de los distintivos enfrentados, afirmando que el carácter predominante del elemento denominativo de la marca mixta impugnada es el vocablo "privilege", que también lo es en la marca contrapuesta, debiendo atenderse a él para decidir la semejanza.

También se alega la absoluta identidad aplicativa entre las marcas en conflicto, por proteger en ambos casos los mismos servicios de la clase 41 del Nomenclator Internacional, orientados al ocio y el entretenimiento, y la existencia de riesgo de asociación entre los distintivos enfrentados.

Por otro lado se considera que es de aplicación al presente caso, la prohibición del art. 13.c) de la L.M ., por aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca prioritaria "PRIVILEGE BY KU", la cual se afirma que goza de amplia difusión y notoriedad en el mercado.

SEGUNDO.- El art. 12.1.a) de la L.M . establece que no podrán registrarse como marcas, los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en reiteradísimas Sentencias tiene declarado que el criterio para establecer la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, sin necesidad de descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni de acudir a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos que se presenten en el mercado no induzcan a error en el consumidor. Cuando la denominación de las marcas consiste en más de un vocablo, la comparación debe hacerse por las denominaciones completas y no acudiendo a fraccionamientos de las mismas, tomando de aquéllas las palabras en que existan más coincidencias.

En aplicación de este criterio, parece evidente que la existencia en ambos signos enfrentados de la palabra PRIVILEGE, así como la coincidencia de ellos en la misma clase del Nomenclator -la 41 para servicios de educación y esparcimiento-, no genera riesgo de confusión entre dichos signos, siendo claramente distinguibles, de forma que los consumidores no incurrirán en confusión, ni asociarán los servicios de la nueva marca a los de la contrapuesta.

Por otro lado, tampoco puede compartirse la opinión de la entidad recurrente sobre la aplicación de la prohibición de registro contenida en el art. 13.c) de la L.M ., pues no hay prueba alguna de que con el registro de la marca pretendida se persiga un indebido aprovechamiento de la reputación de la marca de la parte recurrente.

TERCERO.- Al no apreciarse temeridad ni mala fe, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede efectuar pronunciamiento de condena en costas.

Fallo

DESESTIMAMOS el Recurso interpuesto por D. Leonardo , representado por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, contra las resoluciones ya referenciadas, por estar ajustadas a Derecho; y sin condena en costas.

Esta resolución no es firme, y frente a la misma cabe interponer Recurso de Casación, que deberá prepararse en este mismo órgano jurisdiccional, en el plazo de diez días, contados a partir de su notificación, y que se substanciará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 29/1998 de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el mismo día de su fecha, fue publicada la anterior Sentencia dictada por el Señor Magistrado Ponente, de lo que como Secretario de la Sección, doy fe.