Sentencia Administrativo Nº 2164/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 28/2007 de 19 de Noviembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02164/2009

Recurso 28/07

SENTENCIA NUMERO 2164

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 28/07, interpuesto por la mercantil COMPAGNIE GERVAIS DANONE, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Rodríguez Pechín, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de diciembre de 2.006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de diciembre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil DINOSOL SUPREMECADOS SL, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Campillo García.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la mercantil personada contestan a la demanda mediante sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba se dio el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley y quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 19 de diciembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de diciembre de 2.006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de diciembre de 2.005 que concedió el registro de la marca nacional núm. 2.617.726 HIPERDINO (mixta) para las clases 5 las clases 1 a 45 excepto en las clases 3, 16, 35 y 39 no objeto de solicitud.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 24 de enero de 2.005 la mercantil AHOLD SUPERMERCADOS SL, actual por cambio de nombre DINOSOL SUPREMECADOS SL, presentó solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.617.726 HIPERDINO (mixta) en las clases 1 a 45 excepto en las clases 3, 16, 35 y 39.

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición de las marcas:

1) Por oposición basada en:

- A 1081850 DON DINO en relación con las clases solicitadas: 20,28.

- M 1769630 DON DINO (mixta) en relación con las clases solicitadas: 20,28.

- M 1965388 DON DINO (mixta) en relación con las clases solicitadas: 20,28.

- M 1965390 DON DINO (mixta) en relación con las clases solicitadas: 20,28.

- M 2534006 DON DINO TU TIENDA DE JUGUETES (mixta) en relación con las clases solicitadas: 20,28.

- H 0778445 (gráfica) en relación con las clases solicitadas: 05,29,30,32,43,44.

Y, por aplicación del artículo 9.1. c) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre .

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 1 de diciembre de 2005 manteniendo su solicitud.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 20 de diciembre de 2.005 mediante la que concede el registro de la marca. Dicha resolución es recurrida en alzada por la recurrente con el resultado obrante en autos.

TERCERO.- La parte recurrente, titular de la marca H 0778445 (gráfica) en relación con las clases 5,29,30,32,43,44, entiende que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas dado que coinciden las marcas enfrentadas en el elemento gráfico. Manifiesta que los gráficos de ambas marcas tienen un gran parecido en colores y figura entendiendo que ambos pueden pasar como secuencias de un mismo dibujo sin que el elemento hiperdino otorgue distintividad alguna al estar formado por dos términos genéricos lo que provocará una vinculación empresarial. A ello añade la similitud de servicios y productos y la relevancia en el mercado de su gráfico a través de su personaje DANONINO.

Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en el art. 6.1 de la Ley de Marcas de 2001 , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

El Abogado del Estado y la mercantil personada mantienen la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de comparación. La que fuera solicitante de la marca, además, indica que ostente derechos consolidados sobre la marca habida cuenta la existencia de numerosas inscripciones que incorporan un dinosaurio. Indica que el personaje alegado por al recurrente va en diferente color y en unión de las marcas DANONE Y PETIT SUISSE de modo que el consumidor asocia fácilmente el producto con el fabricante. Alude a los precedentes administrativos de concesión de marcas con dinosaurios y a la inapropiabilidad de las figuras de animales.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencias de 12 de noviembre de 2008 ha señalado que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.

Ello nos lleva al análisis del elemento que aparece como perturbador en el pleito y que no es otro que las figuras de dinosaurio que aparecen en ambas marcas. Si se observan ambas se ve que los dragones no sólo se encuentran en disposición diferentes sino que en la forma son dispares ya sea por la configuración de una de las manos de tamaño desproporcionado respecto del resto del cuerpo; ya sea por la existencia de una letra en el pecho o por la fisonomía general de los dragones más al estilo de un ser humano el de la oponente tanto por la forma de las patas que semejan piernas como por su falta de rabo. Por otro lado, si bien en la demanda aparecen dibujadas ambas figuras con idénticos colores lo cierto es que no se acompaña documento gráfico alguno del que se derive tal colorido en la oponente; es más, señaló la solicitante en su escrito de contestación que la figura del dragón DANODINO era de color azul lo que se puede verificar como cierto en la página web de la casa DANONE.

Esas diferencias son sustanciales para entender que entre las marcas enfrentadas existe suficiente disparidad de conjunto, incluso para los servicios y productos enfrentados, para evitar cualquier error en el consumidor normal de los productos de una y otra sin que la relevancia que pudiera tener el dragón asociado a DANONINO destruya tal declaración dado que tal dibujo va asociado, según el abundante reportaje fotográfico aportado, al nombre de la empresa lo que determina aún más, si cabe, la imposibilidad de provocar el error en el consumidor. Por otro lado, ambas mercantiles cuentan en propiedad con marcas en las que aparecen dinosaurios con formas similares a las ahora enfrentadas por lo que no cabe establecer esa capacidad de asociación que pretende la recurrente.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil COMPAGNIE GERVAIS DANONE, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Rodríguez Pechín, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de diciembre de 2.006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de diciembre de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.