Sentencia Administrativo Nº 2232/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 36/2007 de 03 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02232/2009

Recurso 36/07

SENTENCIA NUMERO 2232

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a tres de diciembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 36/07, interpuesto por la mercantil SOSTENIBILIDAD Y TRANSPORTE CONSULTORES SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de octubre de 2.006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 24 de enero de 2.006. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil SIT TRANSPORTES INTERNACIONALES SA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María José Ruipérez Palomino.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la mercantil personada contestan a la demanda mediante sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba tras el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 3 de diciembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de octubre de 2.006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 24 de enero de 2.006 y deniega el registro de la marca nacional núm. 2.639.882 SYT (mixta) para la clase 42 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 4 de marzo de 2.005 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la marca nacional 22.639.882 SYT (mixta) en la clase 42 para "servicios de planificación en materia de transporte e infraestructuras viarias; servicios de análisis y peritaciones en temas de transporte e infraestructuras".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por definición incorrecta de servicios y por oposición de las marcas:

.- M 1088141 SIT (mixta) en la clase 39 para "servicios relacionados y prestados con transportes, almacenaje, depósito y distribución de mercancías";

.- M 1131740 S.I.T. (mixta) en la clase 12 para "automóviles, camiones, remolques y vehículos en general".

.- M 1131741 S.I.T. (mixta) en la clase 38 para "servicios relacionados y prestados con comunicación de todas clases".

.- M 1195869 S.I.T. (mixta) en la clase 36 para "servicios relacionados y prestados con asuntos económicos, financieros y monetarios relacionados con toda clase de vehículos".

.- Nombre comercial 47738 SIT TRANSPORTES INTERNACIONALES SA SITINSA para negocio dedicado al servicio de transportes terrestres, aéreos, marítimos y fluviales de navegación y viajeros y el establecimiento de agencias de aduanas.

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso por escrito de 26 de agosto de 2005 y aporta nueva lista de servicios "servicios de ingeniería para la planificación vial en materia de transporte e infraestructuras viarias; servicios de análisis y peritaciones en temas de transporte e infraestructuras".

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 24 de enero de 2.006 mediante la que concede el registro de la marca en relación con la nueva lista de servicios. Dicha resolución es recurrida en alzada por la oponente dictándose resolución de fecha 9 de octubre de 2.006 por la que se estima el recurso y se revoca la concesión.

TERCERO.- La parte recurrente entiende que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas al entender que no existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas realizando para ello un análisis comparativo gráfico-denominativo partiendo de la base de la inapropiabilidad de las letras y la diferencia de los gráficos. También señala que la marca se identifica con su razón social a través de la cual se la conoce en el mercado. Alega la disparidad de servicios que amparan las marcas enfrentadas.

Debemos recordar que el acuerdo impugnado se basan en el art. 6.1 de la Ley de Marcas de 2001 , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

El Abogado del Estado y el club personado mantienen la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de comparación partiendo de la identidad fonética, conceptual y denominativa. Alega la notoriedad de su marca.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas. Indica que la marca oponente no ampara productos de la clase 18.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de noviembre de 2008 ha señalado que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.

La cuestión en autos es que la parte recurrente pretende integrar su marca dentro de un gráfico cuando en realidad se trata de una mera configuración de las letras SYT en blanco sobre fondo rojo. No existe un gráfico sobre el que se enmarquen las letras. Así pues no puede hacerse ese análisis comparativo de gráficos que pretende dado que en las marcas prioritarias las letras que se integran en los gráficos además de ser las mismas si se integran en un gráfico.

Es cierto que las letras del abecedario son inapropiables pero lo que realmente las diferencia y las individualiza, en los casos en que los distintivos están formados por letras aisladas, es la fantasía de sus formas o gráficos, por lo que la marca solicitada debe alcanzar valor distintivo por el gráfico que la constituye y conforme se ha señalado su expresión gráfica no concede esa distintividad.

Por otro lado, su marca podría ser un acrónimo de su razón social pero ello no determina que no pueda concurrir la similitud analizada pues en este caso el acrónimo con leva esa igualdad denominativa con una marca prioritaria. Y en cuanto a los servicios, los solicitados son de ingeniería para la planificación vial en materia de transporte e infraestructuras viarias; servicios de análisis y peritaciones en temas de transporte e infraestructuras campos en los que la oponente enmarca los suyos aunque lo sea con un carácter más general.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil SOSTENIBILIDAD Y TRANSPORTE CONSULTORES SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de octubre de 2.006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 24 de enero de 2.006.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.