Sentencia Administrativo Nº 2233/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 37/2007 de 03 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02233/2009

Recurso 37/07

SENTENCIA NUMERO 2233

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a tres de diciembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 37/07, interpuesto por la mercantil UNILEVER N.V., representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de octubre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 15 de julio de 2.003. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba tras el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 3 de diciembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de octubre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 15 de julio de 2.003 que denegaba el registro de la marca internacional gráfica núm. 779.913 para la clase 3 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 22 de marzo de 2.001 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la marca internacional gráfica núm. 779.913 en la clase 3 para "jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, agua de Colonia, agua de baño, productos cosméticos para los cuidados del cuerpo bajo forma de aerosoles; cremas y lociones cosméticas para el cuidado de la piel; crema para afeitar; lociones para antes y después del afeitado; talco para el baño; productos de aseo para el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentífricos; productos para el cuidado de la boca de no uso médico; productos de baño contra la transpiración y desodorantes de uso personal; productos de baño".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por estar comprendida la solicitud en el apartado B.2 artículo 6 quiques por estar desprovisto de carácter distintivo y estar compuesto únicamente de signos genéricos para los productos y servicios reivindicados.

c) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 15 de julio de 2.003 mediante la que deniega el registro de la marca. Dicha resolución es recurrida en alzada por la recurrente con el resultado obrante en autos.

TERCERO.- La parte recurrente entiende que la resolución recurrida incurre en falta de motivación al no indicar cuál de los supuestos del artículo 11 de la Ley de Marcas concurre para su denegación. Indica que la marca solicitada está formada por una combinación de formas cuyo conjunto unitario y global forma un distintivo perfectamente diferenciador y viable registralmente que sirve para distinguir en el mercado los productos que reivindica respecto de otros idénticos o similares. Alega la notoriedad del envase sobre su marca AXE y el precedente administrativo a su favor.

El Abogado del Estado mantiene la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de análisis al pretender que un diseño como el solicitado tenga fuerza identificativa.

CUARTO.- Como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 9 de abril de 2008, rec. 4758/05 , conforme una reiterada y consolidada jurisprudencia de esta Sala, que se expone en la sentencia de 14 de julio de 2004 (RC 2023/2001 ), el acceso al registro de las marcas tridimensionales exige que no concurran las prohibiciones absolutas derivadas de la falta de capacidad distintiva de la marca o de su carácter genérico o habitual para designar los productos, según lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas , de modo que las marcas solicitadas de esta modalidad de representación de diseño deben alcanzar la suficiente fuerza individualizadora para que el consumidor relevante en el sector afectado pueda distinguir los productos reivindicados de otros existentes en el mercado, que adopten formas similares:

«En esta nueva situación procesal forzoso es que nos refiramos a las consideraciones que en las sentencias citadas en el fundamento jurídico tercero hemos hecho sobre otras marcas tridimensionales similares a las de autos. Concretamente, en la de 10 de octubre de 2003, al desestimar el recurso de casación número 2173/1998, nos pronunciamos sobre la doble prohibición de registro, derivada en unos casos de la falta de capacidad distintiva de la marca y en otros de su genericidad.

La falta de concurrencia del elemento de "distintibilidad de las marcas" que, afirmábamos, constituye la base fundamental del derecho marcario, impide el registro del nuevo signo, pues éste precisamente debe "distinguir o servir para distinguir" un producto o servicio de los demás. Añadíamos que "el signo asociado al producto se convierte en verdadera marca cuando su observación produce en la mente del usuario o consumidor la representación de un origen empresarial, de una determinada calidad o fama, con la suficiente fuerza individualizadora o caracterizadora frente a otros que amparen productos o servicios iguales o similares.

Al aplicar estas consideraciones al caso allí examinado apuntábamos, en el mismo sentido que la sentencia de instancia (según la cual las nuevas marcas "no alcanzan la suficiente fuerza individualizadora de los productos por ellas protegidos, para distinguirlas de otros existentes en el mercado que adoptan formas muy similares [ ..]").».

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 25 de octubre de 2007 (Asunto C-238/06 P), sostiene que constituye motivo absoluto de denegación del registro de marcas tridimensionales carecer para el consumidor medio de carácter distintivo, de modo que no permitan identificar el producto para el que se solicita la inscripción, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas, en estos términos:

«También según jurisprudencia reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (sentencias de 7 de octubre de 2004 [TJCE 2004, 280], Mag Instrument/OAMI, Convenio colectivo de Oficinas y despachos. TENERIFE/02 P, Rec. p. I-9165, apartado 30 , y Storck/OAMI [TJCE 2006, 176], antes citada, apartados 24 y 25).

Por consiguiente, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos del ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 40/94 (LCEur 1994, 25 ) (sentencias de 12 de enero de 2006 [TJCE 2006, 15 ], Deutsche SiSi- Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 31, y Storck/OAMI [TJCE 2006, 176], antes citada, apartado 26)».

Y, debe significarse que la Sala de instancia ha respetado, asimismo, la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, sostiene que los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de control de la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

En el caso debatido nos encontramos con que se trata de marca tridimensional correspondiendo a envase. El análisis del signo se ha de hacer en su conjunto, atendiendo a la forma, dimensiones, proporciones y a la impresión que provoca en sus destinatarios, sin individualizar sus componentes, y desde ese punto de vista la marca solicitada consiste en un envase que si bien pudiera ser de utilización común en uno de sus productos no resulta acreditado que observando el envase se pueda asociar el mismo a la marca AXE y que simplemente con su observación visual el consumidor asociará tal envase a los productos de la clase 3 reivindicados pues por su forma pudiera valer para cualquier tipo de líquidos u otros productos susceptibles de ser envasados, y es esa falta de distintividad la que determina la desestimación del presente recurso.

QUINTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil UNILEVER N.V., representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de octubre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 15 de julio de 2.003.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.