Sentencia Administrativo Nº 2235/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 48/2007 de 03 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02235/2009

Recurso 48/07

SENTENCIA NUMERO 2235

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a tres de diciembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 48/07, interpuesto por la mercantil BACO BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS, SOCIDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María José Ruipérez Palomino, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 23 de agosto de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil FREIXENET SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la mercantil FREIXENET SA contestan a la demanda mediante sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del proceso a prueba tras el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 3 de diciembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 23 de agosto de 2.005 y deniega el registro de la marca nacional núm. 2.620.111 PEDRO FERRER MORENO para la clase 33 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 29 de octubre de 2.004 don Carlos Daniel presentó solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.620.111 PEDRO FERRER MORENO en la clase 33 para "bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por aplicación del artículo 5.1 g) de la Ley de Marcas y por oposición de las siguientes marcas titularidad de la mercantil FREIXENET SA:

.- M 1010500 GLORIA FERRER en la clase 33 para "vinos, vinos espumosos, espirituosos y licores".

.- M 0105594 GRAN BARON LESCOMPTE CARTA BLANCA PEDRO FERRER SAN SADURNI DE NOYA (mixta) en la clase 33 para "vinos, vinos espumosos, espirituosos y licores".

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso por escrito de 11 de mayo de 2005 manteniendo su pretensión.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 23 de agosto de 2.005 mediante la que concede el registro de la marca. Dicha resolución es recurrida en alzada por la oponente con el resultado obrante en autos.

TERCERO.- La parte recurrente, que ha obtenido la marca por transferencia del solicitante, entiende que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 6 de la Ley de Marcas al entender que el nombre FERRER es inapropiable en exclusiva siendo un apellido que se puede compartir existiendo en las marcas enfrentadas una homonimia parcial. Acude, igualmente, a los precedentes administrativos y a la ausencia de confundibilidad lingüística y de semejanza fonética o conceptual

El Abogado del Estado mantiene la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de análisis. La mercantil codemandada añade que debe aplicarse el artículo 9 de la Ley de Marcas dado que la mercantil recurrente no se corresponde con el nombre del solicitante y que el mercado de los vinos y licores el público asocia el nombre PEDRO FERRER a la mercantil FREIXENET SA. Señala que la identidad parcial de las marcas se encuentra en los elementos esenciales de las mismas y que se corresponde con el nombre PEDRO FERRER. Ataca los precedentes alegados de contrario e insta la aplicación de la prohibición prevista en el artículo 5.1 g) de la Ley de Marcas al estar relacionado el solicitante de la marca con la mercantil oponente siendo familiar por lo que la marca se asociará directamente con FREIXENET SA.

CUARTO.- El párrafo 1 artículo 4 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; y añade en el párrafo 2 que "Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Por su parte el artículo 6.1º de la citada Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas , establece que "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

Estableciendo el art. 5.1 g) como prohibición absoluta de registro: "Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio".

A la luz de las alegaciones de la mercantil oponente resulta evidente que la marca PEDRO FERRER MORENO no puede incurrir en dicha prohibición pues ello determinaría que el consumidor en general debería conocer el árbol genealógico de la empresa FREIXENET SA y, además, asociar cualquier tipo de producto de dicha mercantil al nombre PEDRO FERRER cuando en realidad lo que el consumidor normal conoce es la denominación social de la empresa, por lo tanto la posibilidad de error por razones de origen o componente familiar es inexistente.

QUINTO.- En cuanto al juicio de comparación de las marcas enfrentadas, en interpretación del artículo 6 A) de la Ley 17/2001, el TS , en Sentencia de 23 de diciembre de 2008 , ha señalado que "el caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6 , pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001 , con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.

Destaca dicha sentencia que "a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas".

Realizando la Sala dicho juicio de valoración y procediendo al examen de conjunto de ambas marcas, que es el que debe presidir la comparación, permite distinguir claramente la una de las otras. Así una de las marcas oponentes es GRAN BARON LESCOMPTE CARTA BLANCA PEDRO FERRER SAN SADURNI DE NOYA (mixta), sólo coinciden en los términos PEDRO FERRER por lo que si realizamos un análisis de conjunto las diferencias son notorias dado que lo que no resulta permisible es la disgregación de términos para alcanzar factores de igualdad. La otra marca oponente es GLORIA FERRER, el examen de conjunto de ambas marcas permite distinguir claramente la una de la otra, al tener la solicitada dos elementos diferentes -"Pedro" y "Moreno", que son suficientemente distintivos, reduciendo considerablemente la similitud que otorga, el término "Ferrer", que al ser un apellido, pasa a segundo plano, cuando a él se une un nombre diferente y otro apellido. Por otro lado, de las configuraciones de las marcas enfrentadas, particularizando el conjunto, difícil será que el consumidor medio no pueda determinar cuál es el origen empresarial de los productos que adquiere, aunque operen ambas marcas en el mismo campo aplicativo. Por lo tanto, el recurso debe ser estimado al no concurrir ninguno de los motivos de oposición a la misma.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil BACO BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS, SOCIDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María José Ruipérez Palomino, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 23 de agosto de 2.005, la cual anulamos y declaramos el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca nacional núm. 2.620.111 PEDRO FERRER MORENO para la clase 33 en los productos solicitados.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.