Sentencia Administrativo Nº 2236/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 53/2007 de 03 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02236/2009

Recurso 53/07

SENTENCIA NUMERO 2236

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a tres de diciembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 53/07, interpuesto por la mercantil STURBUCKS CORPORATION, representada por el Procurador de los Tribunales don Ángel Rojas Santos, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de diciembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 22 de diciembre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil TROPICAL TURISTICA CANARIAS SL, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la mercantil personada contestan a la demanda mediante sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba tras el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 3 de diciembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de diciembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 22 de diciembre de 2.005 que concede el registro de la marca nacional núm. 2.639.360 VERONA para la clase 43 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 2 de marzo de 2.005 la mercantil TROPICAL TURISTICA CANARIAS SL presentó solicitud de registro de la marca nacional 2.639.360 VERONA en la clase 43 para "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición de la marca comunitaria 00598144 CAFFÉ VERONA en la clase 30 para "café en grano y molido y bebidas a base de café";

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso por escrito de 1 de septiembre de 2005 manteniendo su solicitud.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 22 de diciembre de 2.005 mediante la que concede el registro de la marca. Dicha resolución es recurrida en alzada por la oponente con el resultado ya expresado.

TERCERO.- La parte recurrente entiende que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas al entender que existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas realizando para ello un análisis comparativo fonético-denominativo partiendo de la base de que el café Verona es uno de los más característicos de sus cafeterías. También señala que existe afinidad aplicativa al ir dirigidas ambas marcas a un mismo mercado.

Debemos recordar que el acuerdo impugnado se basan en el art. 6.1 de la Ley de Marcas de 2001 , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

El Abogado del Estado y la mercantil personado mantienen la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de comparación partiendo de la diferencia fonética, conceptual y denominativa.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas. Indica que la marca oponente no ampara productos de la clase 18.

QUINTO.- En los juicios de comparación entre marcas, como señalan las Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2008 y 27 de junio de 2007 , debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

Por otro lado, el principio de especialidad o de interdependencia entre los signos y los productos o servicios, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y que, como se refiere en las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 y 17 de diciembre de 2008 , "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado".

Si analizamos las marcas enfrentadas se verá con meridiana claridad, por un lado, que ambas coinciden en el término VERONA siendo de común utilización y como toda mención toponímica no puede impedirse que sea usada por cualquier empresario pero dicho uso, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2008 , debe hacerlo cumpliendo las exigencias propias de la Ley de Marcas, de tal forma que si el término, como elemento primordial, es susceptible de generar confusión, desde luego se incurrirá en la prohibición del artículo 6 de la Ley de Marcas . Pero sucede en autos que las marcas en conjunto son diferentes en su composición y los servicios son distintos dado que CAFFE VERONA alude al producto y VERONA a servicios de restauración y alojamiento por lo que resulta imposible el riesgo de asociación propugnado por la recurrente.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por STURBUCKS CORPORATION, representada por el Procurador de los Tribunales don Ángel Rojas Santos, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de diciembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 22 de diciembre de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.