Sentencia Administrativo Nº 2281/2008, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 164/2006 de 02 de Diciembre de 2008

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02281/2008

Recurso 164/06

SENTENCIA NUMERO 2281

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a dos de diciembre de dos mil ocho.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 164/06, interpuesto por la mercantil AIR PLUS CARGO SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Carlos Piñeira de Campos, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de noviembre de 2.005 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 16 de febrero de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representado por el Abogado del Estado; la mercantil AIR COMET SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Pablo José Trujillo Castellano; y, la mercantil LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Campillo García.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y las codemandadas personadas contestan a la demanda mediante sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba se dio el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción , y verificado quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 2 de diciembre de 2008, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de noviembre de 2.005 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 16 de febrero de 2.005 y deniega el registro de la marca nacional núm. 2.607.093 AIR PLUS CARGO S.L. (mixta) para la clase 39 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 16 de julio de 2.004 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.607.093 AIR PLUS CARGO S.L. (mixta) en la clase 39 para "transporte de mercancías".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición de las siguientes marcas:

.- marca comunitaria nº 1.970.383 COMET AIR PLUS en la clase 39 del Nomenclátor para "servicios de transporte de viajeros".

.- marca nacional nº 2.260.981 COMET AIR PLUS en la clase 39 del Nomenclátor para "servicios turísticos" y en la clase 41 para"servicios relacionados con actividades turísticas".

.- marca nacional nº 2.453.366 AIR PLUS COMET (mixta) en la clase 39 del Nomenclátor para "servicios relacionados con el transporte de viajeros".

.- marca nacional nº 2.072.502 COMET AIR PLUS en la clase 39 del Nomenclátor para "servicios de transporte de viajeros".

.- marca comunitaria nº 2.335.057 AIR PLUS INTERNATIONAL en las clases 9 para" Programas informáticosregistradosen soportes de datos, en particular para la tramitación de facturas y pagos así como para la planificación de viajes y el desarrollo de los costes de viajes"; clase 35 para " Asesoramiento organizativo y empresarial; consultas profesionales de negocios; marketing, en particular realización de medidas publicitarias para terceros, publicidad por correo incluido mailing así como confección de mailing; desarrollo de procesos técnicos deorganizaciónparaterceros en el ámbito empresarial y el ámbito del marketing; realización y preparación de liquidaciones para terceros, e particular liquidaciones de gastos de desplazamiento"; clase 36 para "Servicios financieros, incluidos los servicios de una empresa de tarjetas de crédito, en particular emisión de tarjetas decrédito y de servicio; realización de operaciones monetarias con tarjetas de crédito, consultoría financiera; desarrollo do procesos técnicos de organización para terceros en el ámbito financiero; tramitación defacturas y pagos, en particular liquidación mediante tarjeta de servicios de terceros incluida la recopilación y evaluación de datos relativos a tales servicios"; y, clase 42 para "Tratamiento de datos/mensajes para terceros".

.- marca comunitaria nº 2.335.693 AIR PLUS INTERNATIONAL en las mismas clases y servicios anteriormente referidos.

.- Marca internacional nº 696.744 AIRPLUS BUSINESS SYSTEMS (mixta) para las clases 35 y 36.

.- Marca internacional nº 712.935 AIRPLUS PURCHASECARD para las clases 35, 36 y 42.

.- Marca nacional nº 1.158.454 AIR PLUS (mixta) en la clase 36 para "servicios de tarjetas de crédito para viajes aéreos".

.- Marca nacional nº 1.178.112 AIR PLUS (mixta) en la clase 16 para "papel, artículos de papel y tarjetas, todos ellos de la clase 16 ; impresos, libros, publicaciones periódicas; artículos de papelería"

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 1 de febrero de 2005.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 16 de febrero de 2.005 mediante la que concede el registro de la marca solicitada. Dicha resolución es recurrida en alzada por las oponenetes con el resultado ya expresado.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación tanto en que las marcas enfrentadas no son idénticas en sus expresiones gráficas; como en la falta de identidad de servicios lo que impide que exista riesgo de confusión y asociación en el mercado, existiendo infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas, 17/2001 .

Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 20023225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas . Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 20026585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 19882267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 20044355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca.

Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca tanto porque el ámbito de aplicación de los productos es el mismo como que, en cuanto a la distinguibilidad por el contenido gráfico de ambas marcas, como señalan las Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2003, 6 de mayo de 2002, 21 de marzo de 2002, 20 de febrero de 2002, 14 de noviembre de 2001 , y 28 de marzo de 2001, aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que, en tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento fonético sin citar para nada el gráfico y máxime cuando la marca solicitada aparece como una secuela de las prioritarias. En consecuencia el recurso contencioso- administrativo ha de ser desestimado al ser el acto administrativo ajustado a Derecho.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil AIR PLUS CARGO SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Carlos Piñeira de Campos, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de noviembre de 2.005 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 16 de febrero de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo alto de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.