Sentencia Administrativo Nº 2386/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 70/2007 de 17 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02386/2009

Recurso 70/07

SENTENCIA NUMERO 2386

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 70/07, interpuesto por la mercantil ADOLFO DOMINGEZ SA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Camacho Villar, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de noviembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 30 de noviembre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil ALODIAM SL, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Olga Romojaro Casado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la mercantil personada contestan a la demanda mediante sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba tras el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 17 de diciembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de noviembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 30 de noviembre de 2.005 que concedía el registro de la marca nacional núm. 2.633.674 AD (mixta) para la clase 14 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 28 de enero de 2.005 la mercantil ALODIAM SL presentó solicitud de registro de la marca nacional 2.633.674 AD (mixta) en la clase 14 para "joyería".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición de las siguientes marcas titularidad de la recurrente:

.- marca española Nº. 2.297.393 "AD ADOLFO DOMINGUEZ" (mixta) en la clase 14 para "metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos".

.- marca española Nº. 2.297.394 "AD" (mixta) en la clase 14 para "metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos".

.- marca española Nº. 2.297.395 "AD"(mixta) en la clase 18 para "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería".

.- marca española Nº. 2.597.695 "AD" (mixta) en clase 14 para "un signo o punzón para el contraste de metales preciosos".

.- marca española Nº. 957.218 "AD ADOLFO" (mixta) en clase 18 para "cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles, bolsos y maletas; guarnicionería y marroquinería (no comprendidos en otras clases)".

.- marca comunitaria Nº. 2.974.921 "ADC ADOLFO DOMINGUEZ" en clases 18,24,25, 35 y 39.

.- marca comunitaria Nº. 2.977.999 "ADC ADOLFO DOMINGUEZ" en clase 18,24,25,35 y 39.

.- marca española Nº. 954.629 "AD ADOLFO" (mixta) en clase 25 para "confecciones en general; botas, zapatos, zapatillas y cinturones".

.- marca española Nº 2.225.492 (mixta) "AD ADOLFO DOMINGUEZ" en la clase 25 para "prendas confeccionadas de vestir para señora, caballero y niño; calzados (excepto ortopédico) y cinturones".

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso manteniendo su solicitud.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 30 de noviembre de 2.005 mediante la que concede el registro de la marca. Dicha resolución es recurrida en alzada por la oponente dictándose resolución de fecha 27 de noviembre de 2.006 por la que se desestima el recurso.

TERCERO.- La parte recurrente entiende que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas al entender que existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas realizando para ello un análisis comparativo gráfico-denominativo partiendo de la base de la consolidación a su favor a través de numerosas marcas de las letras AD básicas en el gráfico de la solicitante. También alega la igualdad de productos que amparan las marcas enfrentadas. Por último, alega la notoriedad de sus marcas.

Debemos recordar que el acuerdo impugnado se basan en el art. 6.1 de la Ley de Marcas de 2001 , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

El Abogado del Estado y la mercantil personada mantienen la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de comparación partiendo de la identidad fonética, conceptual y denominativa.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas. Indica que la marca oponente no ampara productos de la clase 18.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de noviembre de 2008 ha señalado que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.

Si enfrentamos los gráficos se pueden observar con meridiana claridad las diferencias entre unos y otros. La marca solicitante tiene las letras AD curvadas hacia la izquierda formando un conjunto y sobre ellas, formando parte del conjunto se engarza la figura de un diamante. Por el contrario los diseños de las marcas oponentes están formados por tres cuadros continuos donde se en marcan las letras A, D y C y bajo ellas se coloca el nombre ADOLFO DOMINGUEZ.

Es cierto que las letras del abecedario son inapropiables pero lo que realmente las diferencia y las individualiza, en los casos en que los distintivos están formados por letras aisladas, es la fantasía de sus formas o gráficos, por lo que la marca solicitada debe alcanzar valor distintivo por el gráfico que la constituye y conforme se ha señalado sí alcanza esa fuerza distintiva y la imposibilidad de asociación en el mercado.

Por otro lado, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2008 , en la vigente Ley de Marcas, su artículo 3º dispensa una protección específica a la marca notoria, reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse y anular las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada, protección que obviamente no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando esta accede al registro o figura ya en el. Y aunque no parece establecerse una específica protección, desde el punto de vista puramente registral de la marca renombrada (una alusión a ella puede verse en el artículo 38.3 de la propia Ley , cuando a efectos de indemnizaciones derivadas de la violación del derecho de marca, se refiere a "la notoriedad y prestigio de la marca"), no es posible olvidar ese carácter cuando claramente puede predicarse de una marca y cuando la marca se erige en uno de los principales activos de su titular. Es cierto que la notoriedad se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado pero no es menos cierto que se ha de producir ese riesgo de asociación que no se produce en el supuesto de autos.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil ADOLFO DOMINGEZ SA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Camacho Villar, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de noviembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 30 de noviembre de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.