Sentencia Administrativo Nº 2387/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 63/2007 de 17 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02387/2009

Recurso 63/07

SENTENCIA NUMERO 2387

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 63/07, interpuesto por la mercantil SFERA JOVEN S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don César Berlanga Torres, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de septiembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 4 de noviembre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba tras el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 17 de diciembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de septiembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 4 de noviembre de 2.005 que concedía el registro de la marca nacional núm. 2.634.571 E ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN (mixta) para la clase 42 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 21 de enero de 2.005 don Luis y don Pablo presentaron solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.634.571 E ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN (mixta) en la clase 42 para "servicios de asesores de construcción".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición de las marcas siguientes titularidad de la mercantil recurrente:

.- M 2.413.696 YOUNG SFERA (mixta) en la clase 42 para "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos; servicios veterinarios; servicios jurídicos; investigación científica e industrial y programación para ordenadores"

.- M 2.413.729 SFERA COLOURS (mixta) en la clase 42 para "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos; servicios veterinarios; servicios jurídicos; investigación científica e industrial y programación para ordenadores"

.- M 2.413.762 SFERA CENTROS (mixta) en la clase 42 para "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos; servicios veterinarios; servicios jurídicos; investigación científica e industrial y programación para ordenadores"

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso por escrito de 30 de agosto de 2005 manteniendo su solicitud.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 4 de noviembre de 2.005 mediante la que concede el registro de la marca. Dicha resolución es recurrida en alzada por la oponente con el resultado ya expresado.

TERCERO.- La parte recurrente entiende que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas al entender que las marcas enfrentadas son iguales denominativa y conceptualmente en un análisis conjunto de su composición habida cuenta que al término SFERA predomina en ellas. Asimismo, señala que los servicios afectados se encuentran relacionados. Por último, indica que la concesión de la marca conlleva infracción del artículo 8 de la Ley de Marcas habida cuenta la notoriedad de las suyas prioritarias.

El Abogado del Estado mantiene la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de comparación.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de diciembre de 2008 (RJ 2006/5866 ) ha señalado que bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6 , pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.

Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.

Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001 , con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Bajo esa perspectiva, en el presente caso no se observa que la Oficina haya incurrido en error al realizar la comparación de las marcas enfrentadas. No hay duda que el término «sfera» que usan ambas marcas es el más característico en ellas, no sólo por ser el de mayor énfasis sino por su colocación en primer lugar, y su mayor dimensión con respecto al otro elemento, que se encuentra en un plano inferior, y más reducido pero el diseño que presentan ambos signos son diferentes. La STS de 13 de febrero de 2007 señaló que "el término «sfera» no puede ser considerado genérico ni desde el punto de vista legal, al no referirse a los productos amparados en el sentido que le da el artículo 11 de la Ley de Marcas , ni desde el punto de vista usual, al no tener nexo común con dichos productos, como ocurre en alguno de los supuestos a que se refieren las sentencias que cita, por lo que hay que considerarlo como de fantasía e inscribible para unos determinados productos solo en favor de su autor". Ahora bien, resta por analizar el principio de especialidad que impide utilizar la prioridad en todos los ámbitos del mercado, debiendo constreñirse a campos aplicativos concretos por lo que no puede apoyarse para obtener la inscripción en campos en que existe otra marca de otro titular inscrita prioritariamente. La marca solicitada y concedida como hemos señalado no coincide en un análisis comparativo pero tampoco concurre como motivo de oposición el principio de especialidad dado que aún coincidiendo en clase no coinciden en campo aplicativo. En suma, procede desestimar el presente recurso.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil SFERA JOVEN S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don César Berlanga Torres, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de septiembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 4 de noviembre de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.