Sentencia Administrativo Nº 2390/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 41/2007 de 17 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02390/2009

Recurso 41/07

SENTENCIA NUMERO 2390

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 41/07, interpuesto por la mercantil EDICIONES PLEYADES SA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Montero Correal, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de noviembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 23 de enero de 2.006. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y, el ENTE PUBLICO R.T.V.E., representado por el Procurador de los Tribunales don Luís Pozas Osset.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho. A la mercantil personada se le dio por precluído el trámite para contestar.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba se practicó la admitida por la Sala con el resultado obrante en autos y tras el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 17 de diciembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de noviembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 23 de enero de 2.006 que concedía el registro de la marca nacional núm. 2.638.381 PUZZLE para la clase 16 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 15 de febrero de 2.005 la mercantil ROCA EDITORIAL DE LIBROS SL presentó solicitud de registro de la marca nacional 2.638.381 PUZZLE en la clase 16 para "libros" y en la clase 41.

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición de las siguientes marcas titularidad de la recurrente:

.- marca española Nº. 1043753 "PUZZLETRAS" en la clase 16 para "una publicación".

.- marca española Nº. 2.579.495 "PUZLE JAPONES" en la clase 16 para "una publicación".

.- marca española Nº. 2.600.830 " PUZLE JAPONES" en la clase 28 para "juegos" y en clase 38 para "servicios de telecomunicaciones y comunicaciones, incluidas las comunicaciones por terminales de ordenador y las comunicaciones digitales y por redes mundiales de informática".

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso por escrito de 1 de septiembre de 2005 renunciando a la solicitud en referencia a la clase 41.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 23 de enero de 2.006 mediante la que concede el registro de la marca en la clase 16. Dicha resolución es recurrida en alzada por la oponente dictándose resolución de fecha 14 de noviembre de 2.006 por la que se desestima el recurso.

TERCERO.- La parte recurrente entiende que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas al entender que existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas realizando para ello un análisis comparativo denominativo partiendo del carácter esencial del término PUZZLE en las marcas enfrentadas. También alega la igualdad de productos que amparan las marcas enfrentadas.

Debemos recordar que el acuerdo impugnado se basan en el art. 6.1 de la Ley de Marcas de 2001 , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

El Abogado del Estado mantiene la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de comparación partiendo de la disparidad fonética, conceptual y denominativa.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de septiembre de 2008 ha señalado que el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica es por ello, y como señalan las Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2008 y 27 de junio de 2007 , que debe realizarse el juicio de comparación con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

Por otro lado, el principio de especialidad o de interdependencia entre los signos y los productos o servicios, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y que, como se refiere en las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 y 17 de diciembre de 2008 , "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado".

Si enfrentamos las marcas se pueden observar con meridiana claridad que en ambas el término preponderante es la palabra PUZZLE y que la diferencia entre libro y publicación es meramente semántica a los efectos del consumidor medio pues al leer PUZZLELETRAS O PUZLE JAPONES O PUZZLE puede asociar el origen empresarial a favor de una determinada entidad mercantil. Es cierto que la palabra puzzle en el ámbito de los libros o publicaciones no se puede tener por genérica, a salvo del contenido de la propia publicación, pero su utilización para conceder distintividad exige que vaya acompañado de cualquier otro término de forma que el conjunto configure tal distintividad como sucede en las marcas oponentes así su uso exclusivo sólo conlleva que la marca sea el origen del resto de marcas que llevan dicho término lo que no es el caso. En consecuencia, existiendo ese riesgo de asociación y confusión procede dejar sin efecto la inscripción acordada.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil EDICIONES PLEYADES SA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Montero Correal, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de noviembre de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 23 de enero de 2.006 las cuales anulamos así como la inscripción acordada en ellas.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.