Sentencia Administrativo Nº 2391/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 38/2007 de 17 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02391/2009

Recurso 38/07

SENTENCIA NUMERO 2391

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 38/07, interpuesto por la mercantil VENSY ESPAÑA S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de octubre de 2.006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 11 de noviembre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil ANGULAS AGUINAGA S.A.U., representada por el Procurador de los Tribunales don Santiago Tesorero Díaz.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la mercantil personada contestan a la demanda mediante sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba tras el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 17 de diciembre de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de octubre de 2.006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 11 de noviembre de 2.005 denegando el registro de la marca nacional núm. 2.632.370 GULISSIMAS DE SKANDIA (mixta) para la clase 29 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 21 de enero de 2.005 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.632.370 GULISSIMAS DE SKANDIA (mixta) en la clase 29 para "pescado, pescado en conserva y pescado en salazón".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición de las marcas siguientes titularidad de la mercantil oponente:

.- M 1.686.484 LA GULA en la clase 29 para "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, verduras y legumbres en conserva; secas y cocidas; jaleas; mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas de carne, pescado y vegetales".

.- M 1.709.493 GULAS en la clase 29 para "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, verduras y legumbres en conserva; secas y cocidas; jaleas; mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas de carne, pescado y vegetales".

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso por escrito de 1 de agosto de 2005 manteniendo su solicitud.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 11 de noviembre de 2.005 mediante la que concede el registro de la marca. Dicha resolución es recurrida en alzada por la oponente con el resultado ya expresado.

TERCERO.- La parte recurrente entiende que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas al entender que las marcas enfrentadas son diferentes denominativa, gráfica y conceptualmente en un análisis conjunto de su composición destacando la formación de fantasía o caprichosa de la marca solicitada.

El Abogado del Estado y la mercantil personada mantienen la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de comparación. Esta, además, indica que la comparación debe realizarse sobre los términos preponderantes, que en este caso es GULA. Niega carácter identificador al gráfico al predominar las palabras y existe identidad aplicativa plena y precedentes administrativos de denegación.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de diciembre de 2008 (RJ 2006/5866 ) ha señalado que bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6 , pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.

Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.

Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001 , con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Bajo esa perspectiva, en el presente caso no se observa que la Oficina haya incurrido en error al realizar la comparación de las marcas enfrentadas pues ambas parten de la utilización de un término "gula" sobre el que la oponente goza de una especial notoriedad en el campo aplicativo solicitado lo que hace que en realidad el consumidor pueda entender al comprar dicho producto bajo la marca solicitada que está adquiriendo una variedad de la marca prioritaria. Ciertamente, el vocablo "GULA" ha adquirido un difundido conocimiento en el sector comercial de los productos sucedáneos del pescado -sin que este difundido conocimiento lo convierta en genérico - que determina que dicho vocablo se convierta en el preponderante cuando un consumidor medio se aproxima a la marca, de forma que puede pensarse que la marca impugnada, es una más de las previamente comercializadas con el término "GULA" de las que es titular la empresa actora. En otras palabras, siendo el elemento conceptual "GULA" el que por su mayor fuerza expresiva es capaz de atraer más la atención del consumidor (STS, 3ª, de 13 de julio de 1995 , entre otras), esta circunstancia permite establecer en dicho consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita, "LA GULA" o "GULAS", que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o propaganda de la marca anterior, de la que es titular la empresa actora.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil VENSY ESPAÑA S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de octubre de 2.006 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 11 de noviembre de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.