Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 271/2021, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 8/2021 de 17 de Diciembre de 2021

Encabezamiento

T.S.J.CASTILLA Y LEON SALA CON/AD

BURGOS

SENTENCIA: 00271/2021

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS

SECCION 1ª

Presidente/aIlmo. Sr. D. Eusebio Revilla Revilla

SENTENCIA

Sentencia Nº : 271/2021

Fecha Sentencia: 17/12/2021

MARCAS

Recurso Nº: 8/2021

PonenteD. José Matías Alonso Millán

Letrado de la Administración de Justicia:Sr. Ruiz Huidobro

Escrito por:SMD

Resolución de Recurso de Alzada, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en fecha 2 de diciembre de 2020, Referencia: 171420; MARCA 4044576 .

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS

SECCION 1ª

SENTENCIA Nº. 271/2021

Ilmos. Sres.:

D. Eusebio Revilla Revilla

D. José Matías Alonso Millán

Dª. M. Begoña González García

En la ciudad de Burgos a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Recurso contencioso-administrativo número 8/2021, interpuesto por la mercantil 'Altos de Caleruega, S.L.', con CIF B-09604539, representada por la procuradora doña Carmen Álvarez Gimeno y defendida por la letrada Sra. Fuente Manso, contra la Resolución de Recurso de Alzada, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en fecha 2 de diciembre de 2020, Referencia: 171420; MARCA 4044576, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto por la sociedad 'Altos de Caleruega, S.L.' y, por lo tanto, denegando la inscripción de la marca solicitada ('ALTOS DE CALERUEGA').

Ha comparecido, como parte demandada, la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y defendida por el Abogado del Estado, en virtud de la representación y defensa que por Ley ostenta.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-administrativo; se reclamó el expediente administrativo y, una vez recibido, se dio plazo para presentar demanda, que se formalizó por medio de escrito de fecha 9 de abril de 2021, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando que en su día se dicte sentencia por la que,'estimando el presente recurso, declare no ser conforme a derecho en los términos expuestos la Resolución de 25 de noviembre de 2020 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en su virtud, con todos los pronunciamientos favorables, se declare nula la resolución recurrida y se acuerde el registro de la marca núm. M4044576 'ALTOS DE CALERUEGA' para la clase 33 del nomenclátor internacional, y todo ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada'.

SEGUNDO.-Se confirió traslado de la demanda por término legal a la parte demandada, que contestó en forma legal por escrito de fecha 13 de mayo de 2021, oponiéndose al recurso, solicitando se dicte sentencia por la que se desestime el presente recurso con condena en costas a la demandante.

TERCERO.-Solicitándose la presentación de conclusiones escritas, se evacuó traslado para cumplimentar tal trámite, quedando el recurso concluso para sentencia, y, quedando los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, se señaló el día 16 de diciembre de 2021 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.

Siendo ponente el Ilmo. Sr. D. José Matías Alonso Millán, Magistrado integrante de esta Sala y Sección:

Fundamentos

PRIMERO.-Objeto del recurso

Es objeto de impugnación en el presente recurso jurisdiccional la Resolución de Recurso de Alzada, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en fecha 2 de diciembre de 2020, Referencia: 171420; MARCA 4044576, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto por la sociedad 'Altos de Caleruega, S.L.' y, por lo tanto, denegando la inscripción de la marca solicitada ('ALTOS DE CALERUEGA').

SEGUNDO.-Alegaciones de la actora

Frente a dicha resolución sancionadora se levanta en el presente recurso, la parte actora, esgrimiendo los siguientes motivos de impugnación:

1.-Al respecto, esta parte entiende que el hecho de que ambas marcas contengan el término Caleruega no puede determinar una confusión y/o asociación entre las marcas, sino que el consumidor asocia que es un producto elaborado o procedente de esa localidad, como efectivamente ocurre en el presente caso, y nada tiene que ver con la confusión entre ambas marcas.

2.-El nombre comercial solicitado coincide con la razón social de la entidad mercantil solicitada.

3.-La diferencia de las marcas enfrentadas es significativa ya que con una simple comparación de sus términos se diferencia, puesto que la marca solicitada es 'ALTOS DE CALERUEGA', no solamente la palabra 'Caleruega', y genera unos rasgos diferenciadores importantes con la marca oponente.

4.-La oposición de la marca 'SEÑORÍO DE CALERUEGA' en base al artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas se fundamenta en la identidad fonética y aplicativa. Pues bien, nos encontramos ante dos marcas denominativas complejas, es decir, formadas por más de una palabra. Debe matizarse teniendo en cuenta la supremacía del elemento dominante del conjunto de las marcas denominativas complejas. En este caso ambas marcas se encuentran formadas por un sustantivo y el nombre de un municipio, conocido por ser tierra de vino denominación de origen Ribera del Duero, resultando por lo tanto común la concurrencia de Bodegas y familias dedicadas a la producción vitivinícola en esta localidad, no siendo comprensible que la marca oponente pretenda adueñarse del concepto 'Caleruega' como si fuera la única bodega productora de vino Ribera del Duero en dicha región, pues no se trata de un término inventado o un concepto relativo únicamente a su vino. La identidad fonética solo se da en uno de sus elementos, que hace referencia a la localidad de producción del vino, pero desde un punto de vista global, ambas marcas están dotadas de la suficiente fuerza distintiva: SEÑORÍO DE CALERUEGA / ALTOS DE CALERUEGA.

5.-Particularmente llama la atención en este caso el registro de la marca 'Caleruega', para los mismos servicios del nomenclátor internacional, marca registrada con fecha 30 de junio de 2020, tras la oposición también por la marca oponente en el presente caso.

TERCERO.- Alegaciones de la demandada

A dicho recurso se opone la Administración demandada esgrimiendo las siguientes alegaciones:

1.- En resolución de 17 de septiembre de 2020 la OEPM acordó la denegación de la marca solicitada por semejanza denominativa y por colisión en los productos solicitados, existiendo riesgo de asociación o confusión en el mercado con la marca SEÑORIO DE CALERUEGA.

2.- Son aplicables los artículos 3 y 5 de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015. Así como la normativa española está contenida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (artículos 4, 6). No se puede registrar una marca cuando siendo semejante o idéntica a una marca anterior y se trate de productos o servicios idénticos o semejantes, exista un riesgo de confusión en el público, incluyendo el riesgo de asociación con una marca anterior. Es preciso examinar tres requisitos imprescindibles: a) la identidad o semejanza de los signos, b) la identidad o similitud de los productos y servicios/actividades y c) la existencia de un riesgo de confusión (incluido el riesgo de asociación) en el público consumidor entre el signo posterior y el signo anterior. En este sentido se cita la sentencia de 18 de marzo de 2013 del Tribunal Supremo.

3.-Entre 'ALTOS DE CALERUEGA' y 'SEÑORÍO DE CALERUEGA' el elemento claramente determinante por su fonética y significación es 'CALERUEGA'. El añadido 'ALTOS' carece de significación propia que determine una clara identidad separada e impida el riesgo de confusión. Además, existe un elemento significativo importante añadido al ser similares los productos pretendidos dentro de la clase 33 del Nomenclátor internacional. Esta circunstancia no se ve desvirtuada por el hecho de que Caleruega sea el nombre de una localidad, dado que estando registrada la marca 'Señorío de Caleruega', si la actora desea usar la denominación geográfica debiera buscar unos términos que acompañen a la misma que sean lo suficientemente predominantes y distintivos de la marca ya registrada. Por otro lado, el hecho de que 'Altos de Caleruega' sea la denominación social de la actora, tampoco tiene virtualidad suficiente para estimar su pretensión, dado el artículo 9.2 de la Ley de Marcas.

4.- El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre estas cuestiones: Sentencia de 16 enero 2015, recurso nº 2671/2013; Sentencia núm. 4/2017 de 9 enero, Recurso de Casación 159/2016; Sentencia núm. 2196/2016 de 11 octubre, Recurso de Casación 3586/2015; Sentencia núm. 2124/2016 de 30 septiembre, Recurso de Casación 2363/2015.

CUARTO.- Fundamento de la resolución recurrida

Por la mercantil 'Altos de Caleruega, S.L.' se solicitó el registro de la marca de productos o servicios 'ALTOS DE CALERUEGA', ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A esta petición se opuso la mercantil 'Bodegas y Viñedos del Linaje Garsea, S.L', porque la coexistencia de la marca solicitada con la marca denominativa M 2.927.518 'SEÑORIO DE CALERUEGA' (clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cerveza); clase 35: servicios de venta al por mayor y al por menor, venta a través de redes mundiales, importación y exportación de productos alimenticios especialmente vinos) de esta mercantil conduce a una inevitable confusión del público consumidor, por semejanza denominativa y por coincidencia en los mismos servicios del nomenclátor internacional, existiendo riesgo de asociación o confusión en el mercado.

La Resolución administrativa acuerda la denegación de registro en base a que la marca solicitada presenta semejanza denominativa y colisión, existiendo riesgo de asociación o confusión en el mercado, del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001), por oposición basada en la marca M 2927518 SEÑORIO DE CALERUEGA en relación con las clases solicitadas: 33.

Se interpuso recurso contra dicha resolución, y la Administración desestimó el recurso de alzada, aplicando el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, en base a las siguientes consideraciones jurídicas:

'PRIMERA: En el recurso que aquí se resuelve se impugna la denegación de la marca denominativa M 4.044.576 'ALTOS DE CALERUEGA' (clase 33: bebidas alcohólicas excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas; vinos) al haberse estimado la oposición basada en la marca denominativa M 2.927.518 'SEÑORIO DE CALERUEGA' (clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cerveza); clase 35: servicios de venta al por mayor y al por menor, venta a través de redes mundiales, importación y exportación de productos alimenticios especialmente vinos).

En el recurso se alega que no concurrirían todos los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro relativa del art. 6.1.b) LM.

Además, también se alega que la marca solicitada coincidiría con la denominación social del solicitante. Al respecto, y antes que nada, debe decirse que tal hecho es irrelevante, pues el art. 9.2 LM dice expresamente que 'No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.'

Aclarado lo anterior, analizaremos a continuación si concurre o no la prohibición de registro del art. 6.1.b) LM.

SEGUNDA: El art. 6.1 LM prohíbe el registro como marca de los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior y que, por ser idénticos o semejantes los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La 'ratio legis' de esta prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión.

Por tanto, para determinar la aplicación de esta prohibición al caso concreto hay que examinar tres aspectos: la identidad o semejanza de los signos, la identidad o semejanza de los productos y servicios y la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. A continuación analizaremos estos tres factores en el supuesto objeto del presente recurso.

TERCERA: En primer lugar, la semejanza entre los signos debe determinarse conforme a los criterios gráfico, fonético y conceptual. Bastará la concurrencia de cualquiera de ellos para poder concluir, en su caso, la incompatibilidad de los signos. Esta semejanza también debe valorar la impresión de conjunto de los signos.

Comparando la marca solicitada 'ALTOS DE CALERUEGA' con la marca oponente 'SEÑORIO DE CALERUEGA' se observa que existe similitud fonética al compartir 'DE CALERUEGA'

CUARTA: En segundo lugar, la determinación de la similitud/identidad o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En este caso, hay identidad de productos, tal y como se comprueba en la lista de productos designados reproducida en la Consideración Jurídica Primera.

QUINTA: Por último, el tercer factor a examinar para determinar la posible compatibilidad registral entre los signos es la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación en el consumidor. El riesgo de confusión es el supuesto en que el público consumidor confunde el signo solicitado con otro prioritario, mientras que el riesgo de asociación es el supuesto en el que el público establece un vínculo entre el origen empresarial de los respectivos productos y servicios de los signos comparados.

En relación con el riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia ha mantenido que el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados ( STJCE C- 39/97, Canon, párrafo 17 y ss.).

A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de servicios considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE, Gut Springenheide y Tusky, C- 210/96, Rec. p. I-4657, párrafo 31). Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( Sentencia del Tribunal de Justicia, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer &Co. GmbH v. Klijsen Handel B.V., párrafo 26).

En este caso, entendemos que se produce riesgo de confusión o, al menos asociación, entre las marcas en liza habida cuenta la similitud entre ellas y la identidad aplicativa. Así, las marcas comparten 'DE CALERUEGA' que es el elemento dominante en ambos signos, pues los vocablos que las diferencian ('ALTOS' y 'SEÑORÍO') son habituales para designar vinos. Por ello, el público podría confundir ambas marcas o, al menos, pensar que son diferentes productos de una misma empresa. En esta conclusión influye también el hecho de que nos encontramos ante productos idénticos, por lo que rige el principio de interdependencia mencionado anteriormente, en el que una menor similitud de los signos (elevada de por sí en este caso) puede verse compensada por una mayor similitud o identidad en los productos designados. En definitiva, pues, las marcas no pueden convivir pacíficamente en el mercado.

En consecuencia, se acuerda la DESESTIMACIÓN del Recurso interpuesto confirmando la resolución recurrida'.

QUINTO.-Interpretació n y alcance del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001

Recogida esquemáticamente la relación circunstanciada del trámite seguido y la fundamentación jurídica de la resolución administrativa que desestima la petición de registro de la marca de la aquí actora, procede indicar que toda la problemática reside en la interpretación y alcance que procede dar a la redacción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001.

Atendiendo a esta cuestión de fondo, ya esta Sala se ha pronunciado recogiendo sentencias anteriores de la misma Sala y recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo; así la sentencia 73/2018, de 16 de marzo, dictada en recurso de Procedimiento Ordinario número 80/2017, ponente: Ilmo. Sr. D. Eusebio Revilla Revilla:

Planteado en dichos términos el debate del presente recurso, se comprueba que la parte actora denuncia en todos sus razonamientos y argumentos que a la vista de la Jurisprudencia que reseña no se atisba el más mínimo riesgo de confusión entre la marca prioritaria y la marca pretendida a que se refiere la resolución administrativa impugnada, por cuanto que mientras la marca registrada de la oponente es mixta, conteniendo su parte denominativa la palabra 'ingenio' que es complementada en su parte gráfica con una imagen de D. Miguel de Cervantes Saavedra, sin embargo la marca pretendida por la actora 'El Ingenio Chico' es un edificio conocido históricamente que forma parte de un BIC, la Casa de la Moneda de Segovia, de tal modo que en ambas marcas la palabra 'ingenio' hace referencia a diferentes acepciones amen de que gráfica, fonética y conceptualmente 'Restaurante el Ingenio' y el Ingenio Chico' son signos completamente distintos, y son aún más distintos si se tiene en cuenta que la marca prioritaria tiene carácter mixto pues justo a la denominación incorpora una parte grafica asociada a ese ingenio de 'D. Miguel de Cervantes'.

Y a la vista de esta denuncia se hace necesario recordar lo que dispone el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas ,aplicado en la resolución impugnada para denegar el registro de la nueva marca, y lo que la Jurisprudencia ha venido interpretando al respecto bien en su aplicación o en aplicación del art. 12.1.a) de la anterior Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, derogada por la primera.

Así, dispone el citado art. 6.1.b) lo siguiente:

'1. No podrán registrarse como marcas los signos: b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.'.

En interpretación de este precepto se ha pronunciado reiterada Jurisprudencia del T.S., de la que es un ejemplo la que reseñamos a continuación, aunque si bien debamos partir del carácter necesariamente casuístico de esta materia como nos recuerda la propia parte actora en el F.D. Material IV de su demanda, y como así lo recuerda la Jurisprudencia del T.S., Sala 3ª, en sus sentencias, entre otras, de 22.1.2010, dictada en el recurso de casación núm. 321/2008 , ponente Excma. Sra. Dª María Isabel Perelló Doménech, y de 21 de marzo de 2.007, dictada en el recurso de casación núm. 5272/2004, siendo ponente el ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, que al respecto señala lo siguiente:

' No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la defensa letrada de la Entidad recurrente porque debe advertirse que esta Sala observa en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , que 'en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad'.

En relación con la aplicación del citado art. 6.1.b) señala la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª, número 2.124/2016, de 20.9.2016, dictada en el recurso de casación núm. 2363/2015 (ponente el Excmo. Sr. D. José-Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat), lo siguiente:

'Al respecto, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales establecidos en los artículos 38 y 51 de la Constitución , que reconocen la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y, como principio rector de la política social y económica, la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signo distintivo del empresario, en cuanto la marca constituye un instrumento esencial para el adecuado desarrollo de la libre competencia, ya que ofrece información a los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se introducen en el mercado, y supone un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad'.

Añade a esta interpretación la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª, núm. 256/2016, de fecha 9.2.2016, dictada en el recurso de casación núm. 3292/2014 , siendo ponente el Excmo. Sr. D. José-Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, lo siguiente (estos mismos argumentos se exponen en la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª de fecha 30.12.2014, dictada en el recurso núm. 1875/2013 y en la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª de 22.7.2015, dictada en el recurso de casación núm. 1909/2014 ):

'Por ello, sostenemos que la Sala de instancia ha respetado la doctrina de este Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), en que hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, respecto de que las marcas confrontadas pueden convivir en el mercado, se fundamenta en un juicio sobre la inexistencia de riesgo de confusión ni riesgo de asociación, teniendo en cuenta, implícitamente, el escaso carácter distintivo de las denominaciones confrontadas, que hacen referencia al origen geográfico del producto y la caracterización como elemento dominante de la figura de mujer que configura la marca aspirante, que atrae singularmente la atención del público pertinente especializado en la adquisición de aceite de oliva de reputada calidad.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

«[...]la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.» ...

Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad denominativa y de similitud aplicativa entre las marcas en conflicto, que distinguen productos alimenticios procedentes del olivo -aceite y aceitunas-, se encuentra compensada por la disimilitud gráfica apreciable desde una visión de conjunto.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

«b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.».

Para excluir el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, se advierte en las Sentencias del Tribunal General (de la Unión Europea) de 17 de septiembre de 2014 ( T- 356/12 ), y 18 de septiembre de 2014 ( T-267/13 ), que es necesario tomar en consideración el grado de similitud global entre los distintivos enfrentados, ponderando todos aquellos factores que potencialmente contribuyan a dotar a la marca aspirante de carácter distintivo particular, con el objeto de determinar si en el público relevante, usuario de los servicios ofrecidos, se suscitaría una duda razonable sobre el verdadero origen o procedencia empresarial.

Otros pronunciamientos más específicos como los que reseñamos a continuación aplican el citado art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 en los siguientes términos. Así, la STS, Sala 3ª, núm. 2196/2016, de fecha 11.11.2016, dictada en el recurso de casación núm. 3586/2015 (ponente: Excma. Sra. Dª María-Isabel Perelló Doménech) resuelve el caso en ese momento planteado del siguiente modo:

'Como elemento de valoración, tenemos en cuenta la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante dictada en el recurso 264/2015, que examina el riesgo de confusión de las marcas en liza, «INSPIRACIONES DE PERFUMES» y la prioritaria «INSPIRATION».

Situados en esta nueva perspectiva y tomando en consideración las sentencias reseñadas, es de destacar que los productos protegidos por la marca aspirante y la oponente son productos idénticos, productos todos ellos de la clase 3 (en concreto, jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos). Existe, pues, respecto de una y otra, una identidad total de productos que permite apreciar la coincidencia aplicativa entre la marca aspirante y la marca comunitaria opuesta, esto es, de la número 3.837.994 «INSPIRATION».

El factor de coincidencia en ambas marcas, el término «INSPIRATION» en inglés e «INSPIRACIONES» en español, se alza como elemento relevante desde la perspectiva conceptual, fonética y denominativa que no desaparece por la sola adición en la marca aspirante de los términos «DE PERFUMES», es un factor que no presenta la suficiente capacidad diferenciadora para individualizar el nuevo signo, dado el carácter descriptivo de dicha expresión que únicamente hace referencia al producto de la marca y no aporta una singularización significativa suficiente para su distintividad.

La indudable relevancia que en las marcas tiene la expresión «INSPIRACIONES» o su equivalente en inglés «INSPIRATION» no se desvanece por la incorporación de los últimos términos, su fuerza diferenciadora es mínima comparada con la semejanza fonética y conceptual antes dicha resultante de que ambos signos coinciden en la denominación «INSPIRACIÓN» en su versión castellana o inglesa, respecto a la cual la frase reseñada no es sino una referencia al producto que se comercializa y tampoco el elemento gráfico de la nueva marca permite salvar la intensa semejanza fonética y denominativa a la que nos hemos referido, al tratarse de idénticos productos. Si a ello añadimos que los productos se dirigen al mismo público consumidor y utilizan los mismos canales de distribución, hemos de concluir que, con independencia de la representación gráfica de la nueva marca, el juicio de conjunto debe ser desfavorable a su inscripción, al existir un riesgo de confusión y asociación entre las marcas. La total identidad de los productos que ambas marcas amparan viene acompañada, en este caso, de la semejanza fonética y conceptual de una y otra hasta el punto de que los consumidores de aquellos productos de perfumería y cosmética podrían ser inducidos al error en el origen empresarial de los productos.

Todo lo cual determina la doble concurrencia de identidad de productos y de semejanza entre las marcas que conlleva la existencia del riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que no ha lugar a la anulación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas objeto del litigio'.

La STS, Sala 3ª, Sec. 3ª, número 2110/2016 de fecha 29.9.2016, dictada en el recurso de casación núm. 3682/2014 ,siendo ponente el Excmo. Sr. D. José-María del Riego Valledor resuelve el caso concreto en ese momento planteado con el siguiente tenor:

'Las apreciaciones y razonamientos que efectúa la Sala de instancia sobre la concurrencia de la identidad o semejanza de los signos con una marca anterior, la identidad o similitud de los productos o servicios que designan y el riesgo de confusión que concurre en el presente caso no pueden ser considerados irrazonables, como sostiene el recurso de casación, pues es claro que entre los signos examinados por la sentencia impugnada, 'lainformación.com' frente a 'La Información S.A.' y 'Grupo La Información', existe una evidente similitud informativa, que como como señala la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas es 'rayana en la identidad', sin que el elemento gráfico y los demás elementos que acompañan a una y otra marca, como las abreviaturas, siglas y palabras (.com, S.A. y Grupo) sirvan para desvirtuar o reducir esa práctica identidad, manteniéndose la coincidencia en la esfera aplicativa que, tanto en el caso de la marca solicitada como en el de las marcas anteriores, está referida a los productos y servicios de las clases 16 y 41 del Nomenclátor Internacional, por todo lo cual no puede calificarse como ilógica o irrazonable la apreciación de la existencia de riesgo de confusión en el público y de asociación con las marcas anteriores'.

Y esta Sala en su sentencia de 28 de octubre de 2.015, dictada en el recurso 5/2015 ha resuelto la controversia en el planteada del siguiente modo:

'Atendiendo al contenido del art. 6 indicado y a la doctrina jurisprudencial que recoge la anterior sentencia del Tribunal Supremo trascrita, procede estudiar sobre la posible compatibilidad o incompatibilidad de estos marcas enjuiciadas (distintivos 'QUEBRADA' y 'PEÑA QUEBRADA') atendiendo a que tenga el distintivo de la marca cuya inscripción se ha denegado por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente o/y exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual.

Es indudable que se pretenden identificar productos idénticos, por cuanto que la inscripción solicitada lo es para la clase 33, es decir, bebidas alcohólicas (excepto cerveza), y es precisamente para esta misma clase 33 para la que se practicó la inscripción de la marca 'PEÑA QUEBRADA'; con el añadido de que precisamente en esta marca inscrita se hacía constar además la indicación 'vinos', que es precisamente el producto que se pretende poner en el mercado con el distintivo de la marca comercial 'PEÑA QUEBRADA'. Por tanto, se debe concluir que el producto que se pretende designar y diferenciar en el mercado es idéntico.

Respecto de si las expresiones o signos, el distintivo, de ambas marcas son idénticos o semejantes, no existe ninguna duda que ambas marcas utilizan como signo una palabra idéntica (quebrada), y la diferencia estriba en que la marca cuya inscripción se solicita presenta además el añadido de la palabra 'peña', anteponiéndolo a la palabra 'quebrada'. Indudablemente, los signos o distintivos no son idénticos, pero la semejanza es evidente si tenemos en cuenta que la fuerza fonética de la palabra 'quebrada' es muy superior a la fuerza fonética de la palabra 'peña', lo que determina que subjetivamente la persona, el cliente, al escuchar la expresión 'peña quebrada' inmediatamente tiende a dar mayor realce a la palabra 'quebrada', pasando la palabra 'peña' a un segundo plano, motivado por la fuerza, la mayor gravedad, de las dos primeras sílabas de la palabra 'quebrada'...Y es precisamente lo que ocurre con los objetos que llevan la marca 'QUEBRADA', produciendo en el subconsciente del receptor la ineludible señal de que los productos que se distinguen con la marca 'QUEBRADA' proceden de un mismo productor, sin perjuicio de que a esta marca se le haya hecho preceder de otro vocablo, como en este caso el vocablo 'PEÑA'. Por ello, la confusión sobre el productor que se produce en el consumidor es evidente, asociando objetivamente el consumidor el producto señalado o distinguido con la marca 'PEÑA QUEBRADA' con el mismo productor que distingue su producto con la marca 'QUEBRADA'; agudizándose más todavía esta confusión en el presente supuesto en el que el producto es el mismo y es precisamente 'vino', producto en que para su distinción muchas marcas emplean, como hemos indicado, el signo 'peña' uniéndolo a otra palabra u otra u otras sílabas para concretar el signo distintivo de su producto, siendo definidor de la procedencia del producto (de la indicación del productor) la palabra o sílaba que acompaña al signo 'peña'.

La conclusión a la que se llega es que se crea una evidente situación de confusión entre ambas marcas en cuanto a la confusión que genera respecto del productor de los productos distinguidos con las dos marcas que aquí son de estudio ('PEÑA QUEBRADA' y 'PEÑA')...'.

SEXTO.- Caso Presente

En el presente supuesto se trata de discernir si se produce riesgo de asociación o confusión en el mercado atendiendo a la semejanza denominativa de ambas marcas y a la posibilidad de colisión en los productos para los que se solicita la marca.

La marca solicitada es 'Altos de Caleruega', oponiéndose a su registro atendiendo a la semejanza con la marca 'Señorío de Caleruega'.

De las tres palabras que comprenden a ambas marcas, dos palabras son idénticas (de Caleruega), por lo que es preciso determinar si la palabra diferente presenta características de diferenciación suficientes como para que no produzcan error o duda en el consumidor al que se dirigen los productos que se pretenden proteger con la marca. En este sentido, la palabra 'Altos' y la palabra 'Señorío' difieren totalmente, pero es preciso que difieran hasta el punto de que se deba considerar la existencia de dos marcas que eliminan la posibilidad de confusión o de asociación entre las mismas; y lo cierto es que realmente la palabra con mayor fuerza expresiva es la palabra 'Caleruega', sobre todo si tenemos en cuenta que va precedida de la preposición 'de', que denota una posesión o propiedad del contenido de la primera palabra (Altos/Señorío), expresando la idea de que el producto a que se refiere esta primera palabra es simplemente una especie del mismo producto o de la misma clase de producto (producto 'Caleruega') o bien un producto de la misma mercantil o empresa (empresa 'Caleruega'), por lo que la supremacía del elemento dominante del conjunto de las marcadas viene sustentada por la palabra 'Caleruega', siendo las palabras 'Altos' y 'Señorío' meras acepciones o especificaciones de la palabra principal de la marca, de la palabra 'Caleruega'. Ello determina una indudable semejanza entre los signos, las palabras, de ambas marcas.

Además, nos encontramos con que ambas marcas vienen referidas a la misma clase de productos (33 del nomenclátor), solicitando la protección de productos con la marca por parte de la aquí actora respecto de los productos bebidas alcohólicas, excepto cervezas, preparaciones alcohólicas para elaborar debidas y vinos; y refiriéndose la marca 'Señorio de Caleruega' a los productos, entre otros productos, de bebidas alcohólicas (excepto cerveza). Por tanto, ambas marcas se refieren a la misma clase de productos, y dada la parecida fonética de ambas marcas y la idéntica estructura sintáctica, genera una evidente confusión y produce en el consumidor una mental tendencia asociativa de ambas marcas, llevándole a la creencia de que se trata de marcas de una misma mercantil y/o de un mismo tipo de producto de la mercantil.

Cosa distinta es que la parte aquí actora no pueda utilizar signos o indicaciones relativos a la procedencia geográfica de su producto, pues el art. 37.1.b) de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, establece que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico de signos o indicaciones relativos a la procedencia geográfica del producto.

Así como también recoge esta Ley la posibilidad de registrar una marca de garantía, definida en el artículo 68: ' Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación'. Pero lo cierto es que en ningún caso se ha solicitado una marca de garantía, una marcada que sirva para distinguir el origen geográfico de los productos, sino que se refiere a una serie de productos sin determinar la procedencia de los mismos, porque esta marca solicitada abarcaría cualquier producto para el que se ha solicitado la marca cualquiera que sea la procedencia del mismo.

Solamente añadir que en el presente supuesto no nos encontramos ante la inclusión en la marcada de nombres de denominaciones de origen o de indicaciones geográficas protegidas.

Tampoco es óbice para llegar a la conclusión de existencia de confusión el hecho de que se haya registrado como marca denominativa la marca 'Caleruega', pues en aquel expediente, en que se acordó registrar dicha marca, no se formuló oposición admisible; se formuló oposición, pero se inadmitió la misma por falta de acreditación de la representación del titular oponente.

Por lo dicho, procede desestimar la demanda presentada.

ÚLTIMO.-De conformidad con lo establecido en el art. 139.1 de la LJCA, según redacción dada al mismo por la Ley 37/2011, aun cuando se desestima el recurso no procede imponer las costas a ninguna de las partes pues concurren serias dudas sobre el registro de la marca al haberse admitido el registro de la marca 'Caleruega'.

VISTOSlos criterios legales citados y demás de general y procedente aplicación

Fallo

Que se desestima el recurso número 8/2021, interpuesto por la mercantil 'Altos de Caleruega, S.L.', con CIF B-09604539, representada por la procuradora doña Carmen Álvarez Gimeno y defendida por la letrada Sra. Fuente Manso, contra la Resolución de Recurso de Alzada, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en fecha 2 de diciembre de 2020, Referencia: 171420; MARCA 4044576, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto por la sociedad 'Altos de Caleruega, S.L.' y, por lo tanto, denegando la inscripción de la marca solicitada ('ALTOS DE CALERUEGA').

No ha lugar a la condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y/o ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo previsto en el art. 86.1 y 3 de la LJCA y siempre y cuando el recurso, como señala el art. 88.2 y 3 de dicha Ley, presente interés casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia; mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los treinta días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el art. 89.2 de la LJCA.

Firme que sea esta sentencia remítase el expediente administrativo con certificación de la misma, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.