Sentencia Administrativo Nº 300/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 876/2004 de 12 de Febrero de 2009

Encabezamiento

RECURSO Nº 876/04

PONENTE SRA. Carmen Alvarez Theurer

SENTENCIA Nº 300/2009

S E N T E N C I A N

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SÉPTIMA

Ilma. Sra. Presidenta:

Dña. María del Camino Vázquez Castellanos

Ilmos. Sres. Magistrados:

Dña. Mercedes Moradas Blanco

Dña. Mª Jesús Muriel Alonso

D. José Luis Aulet Barros

D. Santiago de Andrés Fuentes

Dña. Carmen Alvarez Theurer

En la Villa de Madrid a doce de febrero del año dos mil nueve.

VISTO el recurso contencioso administrativo número 876/04 seguido ante la Sección VII de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por la Procuradora Sra. González García, en nombre y representación de la entidad GALLETAS UNITED BISCUITS S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de marzo de 2004 por la que se estima el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de dicho organismo, de 7 de julio de 2003, y se concede la marca tridimensional número 2.516.524.

Habiendo sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado. Actuando como codemandada la Procuradora de los Tribunales Sra. Corral Losada, en nombre y representación de GALLETAS GULLÓN, S.A.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso, se reclamó el expediente a la Administración y siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, obrante en autos, en el que hizo alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando que se dictara Sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, e interesando la denegación de la marca concedida.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado, contestó y se opuso a la demanda de conformidad con los hechos y fundamentos que invocó, terminando por suplicar que se dictara Sentencia que desestime el recurso y confirme en todos sus extremos la resolución recurrida.

TERCERO.- Terminada la tramitación se señaló para votación y fallo del recurso la audiencia del día 11 de febrero del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Doña Carmen Alvarez Theurer, quién expresa el parecer de la Sección.

Fundamentos

PRIMERO. Tiene por objeto el presente recurso contencioso-administrativo la impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de marzo de 2004 por la que se estima el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de dicho organismo, de 7 de julio de 2003, por el que se deniega la marca tridimensional número 2.516.524.

SEGUNDO. El art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas , cuyo antecedente legislativo lo constituye el art. 124.1 del Antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial , prohibe el registro de marcas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", en línea con el art. 59 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 (D .O. C.E.E. L-40 de 11 de febrero de 1989 ).

Conforme a una reiterada jurisprudencia, el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones es que la semejanza fonética y gráfica de los vocablos en cuestión, tras un análisis meramente sintético, que no se detiene en un análisis detallado de los elementos que lo componen, habida cuenta que lo determinante a estos efectos es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan en algún aspecto a error o confusión al consumidor. Constituye criterio preferente a la hora de comparar las marcas en colisión, aquélla que realiza un examen global, de conjunto, analizando todos los elementos integrantes de las denominaciones confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, e incluso, mixta, o compleja, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico" (SSTS 3 de julio de 1965, 8 y 16 julio de 1988, 14 de julio de 1989 y 10 de julio de 1997 ).

La eventual semejanza entre marcas se puede determinar en atención al elemento directo o estructural que acabamos de mencionar, y junto a él existen otros criterios complementarios dirigidos a ponderar el grado de semejanza entre las marcas que deben utilizarse de modo indirecto (STS de 10.7.97 ), como es el que incide en el elemento gramatical o semántico, deducido de los vocablos componentes, que no constituye motivo legal determinante, pero que acentúa o disminuye el parecido inicial, y, en segundo lugar, el taxonómico o tópico, relativo a la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación, que sirven para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado, o para modular su alcance, en caso de duda (SSTS 8 julio y 26 diciembre de 1988 ).

En todo caso, el Tribunal Supremo - Sentencias de 31 de marzo de 1986, 23 de julio, 26 de diciembre de 1988 , entre otras muchas -, ha expresado la necesidad de conjugar los factores comparativos mencionados junto al principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, como principio orientador de la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que puedan frenar la libre iniciativa empresarial, como para establecer límites a la misma en defensa y protección del consumidor, evitando el riesgo de error o confusión con respecto a los productos amparados por una marca, y en su caso, el aprovechamiento del crédito o fama obtenida por una marca prioritaria.

En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, de modo que los criterios citados carecen de un carácter absoluto, dado que nos hallamos ante una materia que ha de ser calificada como cuestión de hecho" (STS de 14.7.89 , entre otras), y enormemente casuística.

El citado art. 12,1º a) de la ley de marcas ha de interpretarse, también, a la luz de la jurisprudencia comunitaria y, en concreto, atendiendo a la que interpreta los arts. 4,1º,b) y 5,1º,b) de la Directiva 89/104 , al ser precepto de armonización obligatoria en la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. A estos efectos, y en lo que aquí importa, "para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas"; "al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales" (STJCE de 4 de mayo de 1999, WINDSURFING CHIEMSEE y LLOYD). "Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

Por último destacar que "el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar" (STJCE SABEL). "A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (STJCE de 16 de julio de 1998, GUT SPRINGENHEIDE). No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada".

TERCERO.- Aduce la entidad recurrente que la marca tridimensional impugnada es incompatible con la marca de que es titular, pues pretende aprovecharse de la fama y reputación que la marca oponente ya posee en el mercado, vulnerando lo dispuesto en el art. 6.1.b) y 8 de la Ley de Marcas .

Lo cierto es que el distintivo tridimensional cuya inscripción se interesa constituye un envase de color azul, en cuya parte inferior aparecen reproducidas diversas galletas, y en el centro la palabra "Mini" a la que acompaña la letra "O" y el número "2". No obstante, en la marca solicitada aparece la denominación GULLÓN, nombre social del titular de la marca otorgada, lo que parece dotar al conjunto de unos matices con fuerza distintiva suficiente.

En atención a lo expuesto podemos colegir que la marca en cuestión no se halla incursa en la prohibición contenida en el artículo 6 de la Ley de Marcas .

Debemos indicar que desde una perspectiva global, las marcas están perfectamente diferenciadas, no siendo necesario descomponer a las mismas en las partes que las integran, ya que es de forma global como los consumidores las perciben en el mercado.

Efectivamente, el vocablo, GULLON es muy significativo, pues reproduce exactamente el nombre de la razón social de la entidad titular de la misma, que es una empresa especializada en galletas de España, lo que constituye una inequívoca indicación de procedencia y de su origen empresarial, y elimina cualquier riesgo indirecto de confusionismo en el mercado, por lo que no cabe negar fuerza diferenciativa e individualizadora al envase que se pretende registrar como marca, que se diferencia de otras en la misma clase, y que nos llevan necesariamente a confirmar las resoluciones impugnadas y a desestimar el recurso que nos ocupa.

CUARTO.- No habiendo lugar a efectuar pronunciamiento condenatorio expreso en orden a las costas procesales -artículo 139 de la Ley Jurisdiccional vigente-.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Por la potestad que nos confiere la Constitución, en nombre de Su Majestad El Rey,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. González García, en nombre y representación de la entidad GALLETAS UNITED BISCUITS S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de marzo de 2004 por la que se estima el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de dicho organismo, de 7 de julio de 2003, y se concede la marca tridimensional número 2.516.524, las cuales confirmamos por hallarse ajustadas a Derecho; sin costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes en legal forma, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2.a) de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Y para que esta Sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma remítase testimonio, junto con el Expediente Administrativo, al órgano que dictó la Resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días conforme previene la Ley, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente, Ilma. Sra. Doña Carmen Alvarez Theurer, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha. Doy fe.