Sentencia Administrativo Nº 336/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 60/2015 de 26 de Abril de 2016

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2015/0001538

RECURSO 60/2015

SENTENCIA NÚMERO 336/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso- administrativo número 60/2015, interpuesto por la mercantil HAMBURGUESA NOSTRA, S.L., representada por la Procuradora Dª. Francisca Amores Zambrano y dirigida por la Letrada Dª. Lara Broschat García, contra la resolución dictada el 6 de noviembre de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 18 de marzo de 2014 y concede el registro de la marca 'HAMBURGUESA PASIÓN', nº 3090623. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado y la mercantil SWEET INES, S.L., representada por la Procuradora Dª. Patricia Martínez López y dirigida por la Letrada Dª. Karen Selva Lacayo.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 24 de marzo de 2015, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia por la que se estime el recurso declarando nula y sin efecto alguno la resolución de estimación del recurso de alzada de fecha 6 de noviembre de 2014, por la que se concedió el registro de la marca número 3.090.623/7 HAMBURGUESA PASION (mixta), por no hallarse ajustada a derecho y declarando improcedente su concesión, ordenándolo así para su cumplimiento por el mencionado Organismo, con imposición de costas procesales a la Administración y a quien se opusiera a la pretensión de esta parte.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 16 de abril de 2015, el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda. La mercantil personada contestó a la demanda mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2015, oponiéndose al recurso solicitando se confirme la inscripción de la marca, con expresa condena en costas a la demandante.

TERCERO.-No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública, se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 21 de abril de 2016, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 6 de noviembre de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 18 de marzo de 2014 y concede el registro de la marca 'HAMBURGUESA PASIÓN', nº 3090623/7.

La citada resolución revoca la inicial denegación de la inscripción de la marca efectuada por la resolución administrativa dictada en origen y concede la inscripción de la marca por considerar que analizando los elementos de ambos signos existen suficientes diferencias de conjunto entre ellos, sin que la coincidencia en el término genérico 'hamburguesa' y en la representación de una cabeza de vaca dentro de un círculo, pueda por si solo impedir su convivencia registral pues los signos contrapuestos incorporan otros elementos denominativo diferenciados, 'NOSTRA' con carácter principal de la marca oponente y 'pasión' con carácter secundario en la marca solicitada, y distinta representación gráfica del elemento figurativo incorporando dibujos con rasgos claramente diferenciados, causando los distintivos enfrentados, con los elementos que les integran, una impresión de conjunto suficientemente diferenciada entre sí. En cuanto a los campos aplicativos, la resolución aprecia evidentes semejanzas aplicativas.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Alega que se infringe el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , por cuanto ambos distintivos coinciden en los elementos que lo componen: elemento gráfico circular, con cabeza de vaca en su interior, fondo en tonos granate, dibujo del animal en blanco y negro; y que el elemento gráfico va acompañado de dos términos, HAMBURGUESA + adjetivo, por lo que ambas marcas presentan idéntica estructura. Considera que estas diferencias entre los elementos denominativos adicionales (NOSTRA Y PASIÓN), no son suficientes para excluir de forma segura el riesgo de confusión (asociación), en los consumidores. En cuanto a los campos aplicativos considera que los productos son idénticos. Resume que aun cuando el consumidor medio pueda detectar ciertas diferencias entre los signos, el riesgo de establecer una relación entre ambas marcas es real.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, criterio que reproduce.

La mercantil personada se opone al recurso alegando: la inexistencia de identidad fonética; la falta de identidad entre los productos de las marcas dado que Hamburguesa Pasión es una marca reivindicadora de la carne de la provincia de Cantabria como elemento autóctono, diferenciado y de confianza; que hay diferencias gráficas y visuales; que el símbolo de la vaca no es privativo y predomina el denominativo sobre el gráfico. Considera que la marca Hamburguesa Nostra no existe en Cantabria, ni siquiera en la zona norte de España, por lo que no se puede confundir esa marca con la registrada que reivindica la carne de Cantabria y está reconocida como alimento de Cantabria por el Gobierno de Cantabria. Termina diciendo que la marca registrada presenta una semejanza tan limitada que resulta evidente que no hay riego de confusión para los consumidores.

TERCERO.-El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

CUARTO.-Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

QUINTO.-Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las apreciaciones que hace la resolución administrativa impugnada ya que en una comparación de conjunto de las marcas oponentes se aprecian suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas como para evitar la posibilidad de confusión en el consumidor medio. En efecto, en cuanto a los elementos denominativos de los signos enfrentados y si bien es cierto que las marcas enfrentadas presentan un elemento idéntico, 'HAMBURGUESA', hay que tener en cuenta que es un elemento genérico puramente descriptivo del producto, por lo que no es susceptible de reivindicar su utilización en exclusiva. Además, la marca oponente presenta un elemento denominativo, también principal, NOSTRA', mientras que la marca registrada presenta un elemento denominativo adicional secundario, 'pasión', lo que hace que tanto fonéticamente como en una impresión denominativa de conjunto, se aprecien suficientes rasgos distintivos, partiendo de la base de que el término 'HAMBURGUESA' no es susceptible de apropiación.

También se aprecian diferencias gráficas entre los signos enfrentados. Aunque los gráficos representan la imagen de una vaca, la de la marca registrada es diferente a la de las oponentes. No podemos olvidar la jurisprudencia del Tribunal Supremo recaída en relación con las marcas que incorporan figuras de animales. Así en sentencia del TS 3ª, de 30/10/2014 (recurso 1875/2013 ), el Tribunal dijo:

En relación con las marcas que incorporan figuras de animales, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2010 (RC 3088/2009 ), hemos sostenido que solo procede aplicar la prohibición de registro del artículo 6.1 b) de la vigente Ley de Marcas , cuando los componentes gráficos que configuran la marca aspirante, por sus características, se asemejan a las representaciones gráficas de marcas anteriores, dando lugar a error al público sobre la procedente empresarial:

« [...] Es cierto que hemos afirmado la imposibilidad de reivindicar a titulo exclusivo las figuras de animales como elementos gráficos de las marcas. Pero hemos afirmado igualmente (son numerosas las sentencias sobre el uso marcario de cocodrilos, toros, camellos y otros animales similares) que cuando alguna de dichas figuras presenta unos rasgos característicos que la aproximan a otra ya registrada, el examen pormernorizado de sus componentes figurativos puede llevar a la prohibición de registro de la marca correspondiente si éstos se asemejan a los que, con el mismo carácter, se incluyen en uno o varios signos prioritarios. ».

En el presente caso y como hemos dicho, de un examen visual de las figura de la vaca que presentan las marcas enfrentadas, se aprecia elementos diferenciadores que hacen que no se pueda apreciar riesgo de confusión en el consumidor sobre ellas. Ciertamente esas figuras están enmarcadas en un círculo y en un fondo de color similar, pero la imagen del animal son bien diferentes: la de la marca inscrita se representa al animal de frente, de forma más realista y con una cornamenta muy resaltada, mientras que las de las marcas oponentes representan una forma más de fantasía.

En definitiva, se aprecian las suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas como para evitar el riesgo de confusión y asociación entre las marcas en conflicto.

Lo anterior hace innecesario el examen de los campos aplicativos. Ciertamente se aprecia identidad entre los productos y servicios pues la nueva marca se solicita para la clase 29 para 'hamburguesas y carne para hamburguesas', mientras que las marcas oponentes están registradas, entre otras, para la clase 29 'carne para hamburguesas' y 'carne para hamburguesas; carne y carne de caza; extractos de carne'. Ahora bien, ya hemos dicho que debe concurrir, para apreciar la prohibición de registro, no sólo la semejanza de los productos o servicios sino también y conjuntamente la semejanza denominativa, fonética, conceptual o gráfica, lo que no es el caso, por lo que apreciadas suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas, la identidad o similitud en los campos aplicativos resulta irrelevante.

Por todo ello, el recurso debe ser desestimado.

SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se imponen al recurrente las costas causadas, con el límite de 1.000 euros para cada una de las minutas del Abogado del Estado y del Letrado de la codemandada, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación a la demanda y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil HAMBURGUESA NOSTRA, S.L., representada por la Procuradora Dª. Francisca Amores Zambrano contra la resolución dictada el 6 de noviembre de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 18 de marzo de 2014 y concede el registro de la marca 'HAMBURGUESA PASIÓN', nº 3090623; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado y del Letrado de la codemandada, por cada una de ellos, más los derechos de Procurador que correspondan.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera