Sentencia Administrativo Nº 34/2006, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9, Rec 777/2002 de 26 de Junio de 2006

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9

MADRID

SENTENCIA: 10034/2006

Recurrente: UNILEVER FOODS ESPAÑA S.A.

Procurador Sr. García Cortes

Demandado: OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Abogado del Estado

SOBRE: MARCA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

GRUPO DE APOYO

SENTENCIA NUM. 34

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS

Dª. Isabel Perelló Domenech

D. Jose María del Riego Valledor

Dª. Concepción Monica Montero Elena

En Madrid, a veintiséis de Junio de dos mil seis.

Visto por la Sección del margen el recurso nº 777/02 interpuesto por el Procurador Oscar García Cortes en nombre y representación de UNILEVER FOODS ESPAÑA S.A., contra la resolución de fecha 22-1-01 por la que se concedió la marca 2.293.082 FRIGOMOS con gráfico en clase 29 y contra la resolución de fecha 1-2-02 por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la primitiva resolución; habiendo sido parte en autos el Abogado del Estado, representado por el Oficina Española de Patentes y Marcas y el Procurador Sr. Ungría López representando a FANDICOSTA S.A.. Siendo la cuantía del recurso de INDETERMINADA.

Antecedentes

PRIMERO.- La referida representación de la parte actora interpuso el presente recurso contra la resolución reseñada, y, seguido el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, cada parte interviniente despachó, en el momento oportuno y por el orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y contestación, en cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos que constan en ellos, suplicaron respectivamente lo que a su derecho convino en los términos que figuran en los mismos.

SEGUNDO.- Continuando el proceso por los trámite que aparecen en los autos, siguió el de conclusiones sucintas, ratificándose únicamente la parte demandada en sus anteriores manifestaciones y pretensiones, y, finalmente, se señaló fecha para la votación y fallo, que tuvo lugar el día 15 Junio de 2006.

TERCERO.- El orden de despacho y decisión de este proceso resulta de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 15 de noviembre de 2005, que confirió comisión de servicios, sin relevación de funciones, en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a los Magistrados que se citan en el encabezamiento de esta sentencia, destinados la primera en la Sección 8ª y los dos siguientes en la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª Isabel Perelló Domenech.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente contencioso recurso contencioso administrativo se deduce contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de abril de 2002 que desestima el recurso de alzada frente a la anterior decisión de la misma Oficina de fecha 22 de Enero de 2001 que concedió la marca 2.293.082 FRIGOMOS con gráfico para distinguir productos de la Clase 29 del Nomenclator, no obstante la oposición formulada por la Entidad demandante, Unilever Foods España, S.A con fundamento en sus diferentes marcas prioritarias, también para productos de la Clase mencionada.

La demanda se sustenta en los siguientes antecedentes que se desprenden del expediente administrativo y de la documentación aportada a autos:

a)Con fecha 2 de Marzo de 2000 se presento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de inscripción a favor de FANDICOSTA de una marca consistente en la denominación FRIGOMOS, con gráfico para distinguir "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos de la clase 29 del Nomenclator.

b) Publicada la solicitud en el B.O.P.I. se formulo oposición por la ahora demandante, UNILEVER FOODS ESPAÑA S.A. fundada en su distintivo FRIGO, distintivo que, según se afirma en la demanda, pertenece a la categoría de "notorios" al ser de general conocimiento por parte del publico consumidor y así se ha reconocido en Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 7 de Julio de 2001 y 26 de Julio de 2002 . Este distintivo se encuentra protegido en la Oficina Española de Patentes y Marcas a través de una serie de inscripciones, como la marca 666.214, la 266.444 y 715.132.

c) La mencionada oposición determino el suspenso del expediente al que se contesto en nombre de FANDICOSTA, S.A.

Seguidamente por Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas 22 de enero de 2001 se acordó la concesión de la marca solicitada FRIGOMOS, 2.293.082.

d) Contra esta resolución se formulo recurso de alzada que es desestimado por Resolución de la Dirección General de Patentes y Marcas de 1 de Febrero de 2002.

TERCERO.- A tenor de los términos en que se plantea la demanda, la cuestión suscitada en el presente recurso consiste en determinar si entre la marca concedida 2.293.082, FRIGOMOS con gráfico y las marcas oponentes 662.214, 666.444 y 715.132 existe o no riesgo de confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento indebido de la reputación y si los acuerdos recurridos vulneran los principios constitucionales de igualdad ante la Ley, de seguridad jurídica y de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos.

Tras reseñar diferentes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaro la incompatibilidad del distintivo de la demandante con otros que se solicitaban, argumenta la demandante ,en primer termino, la infracción del art. 12.1ª) de la Ley de Marcas por el riesgo de confusión entre las marcas FRIGO, con gráfico y FRIGOMOS, con gráfico Clase 29 y ello por razón de la acusada semejanza fonética, existiendo un elemento común entre ambas denominaciones, FRIGO, sin que la terminación MOS de la marca impugnada añadida a la denominación FRIGO de las marcas oponentes constituya una modalidad o variedad con suficiente fuerza diferenciadora, eficacia diferenciadora de la que carecen los grafismos de las marcas contrapuestas, y concluye, con cita de abundante jurisprudencia que los criterios doctrinales extraídos de la interpretación jurisprudencial desvirtúan la afirmación contenida en el acuerdo impugnado según la cual "en una impresión de conjunto, los signos enfrentados resultan diferenciables". A lo que añade la solvencia y tradición comercial de la demandante y el crédito del distintivo FRIGO y la fama y el renombre comercial alcanzado en el tráfico mercantil, concretamente en el sector de productos alimentarios.

De igual modo se razona en la demanda sobre la infracción del art. 12.1.a) párrafo 2º sobre el riesgo de asociación de la marca impugnada dada la semejanza fonética se insiste en notoriedad del distinto oponente, alegando de nuevo la notoriedad del distintivo y la identidad de productos. Se añade la infracción del art. 13 c) de la Ley de Marcas sobre aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas oponentes.

SEGUNDO.- El artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre (Marcas) prohibe el registro como marcas de los signos distintivos que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otros anteriormente solicitados o registrados para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares, pueden inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La solución a la cuestión planteada en el presente litigo debe partir de la consideración de un principio reiteradamente sentado por la jurisprudencia en punto a la interpretación de la prohibición contenida en el precepto transcrito, según el cual la semejanza fonética o gráfica ha de manifestarse por la simple prosodia o imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, para cuya determinación ha de seguirse el criterio de la unidad gramatical y conceptual indivisible de las marcas en pugna, de suerte que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literales o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que la componen, sino más bien atendiendo principalmente a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público consumidor (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1995 ó 25 de julio de 1996 ). Lo fundamental, así, no es tanto descender a disquisiciones léxico-gramaticales, sino determinar si los signos con que se presentan en el mercado inducen o no a error, en algún aspecto, al consumidor.

A ello debe añadirse, como elemento sustancial y de idéntica significación al de la semejanza o identidad fonética o gráfica, según la Ley de Marcas, el de la naturaleza de los objetos o productos reivindicados, que servirá, junto al relativo a la comparación fonética, gráfica o conceptual, para determinar con exactitud el riesgo de confusión en el mercado.

Y también cabe recordar que constituye doctrina consolidada del Tribunal Supremo para determinar si puede existir la confusión que se propugna por la parte recurrente es preciso la confrontación de los distintivos en cuestión, que ha de ser realizada en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad gráfica y fonética en dibujos, representaciones, fonemas o voces parciales, todo ello de acuerdo con las reglas del buen sentido. Y a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres, por todas, Sentencia de la Sala Tercera de 17 de Octubre de 2005.

TERCERO.- A la luz de la anterior jurisprudencia, la Sala entiende que tomando en consideración el conjunto formado por las marcas en pugna (la solicitada y la oponente) estas presentan una clara semejanza en su denominación, que no permite diferenciarlas suficientemente.

En efecto, de acuerdo con las pautas jurisprudenciales antes expuestas, la conclusión a la que llega la Sala, tras el necesario juicio de comparación, es que las resoluciones impugnadas no se ajustan a Derecho, habida cuenta las similitudes de conjunto apreciadas entre las marcas contrapuestas. Desde un punto de vista fonético, la marcas en litigio FRIGO y la impugnada, FRIGOMOS resultan fonéticamente muy similares, por ser idéntica en ambas la designación común FRIGO y el simple añadido del termino "MOS" al final en la marca impugnada no supone un elemento esencial con suficiente poder de diferenciación respecto a la marca oponente, pues permite y da lugar a confusión por no desvirtuar la referida identidad y semejanza que no supera el correspondiente juicio comparativo. En suma, desde la perspectiva fonética no se aprecian existen diferencias suficientes entre las marcas contempladas a lo cual hay que añadir que los productos reivindicados por ambas marcas pertenecen a la misma clase 29 del Nomenclator Internacional y afectan al mismo tipo de productos como leche y sus derivados. Estos extremos impiden afirmar en el caso concreto la necesaria compatibilidad que resulta imprescindible para la concesión de la marca según se desprende de la prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas , que exige que entre las denominaciones en contraposición existan suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales que excluyan el riesgo de error o confusión en el mercado, procediendo, en atención a las razones expuestas, y sin necesidad de entrar a examinar los restantes motivos impugnatorios, a la estimación del recurso deducido.

VISTOS los preceptos invocados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Unilever Foods España, S.A contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de Enero de 2001 y 1 de Abril de 2002,resoluciones que anulamos por no ser ajustadas a derecho y acordamos que se deje sin efecto la concesión registral de la citada marca "FRIGOMOS" para la citada clase 29, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en el recurso.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.