Sentencia Administrativo Nº 364/2015, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 909/2013 de 04 de Mayo de 2015

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG:28.079.00.3-2013/0017485

Procedimiento Ordinario 909/2013

RECURSO 909/2013

SENTENCIA NÚMERO 364/15

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Iltmos Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a cuatro de mayo de dos mil quince.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 909/2013, interpuesto por 'PRI, S.A.', representada por el Procurador Sr. Juanas Blanco, contra la Resolución de 13 de junio de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 22 de marzo de 2013 por la que se acordó la concesión de la marca mixta nº 1118217 'PROTEKAL'. Han sido partes demandadas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS), representada por el Abogado del Estado y DÑA. SVETLANA PÉJIC GÉRIC, representada por la Procurador Sra. Ramírez Plaza.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de las partes demandadas para contestación a la demanda, lo que verificaron, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraron pertinentes, terminaron suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 30 de abril de 2015 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera.

Fundamentos

PRIMERO.-La resolución recurrida acordó el registro de la marca mixta nº 1118217 'PROTEKAL' en la clase 5 para distinguir 'Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas' y en la clase 42 referida a 'Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software'.

Las marca prioritarias oponentes se denominan 'PRONOKAL' y 'MÉTODO PRONOKAL' distinguiendo la primera de ellas, en lo que aquí interesa, en la clase 44 'Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura'.

SEGUNDO.-El artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001 señala que 'no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 , en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras' : '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: 'En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 y de 25 de enero de 2006 , que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

TERCERO.-Dejando al margen del enjuiciamiento que aquí nos ocupa las alegaciones del recurrente relativas a nuevas marcas adquiridas con posterioridad, que no fueron objeto de oposición y que no pueden ser tenidas en cuenta habida cuenta el carácter revisor de esta jurisdicción, así como las de una supuesta competencia desleal de la solicitante de la marca, que no puede tampoco examinarse en el seno del presente recurso contencioso-administrativo, las alegaciones de la parte recurrente deben tener parcial acogida.

Debemos tener en cuenta que la marca concedida también se solicitó para servicios de la clase 44 idénticos a aquellos de los que es titular la parte actora, razón por la cual la Oficina la denegó, pronunciamiento firme al no haber sido recurrido por la aquí parte codemandada. Es por ello que el análisis comparativo efectuado por la Oficina respecto a productos alimenticios de las clases 29 y 30 amparados por las marcas prioritarias no es ajustado a Derecho, puesto que habiéndose denegado por la propia Administración la inscripción de la marca a que estos autos se contraen para los servicios de la clase 44, debemos resolver si existe o no alguna concurrencia aplicativa respecto a los productos y servicios de las clases 5 y 42 concedidos por la resolución impugnada.

Pues bien, la Sala aprecia una clara similitud denominativa en las marcas enfrentadas, pues al coincidir su parte inicial y final, fonéticamente resultan casi iguales. Si a ello añadimos que los productos de la clase 5 son complementarios por estar íntimamente relacionados con los servicios de la clase 44 de la recurrente, existe una concurrencia aplicativa, por lo que el riesgo de asociación y error en el consumidor se aprecia existente.

No se considera, en cambio, que haya relación aplicativa alguna respecto a los servicios de la clase 42, por no ir delimitados a los productos y servicios que se consideran incompatibles, por lo que para ellos el recurso no puede prosperar.

CUARTO.-Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art. 139.1, no son expresa imposición a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,

Fallo

Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por 'PRI, S.A.', representada por el Procurador Sr. Juanas Blanco, contra la Resolución de 13 de junio de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 22 de marzo de 2013 por la que se acordó la concesión de la marca mixta nº 1118217 'PROTEKAL', que se anula por no ser conforme a Derecho, denegándose el acceso al registro de la citada marca para los productos de la clase 5 referidos en el primer fundamento jurídico de esta sentencia y confirmándola en el resto de sus pronunciamientos, sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera